Интересные прецеденты
IP Cases
Арина Ворожевич
Ирина Резникова
Алексей Абрамов
Илья Кононенко
Добросовестное описательное использование в России
Доктрина fair descriptive use широко применяется в США в случаях, когда обозначение используется для описания товаров и услуг субъекта, не обладающего правами на товарный знак. В России однородная практика при разрешении подобных споров еще не сформировалась.
История вопроса
В США сложилась доктрина добросовестного описательного использования товарного знака — fair descriptive use. Она получила закрепление на законодательном уровне. Согласно § 33(b)(4) Закона Лэнхема1 использование иным лицом обозначения не в качестве товарного знака, в том числе термина или символа, который является дескриптивным и используется честно и добросовестно с тем, чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта, не считается нарушением исключительного права на товарный знак.

В доктрине отмечается, что интерес правообладателя в исключительных правах и интерес иного субъекта в ограниченном доступе к обозначению могут способствовать конкуренции и обеспечению потребительских интересов. В этом случае принципиально важная задача — установление четких границ исключительного права. Классическое добросовестное использование констатируется, когда субъект использует чужое обозначение не в качестве указателя на источник происхождения товара, что может ввести потребителей в заблуждение, а для того, чтобы описать продукт, подать информацию. Каждый классический спор о добросовестном использовании представляет собой столкновение двух целей: недопущения введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и поддержания конкуренции посредством раскрытия информации об альтернативах. В таком случае приходится взвешивать про- и антиконкурентные эффекты.2

На основе этой доктрины в одном из дел суд признал описательным использование ответчиком фразы The dentists' choice for fighting cavities при рекламе зубной пасты. Как следствие, он отказал в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак DENTISTS CHOICE, зарегистрированный в отношении зубных щеток.3

В другом деле4 ответчик использовал фразу Seal it with a kiss (дословно: «запечатай это поцелуем») как часть своей маркетинговой кампании: ответчик просил покупателей использовать предлагаемую помаду и поцеловать открытку, которую потом можно было отправить адресату. Конкурент предъявил иск о нарушении его исключительного права на товарный знак SEALED WITH A KISS, зарегистрированный в отношении однородных товаров. Суд отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что используемое ответчиком обозначение носило описательный характер — фраза представляет своего рода инструкцию к действию.

В российском праве доктрина добросовестного описательного использования только зарождается. Судебная практика до сих пор весьма неоднородная.

Крайне показателен в рассматриваемом аспекте спор по товарному знаку «С ПЫЛУ С ЖАРУ».5 ООО «ЛИНА» предъявило иск к ООО «Макдоналдс» о нарушении прав на товарный знак «С ПЫЛУ С ЖАРУ», взыскании компенсации в размере 1 млн руб. и запрете ответчику использовать спорное обозначение.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования, признав доказанным тот факт, что ответчик реализует в розничной торговой сети ООО «Макдоналдс» товары с размещенной на их упаковке фразой «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», отличающейся от товарного знака истца лишь наличием запятой. Товары, предлагаемые истцом и ответчиком, однородны. Вместе с тем, суд указал, что «использование фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" на упаковках товаров осуществлялось ответчиком не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынке» (постановление ФАС Московского округа от 08.09.2011 по делу № А40-2569/11-27-22).

Суд также установил, что «на упаковках сандвича "БИГ ТЕЙСТИ", приобретенного представителем истца, помимо фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" имеется сочетание охраняемых элементов в виде стилизованной буквы "М", "ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ", "БИГ ТЕЙСТИ", которые служат для индивидуализации товара, являются доминирующими на упаковке. При этом фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" выполнена мелким шрифтом и размещена на боковой стороне упаковки».

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом общее впечатление может формироваться любыми особенностями обозначений. «… Фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" не выполняет отличительную функцию, присущую товарному знаку. <…> Ввиду высокой различительной способности товарных знаков ответчика данное обозначение не может ассоциироваться у потребителя с другими товарными знаками, с иными производителями и товарами».

Дополнительным аргументом послужил тот факт, что фраза «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» используется ответчиком на упаковке сандвича «БИГ ТЕЙСТИ» с 2008 г., до даты приоритета товарного знака истца.

Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили правильность решения. Высший арбитражный суд РФ (ВАС РФ) отменил решение нижестоящих инстанций. Он удовлетворил иск о запрете ООО «Макдоналдс» использовать обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», а в части требования о выплате компенсации вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ВАС РФ указал, что «… суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения».

При повторном разрешении данного дела суд первой инстанции присудил ответчика к выплате компенсации в размере 200 тыс. руб. При этом суд отметил следующее: «Использованное ответчиком обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" является сходным до степени смешения с товарным знаком "С ПЫЛУ С ЖАРУ". Однородность товаров, для индивидуализации которых используется обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", ответчиком не оспаривалась».6 Вместе с тем суд согласился с доводом ответчика, что «использование на упаковках товаров обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынок».

Приведенный спор порождает ряд вопросов.

Например, непонятно, каким образом суд первой инстанции при повторном рассмотрении пришел к выводу, что нарушение состоялось, если он сам констатировал, что спорное обозначение использовалось ответчиком не в качестве товарного знака — указателя на источник происхождения товаров.

Все фактические обстоятельства дела говорят в пользу того, что ответчик использовал обозначение без цели указания на источник происхождения товара. Во-первых, обозначение использовалось наряду с собственным широко известным товарным знаком. Компанией «Макдоналдс» проводилась активная маркетинговая кампания по продвижению сандвичей «БИГ ТЕЙСТИ» как своего продукта. Продажа сандвичей осуществлялась в монобрендовом ресторане быстрого питания, в котором была представлена только продукция «Макдоналдс». Спорный товарный знак «С ПЫЛУ С ЖАРУ» является суггестивным: через ассоциации указывает на характеристики товара — свежий, горячий, только что приготовленный.

ВАС РФ, а вслед за ним и суд первой инстанции, уклонились от оценки такого критерия, как «вероятность смешения», в отсутствие которого нельзя говорить о нарушении исключительного права на товарный знак. Абсурдна сама по себе мысль о том, что хотя бы один потребитель пришел в сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», приобрел гамбургер, маркируемый характерной буквой «M» и слоганом «Вот что я люблю», в надежде вкусить продукт компании ООО «Лина». Таким образом, суд мог отказать в иске не только со ссылкой на описательный характер использования, но и по причине отсутствия такого важного элемента нарушения исключительного права как риск введения потребителей в заблуждение.

Индивидуализирующая функция товарного знака не пострадала. Интересы потребителей не были нарушены. Равным образом правообладатель не понес имущественных потерь от использования сходного обозначения. «Макдоналдс» выступал под своим брендом. Обратное утверждение противоречит здравому смыслу. Обладатель прав на знаменитый во всем мире бренд как рациональный предприниматель вряд ли будет скрываться за ширмой малоизвестного российского производителя. Нет оснований утверждать и то, что он «переманил» к себе потребителей продукции общества «Лина». Взысканная компенсация носила явно штрафной, а не восстановительный характер.

Между тем в российской судебной практике можно встретить и несколько решений, в которых суды фактически признали допустимым добросовестное описательное использование чужого товарного знака.

Так, суды трех инстанции отказали ИП П. в иске о нарушении прав на товарный знак «Оригами» при следующих условиях. Конкурент истца — фирма по доставке суши и роллов «Ёбидоёби» — запустил рекламную кампанию под заголовком «Ёбидоёби покупает. Оригами». При этом он призывал покупателей присылать ему фигурки оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как отметил СИП РФ, «простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак».7

Обладателем прав на товарный знак, включающий словесное обозначение «CLIMATE-CONTROL» («КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ»), был заявлен иск о нарушении его исключительных прав на соответствующий товарный знак. Истец счел, что ответчики используют обозначение, сходное с его товарными знаками до степени смешения, на продаваемых ими куртках, а также на страницах сайтов www.laplander.ru и www.pitershoper.ru в предложениях к продаже верхней одежды, в том числе курток. Суды трех инстанций признали требования истца не подлежащими удовлетворению. Согласно позиции правоприменителей, ответчики не использовали товарные знаки истца в том виде, как они зарегистрированы, а использовали обозначение «CLIMATE-CONTROL» в качестве указания на особое свойство товара — климат-контроль.8
Спор
Общество «Кондитерская фабрика «К-Артель» предъявило иск к ИП Денисенко о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 50 тыс. руб. Обществу принадлежат исключительные права на два товарных знака со словесной частью «turbo», зарегистрированные в отношении товара 30-го класса МКТУ «резинки жевательные». ИП Денисенко на сайте novgorod.produktoff.com реализовал товар — жевательную резинку Dirol Turbo Bubble gum.

Суды первой и апелляционной инстанции отказали обществу в удовлетворении иска. Он учли, что помимо словесного элемента «Turbo» на упаковке содержатся иные графические элементы. Кроме того, на представленном товаре имеется иной доминирующий словесный элемент «Dirol», который является известным для потребителей, что не может вызывать у них ассоциации с правообладателем указанных товарных знаков.

СИП отправил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Чем интересно
Данное дело похоже на рассмотренный выше спор в отношении товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ». Обозначение «Turbo» обладает самостоятельным лексическим значением, как прямым (первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову «турбинный»), так и переносным («быстрый, скоростной», например: турборежим браузера). Ответчик использовал его наряду с собственным достаточно известным брендом Dirol. В таком случае можно сделать вывод, что обозначение использовалось им не в качестве указателя на источник происхождения товара.

При этом СИП рассмотрел лишь два указанных в ст. 1484 ГК РФ «параметра» нарушения исключительного права на товарный знак: «сходство до степени смешения» и однородность товаров. Вероятность введения в заблуждение потребителей им отдельно не анализировалась.

Есть, правда, и существенное отличие. В деле «С ПЫЛУ С ЖАРУ» спорное обозначение было неизвестно потребителям как средство индивидуализации. Между тем жевательные резинки «Turbo» были крайне популярны в 80-е и 90-е годы. Правда, их производил другой правообладатель — турецкая компания Kent Gida. С 2008 г. Kent Gida прекратила выпуск всех видов жевательной резинки «Turbo». Спорные товарные знаки были зарегистрированы существенно позже на истца.

Допустимо предположение, что потребители могли рассматривать жевательную резинку Dirol Turbo Bubble gum как продукт, созданный в коллаборации компанией Dirol и производителем Turbo. Но СИП такую вероятность не оценил.
Позиция СИП РФ
При рассмотрении дела СИП были сформулированы следующие тезисы.
Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности или близости товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства товарного знака и спорного обозначения.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения, в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям, с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

  • используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
  • длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
  • степень известности, узнаваемости товарного знака;
  • степень внимательности потребителей, зависящая в том числе от категории товаров и их цены;
  • наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные участвующими в деле лицами доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.
Судом первой инстанции не была дана оценка того обстоятельства, что на упаковке ответчика в состав словесных элементов в отсутствие разрешения правообладателя включен товарный знак истца.
1 The Lanham (Trademark) Act (Pub.L. 79–489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22).
2 Barnes D. W., Laky T. Classic Fair Use in Trademark: Confusion About Defenses. // Santa Clara Computer and High Technology Law Journal. 2004. Vol. 20. SSRN: https://ssrn.com/abstract=899781
3 Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F. Supp. 1058, 1062-64 (S.D.N.Y. 1990).
4 Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co. And JeanPhilippe Fragrances, Ltd., 125 F.3d 28, 2d Cir (1997).
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/11-27-22
6 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2012 по делу № А40-2569/11-27-22
7 Постановление СИП РФ от 16.07.2018 по делу № А33-25467/2016
8 Постановление СИП РФ от 24.02.2016 по делу № А56-78052/2014
Предыдущий кейс
В этом выпуске
02. Академический взгляд
Составители
Арина Ворожевич
Главный редактор Дайджеста д. ю. н., партнер Гардиума, преподаватель кафедры гражданского права МГУ
Подробнее
Ирина Резникова
Старший партнер Гардиума, эксперт в сфере защиты ИС, арбитражного судопроизводства и корпоративного права
Подробнее
Алексей Абрамов
Управляющий партнер, сооснователь LegalTech-платформы «Гардиум.Про»
Подробнее
Илья Кононенко
Директор департамента сервисных и портальных решений Гардиума, IPTech-эксперт
Подробнее
Подпишитесь
на новые выпуски
Раз в месяц присылаем свежий номер. Только полезный контент в удобном формате
© 2004–2022, ООО «ФПБ Гардиум». Все права защищены. В составе группы компаний WiseAdvice
ООО «ФПБ Гардиум»
+7 495 665-82-58
ИНН 7721854322
ОГРН 5147746423590