Добросовестный описательный характер использования знака

В делах о нарушении исключительных прав на товарные знаки ответчики ссылаются, прежде всего, на отсутствие сходства до степени смешения или неоднородность товаров. При тождественности обозначений и аналогичности товаров такая стратегия оказывается явно проигрышной. В таком случае ответчикам приходится искать более оригинальные аргументы. Все чаще в IP-спорах можно встретить ссылки на злоупотребление исключительными правами. Кроме того, постепенно как до судов, так и участников оборота начинает доходить простой тезис: не любое использование схожего обозначения на товарах образует собой использование товарного знака. Суды начинают применять подходы, схожие с американскими доктринами «добросовестного описательного использования» и «добросовестного номинативного использования», о которых мы неоднократно писали1 и рассказывали. А ответчики, соответственно, ссылаются на эти правовые позиции.

Но далеко не всегда «изобретательность» ответчика при выстраивании «обороны» приводит к отказу в удовлетворении иска.

Суды готовы признавать действия истца по предъявлению иска о нарушении исключительного права злоупотреблением при следующих обстоятельствах.

Во-первых, в случаях связанности истца и ответчика. Правообладатель-истец изначально сформировал у ответчика представление, что он вправе использовать средство индивидуализации; правообладатель не планирует предъявлять иск. Но спустя определенное время правообладатель все же предъявляет претензии. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте постановление Высшего арбитражного суда от 2.04.2013 № ВАС-15187/12.

ООО «Телеросс» обратилось с иском к ОАО «Мурманские мультисервисные сети» о запрещении обществу «Мурманские мультисервисные сети» использовать сходные с товарными знаками истца «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ» обозначения и выплате компенсации. Суды трех инстанций признали факт нарушения исключительного права истца доказанным и присудили ответчика к выплате компенсации. При этом в апелляции ее размер был увеличен до 1,346 млрд руб. Высший арбитражный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций в части взыскания компенсации с ОАО «Мурманские мультисервисные сети», дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В мотивировочной части им было указано на злоупотребление ООО «Телеросс» правом на защиту. В обоснование своей позиции суд указал на следующие обстоятельства:

«Общество "Мурманские мультисервисные сети" является дочерним по отношению к обществу "Телеросс". На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "МОРЕТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" являлся Шульга Д. А., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети".

Кроме того, между сторонами был подписан договор от 28.10.2010 № 1 об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на них передается на безвозмездной основе обществу "Мурманские мультисервисные сети". Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30.05.2011 по делу № А42-9121/2010.

Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту».

Во-вторых, в случаях предъявления иска лицами, аккумулирующими товарные знаки («троллями»). Субъекты регистрируют множество товарных знаков в целях последующей «продажи»2 прав на них или предъявления исков к успешным предпринимателям. При этом они изначально не планируют использовать товарные знаки. Как было констатировано в п. 154 постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019, «неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом». Ранее данная позиция была сформулирована Судом по интеллектуальным правам (СИП РФ) в п. 7 Справки № СП 21/2: «Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по «аккумулированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции»3.

Рассмотрим один показательный пример. ООО «Новые Технологии» предъявило иск к ОАО «Белгородский хладокомбинат»4 о нарушении исключительного права на товарный знак «АФРОДИТА», зарегистрированный в отношения товаров 30-го класса МКТУ. Нарушение проявилось в том, что ООО «Белгородский хладокомбинат», начиная с 2004 г. производит и реализует мороженое под обозначением «Афродита», что подтверждено представленными в материалы дела каталогами продукции. Ответчик утверждал, что истцом не были представлены доказательства добросовестного поведения, направленного на цели использования товарного знака. Истец не производил соответствующие товары, в том числе мороженое, и не вводил их в гражданский оборот.

Суды и первой, и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении заявленных истцом требований. В числе прочего они подчеркнули, что ООО «Новые Технологии» при регистрации спорного товарного знака и до принятия судом решения не производило и не вводило в гражданский оборот мороженое.

СИП РФ отменил решения нижестоящих судов, направив спор на новое рассмотрение. Он не согласился с выводом суда апелляционной инстанции, что неиспользование спорного товарного знака является злоупотреблением правом со стороны истца. Первая кассация исходила из того, что само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом.

Верховный суд (ВС РФ) отменил постановление СИП. ВС пришел к выводу, что истец злоупотребил своим правом. Как им было при этом отмечено: «Товарный знак служит для индивидуализации товара, являясь одним из средств охраны промышленной собственности. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак (на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца».

Отдельно следует заметить, что злоупотреблением правом может быть признана как таковая регистрация товарного знака. Но для этого необходима совокупность следующих обстоятельств:

Во всех иных случаях ответчику будет крайне сложно доказать, что действия правообладателя по регистрации товарного знака и предъявлению иска представляли собой злоупотребление правом.

С добросовестным описательным использованием все еще сложнее. В настоящее время российские суды только пытаются выработать критерии допустимого использования схожих с чужими товарными знаками обозначений на товарах. Так, например, СИП РФ5 не нашел нарушения товарного знака «гиро» в действиях ИП, который продавал в своем ларьке блюдо гиро. Суд отметил, что слово «гиро» считается общеупотребительным в кулинарии. ИП использовал его не как средство индивидуализации товара, а как вид блюда греческой кухни. В другом деле суды отказали производителю суши в удовлетворении иска о нарушении прав на товарный знак «Оригами», который он предъявил к конкуренту — компании «Ёбидоёби». Ответчик запустил рекламную кампанию под заголовком «Ёбидоёби покупает. Оригами». При этом он призывал покупателей присылать ему фигурки оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как отметил СИП, «простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего»6.

Между тем ВАС РФ в свое время признал нарушением действия ООО «Макдональдс» по использованию на продукции обозначения «С пылу, с жару», которое было зарегистрировано в качестве товарного знака на ООО «Лина»7. А СИП РФ нашел нарушение в действиях компании «Натура Сиберика», которая разместила на зубной пасте, помимо собственного бренда «natura siberica», обозначение «Сибирское здоровье зубов». При этом СИП исходил из того, что на истца (общество «Сибирское здоровье») в отношении однородной продукции зарегистрирован схожий товарный знак «Сибирское здоровье»8.

Можно предположить, что в настоящее время СИП придерживается такого подхода: если словесное обозначение как таковое используется в своем прямом лексическом значении ответчиком, при этом определяет некое явление, вещь, как часть объективной реальности, то можно говорить о добросовестном описательном использовании. Если же обозначение описывает некое явление, характеристики и т. п. через дополнительные домысливания, ассоциации или культурный контекст, то использование его ответчиком все равно представляет собой нарушение исключительных прав.

Подобный подход является достаточно спорным. Американские суды шире понимают добросовестное использование. Так, в одном из дел суд признал добросовестным использование ответчиком фразы «The dentists' choice for fighting cavities» при рекламе зубной пасты. Как следствие, он отказал в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак DENTISTS CHOICE, зарегистрированный в отношении зубных щеток.

В другом деле ответчик использовал фразу «Seal it with a kiss» (дословно: «запечатай это поцелуем») как часть своей маркетинговой кампании: ответчик просил покупателей использовать предлагаемую помаду и поцеловать открытку, которую потом можно было отправить адресату. Конкурент предъявил иск о нарушении его исключительного права на товарный знак SEALED WITH A KISS, зарегистрированный в отношении однородных товаров. Суд отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что используемое ответчиком обозначение носило описательный характер — фраза представляет своего рода инструкцию к действию.

ИП Вяткин — правообладатель товарного знака «ЖИВАЯ ВОДА». Знак зарегистрирован 09.07.2021 (дата приоритета — 27.01.2020) в отношении товаров 7-го класса (в т. ч. аквавендинговые аппараты, машины фильтровальные для питьевой воды); 11-го класса (в т. ч. аппараты для ионизации и очистки воды); 39-го класса (в т. ч. бутилирование воды); 40-го класса (обработка воды); 43-го класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками).

ИП стало известно, что ООО «Каскад плюс» реализует питьевую воду через вендинговые аппараты, маркированные обозначением «Живая вода». ИП обратился к обществу с иском о запрете на использование товарного знака «Живая вода» и взыскании компенсации в размере 1 050 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак.

ООО «Каскад плюс» утверждало, что в его действиях отсутствовало нарушение прав истца. Общество использовало обозначение «живая вода» в прямом лексическом значении. Слова «живая» и «вода» размещены на вендинговых аппаратах для информирования покупателей о свойствах продаваемого товара. При этом истец злоупотребил исключительным правом: предъявил иск при условии, что сам не использовал товарный знак в отношении указанных классов товаров и услуг. Кроме того, ответчик подчеркнул, что он использует киоски (вендинговые аппараты) с информацией, содержащей словосочетание «живая вода», с 2009 г. Как только ему стало известно о заявленных исковых требованиях, он удалил слово «живая» со всех своих киосков.

Суды первой и апелляционной инстанции признали требования истца обоснованными, но снизили заявленную им компенсацию до 315 тыс. руб. (из расчета 15 тыс. за каждую точку). СИП РФ поддержал такое решение.

При рассмотрении данного дела СИП РФ сделал два важных вывода.

Во-первых, подчеркнул, что для вывода о злоупотреблении правом со стороны правообладателя суды должны установить ненадлежащую цель осуществления или защиты права. Самого по себе факта неиспользования товарного знака в таком случае недостаточно. Тем более, что при квалификации действий правообладателя в качестве добросовестных, суд может учесть в том числе использование товарного знака аффилированными с правообладателями лицами (а не только им самим).

Во-вторых, заметил, что наличие у товарного знака («живая вода») устойчивого исторического и культурного контекста означает, что обозначение всегда носит фантазийный характер. В таком случае ответчик не может утверждать, что добросовестно использовал его для описания своих товаров и услуг.

СИП РФ отметил следующее.