Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление для индивидуализации предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия, например, магазина, ресторана и т. д.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного или интенсивного использования такого обозначения на определенной территории. Также могут приниматься во внимание произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под таким обозначением.1 Кроме того, могут учитываться результаты опроса потребителей продукции по вопросу известности обозначения на определенной территории. При этом, как установил законодатель, обозначение должно изначально обладать достаточными различительными признаками.

Вопросы вызывает «привязка» такого обозначения к предприятию. Сам по себе институт предприятия является весьма дискуссионным. В цивилистической доктрине все чаще можно встретить мнение о его ненадобности.

Так, например, А. В. Егоров считает данную конструкцию «вредной, лишней, морочащей голову». По его мнению, предприятие не является объектом права, а лишь совокупностью объектов, объединенных общей целью. Хотя в отношении него можно заключить сделку, оно от этого не становится объектом права и тем более недвижимостью.2

Несколько иной позиции придерживается Р. С. Бевзенко. Как он считает, предприятие — не объект вещных прав, не недвижимая вещь, точнее, оно не должно было быть таковым. Его нужно относить не к объектам вещных прав, а к объектам оборота и сделок. Иными словами, к конструкции предприятия можно обращаться только при совершении сделок в отношении некой совокупности имущества. Помимо обязательственных правоотношений предприятие не существует. В таком случае нельзя не задаться вопросом, что же в действительности индивидуализирует коммерческое обозначение.3

Иногда в зарубежной литературе можно встретить определения, в рамках которых соответствующие обозначения атрибутируются предприятию (enterprise).4 Важно отметить, что и предприятие в зарубежной доктрине понимается принципиально иным образом, чем в России: как бизнес, организованная предпринимательская деятельность субъекта.

СИП РФ сформулировал, что закон не связывает возможность признания имущественного комплекса предприятием с фактом его госрегистрации в таком качестве. В такой регистрации может возникнуть необходимость для совершения сделок с этим имущественным комплексом. Предприятие — это имущественный комплекс, в состав которого входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности: земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги. Таким образом, не обязательно, чтобы на правообладателя коммерческого обозначения было зарегистрировано предприятие.5

Между тем до последнего времени привязка коммерческого обозначения к предприятию не позволяла получить правовую охрану множеству индивидуализирующих обозначений, которые используются в интернете (названий интернет-магазинов, сайтов и т. п.).

Так, суд отказал известной социальной сети «Одноклассники.ру» в удовлетворении требования о нарушении прав на наименование. Как он при этом отметил, в материалах дела не были представлены доказательства, подтверждающие принадлежность истцу предприятия как имущественного комплекса. В отсутствие такой принадлежности обозначение «Оdnoklassniki.ru» не может признаваться коммерческим.6

В другом деле истец требовал признать действия ответчика нарушением исключительного права на коммерческое обозначение. При этом он ссылался на то, что с 2008 г. использует спорное обозначение в доменном имени и на своем сайте для индивидуализации интернет-магазина. Суд признал недоказанным факт наличия у истца прав на коммерческое обозначение, исходя из того, что интернет-сайт (интернет-магазин) и доменное имя не являются средствами индивидуализации. Исключительное право на них само по себе (как на коммерческое обозначение) возникнуть не может. Иными словами, чтобы обозначение, в том числе входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого, оно должно отвечать требованиям законодательства к коммерческим обозначениям.7

К схожим выводам пришел СИП и в постановлении от 03.10.2016 № С01-1402/2014 по делу № А40-138017/2013. По мнению суда, использование обозначения в названии детского телеканала, вещание которого осуществляется в интернете, а также в доменных именах не может служить доказательством возникновения исключительного права на соответствующее коммерческое обозначение. Истец не представил доказательств наличия у него предприятия.

До сих пор суды не сделали однозначного вывода о том, что название интернет-магазина может представлять собой коммерческое обозначение. В то же время можно найти свежие судебные решения, в которых суды, по сути, допустили такую возможность.

Так, при рассмотрении дела № А55-28753/2020 о нарушении прав на общеизвестный товарный знак «LADA» суды установили, что товарный знак незаконно используется в «коммерческом обозначении интернет-магазина LADATUNING SHOP».8

Не меньший интерес представляет постановление СИП от 26.05.2022
№ С01-1437/2020 по делу № А17-545/2019.

ИП потребовал запретить компании использовать его коммерческое обозначение в ее товарном знаке. Как установлено судами, предприниматель с 2017 г. осуществляет деятельность в сфере розничной торговли спортивной одеждой, используя словесное обозначение «ZOZH». Использование логотипа реализовано путем создания профилей в социальных сетях «Инстаграм»* (https://www/instagram.com/zozhme/, дата создания профиля 19.04.2017) и «ВКонтакте» (https://vk.com/zozhme, дата создания профиля 24.04.2017), а также путем создания и регистрации веб-сайта https://zozhme.ru, ориентированного на рекламу и продвижение спортивных товаров, маркированных обозначением «ZOZH».

Ответчик осуществляет аналогичную деятельность в области производства и продажи спортивной одежды посредством социальной сети «Инстаграм»* (https://www.instagram.com/zozhrussia/), а также сайта http://zozh-shop.ru. При этом ответчик использует обозначение «ZOZH», зарегистрированное 05.10.2018 с датой приоритета 03.10.2017 в качестве товарного знака по свидетельству РФ № 674053.

Ответчик в рамках встречного иска потребовал от ИП прекратить использовать его товарный знак. СИП констатировал, что ИП не доказал, что на дату приоритета товарного знака компании используемое им обозначение стало широко известно в пределах определенной территории. Сами по себе факты создания ИП профилей в соцсетях, регистрации доменного имени для рекламы и продвижения товаров под спорным обозначением не подтверждают, что возникло исключительное право на коммерческое обозначение. Такое право возникает не с момента начала использования спорного объекта для индивидуализации предприятия, а лишь тогда, когда оно уже приобрело определенную известность в результате его длительного или интенсивного использования. Факт продвижения на рынке товара под определенным брендом не подтверждает, что у потребителей возникли ассоциации с конкретным производителем. Между тем СИП не сделал вывода о том, что название интернет-магазина в любом случае не может быть коммерческим обозначением. Из мотивировочной части решения можно сделать вывод, что если бы истец доказал известность своего обозначения до даты регистрации товарного знака, то суд признал бы за ним права на коммерческое обозначение и удовлетворил иск.

Как гласит п. 1 ст. 1540 ГК РФ, на территории РФ действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории РФ. Исходя из данной нормы, можно заключить, что исключительное право на коммерческое обозначение распространяется на всю территорию России. Здесь представляется необходимым системное толкование. В соответствии с п. 1 ст. 1539 ГК РФ, исключительное право на коммерческое обозначение возникает с того момента, когда его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В соответствии с п. 2 ст. 1539 ГК РФ, не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. По нашему мнению, требование известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории в принципе предопределяет характер исключительного права на указанное средство индивидуализации, а именно: такое исключительное право имеет локальный характер, его действие всегда ограничено определенной территорией (город, район, улица и т. д.).9

Такая позиция была поддержана СИП.10

Особый интерес в рассматриваемом аспекте представляет дело № А32-53611/2017. ИП Нечкина предъявила иск к ИП Сухомлиновой о нарушении исключительного права на товарный знак и коммерческое обозначение «Дамский угодник». Истец требовала от ответчика прекратить неправомерное использование обозначения и выплатить 500 тыс. руб. компенсации.

Фабула следующая. ИП Нечкина С. А. — правообладатель товарного знака, зарегистрированного в отношении ювелирной продукции. ИП Сухомлинова М. А. использует обозначение «Дамский угодник», сходное до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, при осуществлении торговли ювелирными изделиями. В ответ на иск ответчик заявила, что обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «Дамский угодник» с более ранним приоритетом. Истец парировала, что у нее тоже есть права на коммерческое обозначение, которые возникли раньше.

Суды установили, что ответчик использовал обозначение на территории города Кропоткин Краснодарского края. Истец — на территории Забайкальского края (впоследствии всей Сибири) и ранее даты приоритета товарного знака ответчика.

Суд первой инстанции установил, что старшинство средств индивидуализации истца и ответчика, исходя из их приоритета, имеет следующий порядок: 1) коммерческое обозначение ответчика, 2) коммерческое обозначение истца, 3) товарный знак истца.

Апелляционный суд, в свою очередь, констатировал, что старшинство соответствующих объектов ИС имеет следующую иерархию: 1) коммерческое обозначение истца, 2) коммерческое обозначение ответчика, 3) товарный знак истца. Он удовлетворил требования истца.

СИП не согласился с апелляцией. По его мнению, старшинство правовой охраны коммерческого обозначения истца не отменяет того, что у ответчика тоже возникло исключительное право на коммерческое обозначение. Предприятия сторон расположены на значительном удалении друг от друга, на территории различных субъектов РФ. В таком случае индивидуализирующие их коммерческие обозначения не пересекаются. Как заключил СИП, «законом не исключено сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий, как это имеет место в данном случае». Он оставил в силе решение первой инстанции об отказе в удовлетворении иска правообладателя.

Исключительные права на наименования мест происхождения товаров и географические указания, несмотря на то, что они связывают товары с конкретным регионом, местностью, распространяются строго на всю территорию РФ.

ООО «Русь-Бейкери» предъявил иск к ИП Маркиной о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак «Шале», актом недобросовестной конкуренции. Общество ссылалось на следующие обстоятельства:

Суд отказал в удовлетворении иска, исходя из следующего. Квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от его намерений на момент подачи соответствующей заявки.

Недобросовестная конкуренция как действие, совершаемое с определенной целью — получением экономического преимущества за счет потерпевшего лица, всегда является умышленным нарушением. Преимущество не может быть следствием случайного совпадения.

Применительно к случаям, когда оценивается, не являются ли действия по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, цель устанавливается в том числе с учетом вероятности случайности совпадения.

При отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки, такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от стандарта доказывания «баланс вероятностей» — насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об обозначении истца.

Такая вероятность устанавливается в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга.

Судебная коллегия отмечает, что истец не обосновал, каким образом ответчик, проявляя достаточную степень осторожности и предусмотрительности, мог и должен был узнать об использовании истцом обозначения «ШАЛЕ» с учетом того, что представленные документы не подтверждают широкую известность данного обозначения.

О широкой известности товарных знаков, знаков обслуживания, используемых обозначений могут свидетельствовать следующие обстоятельства: 1) длительное и интенсивное использование знаков, в частности, на территории РФ; 2) обширная география их использования; 3) существенность затрат на рекламу товаров и услуг, маркируемых знаками; 4) результаты опроса потребителей товаров и услуг. Суд, вероятно, учел и то, что обозначение «ШАЛЕ» является недостаточно оригинальным. Вполне возможно, что несколько участников рынка решили подобным образом обозначить свои товары.

Постановление Президиума СИП РФ от 28.02.2022 по делу № СИП-599/2021

ООО «ПсковАгроИнвест» (далее — общество) подал в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Черный монах». Общество утверждало, что действия правообладателя (ООО «Чебоксарский мясокомбинат») по регистрации обозначения в отношении 29-го класса МКТУ (мясные продукты) представляли собой недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом. Общество использовало обозначение до его регистрации на имя ООО «Чебоксарский мясокомбинат» (далее — мясокомбинат).

Роспатент отказал в удовлетворении возражений, в связи с чем общество обратилось в суд с требованием об оспаривании этого решения. Суд первой инстанции поддержал заявителя, исходя из того, что мясокомбинат знал (должен был знать) об использовании обозначения обществом.

Кассация отправила дело на новое рассмотрение. Президиум СИП исходил из следующего. Заявитель не доказал, что мясокомбинат знал или должен был знать, что в момент подачи заявки на регистрацию обозначения «Черный монах» в качестве товарного знака истец законно использовал аналогичное обозначение для индивидуализации производимых товаров. Президиум также отметил, что при отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от стандарта доказывания «баланс вероятностей». Оценивая действия ответчика с точки зрения нарушения стандарта разумного поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, суд первой инстанции не указал и не установил, какие именно действия должен был предпринять разумный и добросовестный участник, учитывая сложившееся, характерное и ожидаемое поведение такого участника гражданского оборота в аналогичных обстоятельствах.

Применение указанного стандарта доказывания можно найти также в решении СИП РФ от 05.04.2022 по делу № СИП-1228/2021.