При высокой различительной способности товарного знака степень смешения для признания факта нарушения может быть невысокой, достаточно «средней степени»: исключительное право правообладателя распространяется на достаточно широкий спектр возможных модификаций зарегистрированного обозначения. При низкой различительной способности должна быть доказана тождественность обозначений, их значительное сходство1.

Российская судебная практика до сих пор однозначным образом не восприняла данное правило. Между тем можно найти немало дел, в которых суды при решении вопроса о том, имело ли место нарушение исключительного права на товарный знак, учитывали степень различительной способности товарного знака и даже соотносили, пусть и неявно, ее со степенью сходства. Хотя есть и обратная практика — дела, в которых суды указывали на недопустимость выделения степени сходства.

В одном из дел2 правообладатель товарного знака с элементом «DАЙТЕ2» требовал компенсацию за его использование на вручении премии «Oops! Choice Awards», где номинация для дуэтов называлась «Дайте два». Мероприятие проводилось под эгидой издательского дома «Бурда», которое выпускает журнал «OOPS».

Суды трех инстанции отказали в удовлетворении требований истца. Они исходили из того, что использованное на церемонии обозначение не сходно до степени смешения с товарными знаками истца. Суды приняли во внимание, во-первых, тот факт, что в обозначении истца помимо словесной части есть еще картинка, которую ответчик не использовал. Во-вторых, сам истец товарные знаки не использует, поэтому спорное обозначение не может с ними смешаться в гражданском обороте и ввести потребителя в заблуждение. Ответчиком не было представлено наличия ассоциативной связи у потребителей спорных обозначений с товарными знаками истца, самим истцом и его услугами, а также его связи с музыкальным коллективом «Дайте2».

Суды прямо на это не указали. Но, как представляется, они учли также и незначительную изначальную различительную способность словесной части товарного знака «Дайте2». В таком случае контроль правообладателя не мог распространяться на обозначения с существенными отличиями (замены цифры «2» на слово «два», отсутствие картинки). При этом у товарного знака отсутствовала и приобретенная различительная способность.

В другом деле3 ООО «Девелопмент» — правообладатель товарного знака «Мы всегда рядом» в отношении части услуг 36-го класса МКТУ — предъявил иск о нарушении исключительного права на товарный знак к ОАО «Сбербанк России». По мнению истца, нарушение проявилось в том, что ответчик использовал на вывесках, в печатной продукции, на сайте слоган «Всегда рядом».

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца. В числе прочего они указали на недоказанность угрозы смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца по причине неиспользования последним указанного товарного знака. Кроме того, суды отметили, что словесное обозначение «Всегда рядом», используемое ответчиком для индивидуализации предоставляемых услуг, не является самостоятельным, а представляет собой единую комбинацию «Сбербанк Всегда рядом», которая, в свою очередь, состоит из логотипа, общеизвестного товарного знака ответчика, его эмблемы, фирменного наименования и слогана «Всегда рядом».

Подобная логика представляется правильной. Действительно, вряд ли хотя бы один потребитель пойдет в «Сбербанк» в надежде получить финансовые услуги ООО «Девелопмент». При этом обозначение «Мы всегда рядом» обладает низкой изначальной различительной способностью, которая не была повышена вследствие активного использования обозначения.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляют также споры, связанные с оспариваем регистрации «младшего» товарного знака по основанию сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками. Иные лица не могут вторгаться в сферу господства правообладателя не только посредством использования сходных обозначений, но и посредством их регистрации. В подобных делах перед правоприменителем также стоит задача верно определить границы исключительного права на товарный знак.

Особый интерес представляют споры, связанные с товарным знаком «Лошадиная сила». Правообладатель данного товарного знака (ООО «Зелдис») дважды обращался в СИП РФ с требованием признать недействительным решение Роспатента об отказе в аннулировании регистрации товарного знака «Лошадиная доза», зарегистрированного другим лицом в отношении однородных товаров.

В первом случае СИП отказал в удовлетворении требования заявителя. Он исходил из того, что товарные знаки «Лошадиная сила» и «Лошадиная доза» не являются сходными до степени смешения. Дополнение слова «Лошадиная» элементами «сила» и «доза» существенно изменяет первоначальное семантическое значение. Обозначения «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» являются устойчивыми словосочетаниями.

Между тем во втором деле5 СИП признал данные обозначения сходными до степени смешения и удовлетворил требование заявителя4. Суд учел, что за прошедший между данными двумя делами год товарный знак «Лошадиная сила» был признан общеизвестным. Обозначение приобрело высокую различительную способность. В таком случае маркируемая «младшим» товарным знаком продукция может восприниматься российскими потребителями как произведенная правообладателем «старшего». Кроме того, суд учел, что заявителю принадлежит серия товарных знаков.

Данное дело отлично иллюстрирует тезис, что объектные границы исключительного права расширяются по мере роста приобретенной различительной способности товарного знака.

Отдельного рассмотрения заслуживает определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.03.2020 № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019.

Предприниматель зарегистрировал на себя в отношении 44-го класса МКТУ комбинированное обозначение со словесным элементом «АФАНАСИЙ — ОХОТА НАШЕГО! Выбирай Россию!» (товарный знак № 638846). Слова «охота», «нашего», словосочетание «Выбирай Россию!» расположены на трех строках; словесные элементы «Выбирай Россию!» включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» подало в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. Возражение обосновано тем, что товарный знак № 638846 сходен до степени смешения с принадлежащей обществу серией словесных товарных знаков, в основу которых положен словесный элемент «ОХОТА».

Роспатент отказал в удовлетворении возражения общества, заключив, что товарный знак № 638846 и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения. Отсутствие фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых товарных знаков не позволяет их ассоциировать друг с другом. Общество оспорило данное решение в СИП.

Суд первой инстанции признал решение Роспатента недействительным, отметив, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки являются сходными до степени смешения. Суд подчеркнул, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. Такая угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

По семантическому, графическому и фонетическому критериям на совпадающее слово «охота» падает логическое ударение — использование тире перед словом «охота» и восклицательного знака в конце словосочетания «Охота нашего!» подчеркивает значимость этого слова и выделяет его. Решение суда поддержала первая кассация.

Между тем ВС РФ отменил данные решения и направил дело на новое рассмотрение. При этом он исходил из следующего. Суды не дали какой-либо оценки значимости положения словесного элемента «Афанасий» с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия знака. Они не исследовали во взаимосвязи значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных элементов, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и общее впечатление о данном товарном знаке в целом. Примененное судом понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, обозначений при проведении их сопоставительного анализа.

С последним тезисом суда можно не согласиться. Правообладатель активно использовал спорный товарный знак, рекламировал маркированную продукцию. Иными словами, товарный знак обладал достаточно высокой приобретенной различительной способностью. В таком случае достаточно было средней степени сходства. Другое дело, была ли в данном случае степень сходства средней или все же низкой. В оспариваемом товарном знаке слово «охота» было частью словосочетания «охота нашего». Как справедливо отметил еще Роспатент, данное слово использовалось в значении «хотеть, желать». В товарном знаке заявителя слово «охота» воспринимается однозначно как непосредственно деятельность по выслеживанию и добыче диких животных и птиц. Об этом говорит и изображение мужчины с ружьем на товарном знаке и на товарах общества. В таком случае совпадающей элемент в товарных знаках, при наличии других элементов, обладает различным семантическим значением.

Более правильным в рассматриваемом аспекте представляется подход, проявленный СИП при рассмотрении дела СИП-647/20216.

Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак «aledo» для осветительных приборов и деталей к ним из-за сходства с обозначением «ledo» для светового оборудования автомобилей. По мнению ведомства, словесный элемент «ledo» в спорном ТЗ графически обособлен от первой буквы «а», воспринимается отдельно и акцентирует на себе внимание потребителя. Сравниваемые товары принадлежат к одному роду, имеют одно назначение и круг потребителей. Однако Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений и обязал Роспатент зарегистрировать знак. Словесный элемент «aledo» воспринимается как одно слово, двухцветное выполнение которого воспринимается как графическая проработка товарного знака. При этом СИП учел, пусть и не прямо, что спорные обозначения обладают незначительной изначальной различительной способностью (при отсутствии данных о приобретенной различительной способности). Как им было отмечено: «вероятным представляется то, что применительно к товарам 9-го и 11-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается правовая охрана для спорного обозначения, а также связанные с ними услуги 40-го и 42-го классов МКТУ, сравниваемые обозначения будут восприниматься рядовым потребителем соответствующих товаров и услуг как "обыгрывание" термина "led" (light-emitting diode) — светодиод. Однако Роспатент не мотивировал данным обстоятельством свои выводы о неохраноспособности спорного обозначения». Иными словами, речь шла о недостаточно оригинальных фантазийных обозначениях.

Кроме того, по мнению СИП, Роспатент необоснованно расширил круг товаров, которые могут быть однородными. Товары противопоставленного товарного знака относятся к товарам широкого потребления, а товары заявителя имеют производственно-техническое назначение для ограниченного круга специалистов, которым обычно известны изготовители. Это снижает степень их однородности и вероятность смешения.

Максимально широкие объектные границы предусмотрены на законодательном уровне для общеизвестных товарных знаков. В соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ, нарушением прав на общеизвестный товарный знак признается использование сходного обозначения, в том числе в отношении товаров, неоднородных с теми, в отношении которых такой товарный знак признан общеизвестным, при условии, что потребители ассоциируют товары или услуги нарушителя с правообладателем общеизвестного товарного знака.