Между обществом (истцом) и ИП (ответчиком) заключен договор коммерческой концессии. Правообладатель предоставил пользователю право использования в его предпринимательской деятельности (оказание услуг студией лазерной эпиляции) комплекса исключительных прав. В соответствии с условиями договора пользователю было запрещено осуществлять деятельность, конкурирующую с основной деятельностью правообладателя, в том числе через зависимых или аффилированных лиц, при условии, что конечным бенефициаром является сам пользователь. В случае нарушения такого условия правообладатель мог расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать от ИП выплатить штраф в размере 1 млн руб. за каждый факт нарушения. Правообладателем был выявлен факт ведения аффилированным с пользователем лицом конкурирующей деятельности. Правообладатель направил пользователю уведомление о расторжении договора коммерческой концессии в одностороннем порядке. После чего обратился в суд с требованием взыскать с пользователя 1 млн руб. штрафа за открытие студии аффилированным с предпринимателем лицом и 1 млн руб. штрафа за продолжение предпринимателем конкурирующей деятельности после прекращения договора коммерческой концессии. Пользователь предъявил встречный иск о признании недействительными условий договора о неконкуренции.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении первоначального и встречного исков. Решение поддержал как апелляционный суд, так и СИП РФ. Отказывая в удовлетворении первоначального иска, суды исходили из следующего. Во-первых, истец не доказал, что именно ответчик являлся конечным бенефициаром аффилированного лица. Во-вторых, обстоятельства, на которых истец по первоначальному иску основывал свои требования, — осуществление конкурирующей деятельности — возникли после прекращения действия спорного договора. Суды констатировали, что штраф в данном конкретном случае — это не способ получения прибыли. Его следует начислять до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора. При этом суды однозначно не согласились с утверждением предпринимателя, что оспариваемые условия договора посягают на публичные интересы. Как ими было отмечено, «положения ст. 1033 ГК РФ прямо предусматривают право сторон включить в договор коммерческой концессии определенные ограничения».

Верховный суд РФ (ВС РФ) отменил решения нижестоящих судебных инстанций в части отказа в удовлетворении иска правообладателя о взыскании с ИП Хусаинова 1 млн руб. штрафа за продолжение конкурирующей деятельности и отправил дело на новое рассмотрение. В части остальных требований, в том числе отказа в удовлетворении встречного иска, ВС РФ оставил решения в силе.

Из определения Верховного суда с учетом аргументов нижестоящих судов можно вывести несколько важных правовых позиций.

ООО «Си Ди Лэнд Контакт» — обладатель исключительной лицензии на произведение изобразительного искусства Homonkulus Loxodontus («Ждун») предъявил иск о нарушении исключительных прав к фитнес-клубу. Последний на своем сайте выложил фотографии с мероприятия, на которых была изображена мягкая игрушка «Ждун» с табличкой: «Жду тебя на тренировку». Истец требовал взыскать с нарушителя компенсацию за незаконное использование произведения искусства в размере 450 тыс. руб.

Суды трех инстанций удовлетворили иск в полном объеме. При рассмотрении этого спора СИП РФ, во-первых, определил пародию как произведение искусства, призванное создать комический эффект за счет повторения уникальных черт другого, обычно широко известного произведения в специально измененной форме. Во-вторых, заключил, что использование произведения без существенных изменений, но с добавлением забавных надписей не является пародийным.

Суд первой инстанции при решении вопроса об использовании произведения «Ждун» в игрушке ответчика использовал критерий сходства до степени смешения. Он констатировал, что «при визуальном сравнении изображения использованной ответчиком мягкой игрушки и изображений произведения „Ждун" на представленных правоустанавливающих документах установлено их визуальное сходство по форме, пропорциям, расположениям частей, что позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения». СИП признал подобный подход ошибочным. Но отметил, что суд апелляционной инстанции устранил данный недостаток, проведя собственный сравнительный анализ оригинального произведения и использованного ответчиком изображения.

Банк получил около 150 единиц эндоскопического оборудования в качестве отступных по соглашению с ООО «Медскан». На территорию России оборудование ввезла компания «Юникс», которая, в свою очередь, приобрела их у компании «Трейд Экспорт» из Армении. Производитель эндоскопов Olympus Corporation предъявил иск к банку о нарушении его исключительных прав на товарный знак OLYMPUS. Требования: взыскать с ответчика компенсацию в размере 581,6 млн руб. и запретить реализацию эндоскопов. Суд установил, что эндоскопы представляют собой оригинальный, правомерно произведенный товар. При этом правообладатель не давал согласия на их импорт в Россию. Имел место параллельный импорт — еще до истории с его частичной легализацией.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично. Он запретил ответчику реализовать товар и обязал его к выплате 55 млн руб. компенсации. Суд апелляционной инстанции не согласился с этим решением и отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из того, что:

СИП не согласился с первым аргументом апелляции, отметив, что ГК РФ предусмотрел возможность взыскания компенсации как самостоятельной меры гражданско-правовой ответственности вне зависимости от доказанности наличия убытков. В то же время решение апелляции об отказе в удовлетворении иска поддержал. СИП РФ признал действия истца злоупотреблением правом.

Вслед за апелляцией СИП РФ назвал следующие критерии злоупотребления правом со стороны правообладателя в споре с параллельным импортером:

Суды учли, что в сложившейся ситуации запрет на реализацию товара ответчиком равносилен требованию о его уничтожении, от которого истец отказался. Следовательно, применение выбранного истцом неимущественного способа защиты ставит компанию-правообладателя при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении банка влечет необоснованно значительные неблагоприятные последствия. При этом суды (апелляция и кассация) сослались на принцип «баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию».

Merck Patent GmbH и Pfizer Inc. обратились в СИП РФ с заявлением о признании недействительным отказа Роспатента в удовлетворении заявления о продлении срока действия исключительного права патента РФ № 2742312 на изобретение.

Запатентованным техническим решением является способ лечения уротелиальной карциномы, включающий введение субъекту терапевтически эффективного количества ингибитора взаимодействия рецептора PD-1 и его лиганда PD-L1, где ингибитор является антителом против PD-L1, таким как «Авелумаб». Изобретение применяется в лекарственном препарате «Бавенсио».

У данного препарата было выявлено новое показание к применению: монотерапия для поддерживающей терапии первой линии взрослых пациентов с местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномой (УК), заболевание которых не прогрессировало при индукционной химиотерапии первой линии на основе платины. В связи с этим Минздрав РФ решением от 29.07.2021 внес изменения в инструкцию лекарственного препарата. Заявители исходили из того, что такое решение является первым разрешением на применение изобретения, охраняемого патентом для лечения пациентов, страдающих вышеуказанным заболеванием. Однако Роспатент отказал в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента РФ. Он исходил из того, что первым разрешением на применение изобретения по патенту РФ № 2742312 следует считать регистрационное удостоверение № ЛП-005886 от 30.10.2019 на препарат «Бавенсио», а не решение от 29.07.2021 Минздрава о внесении изменений в инструкцию по применению названного препарата путем включения нового показания.

СИП встал на сторону заявителей и признал решение Роспатента недействительным, отметив, что право использовать изобретение фармакологического назначения находится в зависимости от даты получения первого разрешения на применение изобретения, поскольку такое разрешение необходимо в соответствии с законом.

При этом, по мнению суда, каждое из этих разрешений может рассматриваться как первое применительно к конкретному назначению фармацевтической композиции, приведенной в формуле изобретения, что обусловлено, в частности, необходимостью проведения клинических испытаний на применение лекарственного препарата по указанному назначению.

Подобная позиция может быть сформулирована следующим образом.

Патент, формула которого охватывает несколько показаний одного лекарственного средства, может быть продлен в отношении каждого показания после предоставления правообладателю разрешения на использование этого препарата при определенном заболевании.

Действие нормы п. 2 ст. 1363 ГК РФ тем самым исключает возможность получения неограниченного количества дополнительных патентов в отношении лекарственного препарата путем его перерегистрации, т. е. без каких-либо реальных и значимых клинических исследований, по результатам которых могла быть подтверждена возможность применения заявленного препарата для купирования заболевания, указанного в основном патенте.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Мастер Муравей», поданного на основании п. 10 ст. 1483 ГК РФ обладателем исключительного права на два словесных товарных знака «Муравей». Правообладатель «старших» товарных знаков обратился в СИП РФ с требованием признать решение ведомства недействительным.

СИП РФ встал на сторону Роспатента. Ключевой вопрос, который рассмотрел СИП: всегда ли нужно говорить применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ о сходстве до степени смешения, когда «старший» товарный знак полностью входит в состав «младшего» товарного знака (иными словами, «младший» состоит из «старшего» + еще одно слово).

Президиум СИП указал, что в такой ситуации необходимо определить, не воспринимаются ли слова в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов. Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в их составе неразделимая. Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Президиум СИП также указал, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

С учетом изложенного СИП заключил том, что основания для установления обстоятельств сходства какого-либо из элементов спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками отсутствовали, поскольку спорный («младший») товарный знак является единой неделимой конструкцией и не воспринимается как обозначение, состоящее из нескольких самостоятельных элементов.

Компания Entertainment One UK Limited предъявила к ИП иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на два товарных знака, связанных с персонажами мультфильма «Свинка Пеппа», и за нарушение прав на произведения изобразительного искусства — рисунки «Свинка Пеппа», «Папа Свин». Общая сумма иска составила скромные 40 тыс. руб.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, расценив его действия как злоупотребление правом с учетом введения ограничительных мер в отношении РФ и статуса истца, местом нахождения которого является Великобритания.

В своем решении суд подчеркнул, что в конце февраля — начале марта 2022 г. странами Запада, в том числе Великобританией, «приняты ограничительные (политические и экономические) меры, введенные против Российской Федерации, юридических и физических лиц, а также высших должностных лиц Российской Федерации». После чего суд сослался на Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», посвященный сделкам с иностранной валютой. В чем заключалось злоупотребление правом, суд не пояснил.

Апелляция отменила решение и взыскала компенсацию. СИП с этим согласился. При этом СИП исходил из того, что в России гарантирована равная охрана интеллектуальной собственности иностранных организаций, в том числе зарегистрированных в Великобритании. В деле отсутствуют доказательства злоупотребления правом со стороны истца.

ООО «Русь-Бейкери» предъявил иск к ИП Маркиной о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак «Шале», актом недобросовестной конкуренции.

Общество ссылалось на следующие обстоятельства:

Суд отказал в удовлетворении иска, исходя из следующего. Квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от его намерений на момент подачи соответствующей заявки.

Недобросовестная конкуренция, как действие, совершаемое с определенной целью — получением экономического преимущества за счет потерпевшего лица — всегда является умышленным нарушением. Преимущество не может быть следствием случайного совпадения.

Применительно к случаям, когда оценивается, не являются ли действия по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, цель устанавливается в том числе с учетом вероятности случайности совпадения.

При отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от стандарта доказывания «баланс вероятностей» — насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об обозначении истца. Такая вероятность устанавливается в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга.

Судебная коллегия отметила, что истец не обосновал, каким образом ответчик, проявляя достаточную степень осторожности и предусмотрительности, мог и должен был узнать об использовании истцом обозначения «ШАЛЕ» с учетом того, что представленные документы не подтверждают широкую известность данного обозначения.

О широкой известности товарных знаков, знаков обслуживания, используемых обозначений могут свидетельствовать следующие обстоятельства: 1) длительное и интенсивное использование знаков, в частности на территории РФ; 2) обширная география их использования; 3) существенность затрат на рекламу товаров и услуг, маркируемых знаками; 4) результаты опроса потребителей товаров и услуг. Суд, вероятно, учел и то, что обозначение «ШАЛЕ» является недостаточно оригинальным. Вполне возможно, что несколько участников рынка решили подобным образом обозначить свои товары.

С целью согласования размещения вывески на аптечном учреждении общество (заявитель) обратилось в администрацию муниципального образования за предоставлением государственной услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории Московской области». К заявлению общество приложило согласие ООО «АС-Бюро плюс», которое является правообладателем товарного знака, на его использование обществом. Представленное заявителем согласие правообладателя на использование товарного знака в отсутствие госрегистрации права его использования администрация сочла ненадлежащим доказательством.

Администрация исходила из того, что заявителем не были соблюдены требования к составу и содержанию дизайн-проекта, указанные в приложении 13 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги, утвержденного постановлением Ленинского муниципального района от 05.03.2018 № 592 (далее — Административный регламент). Он не предъявил документы, которые подтверждают государственную регистрацию принадлежащего обществу «АС-Бюро плюс» товарного знака либо разрешение на использование. Заявитель оспорил данное решение в суде.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления. Его выводы поддержали апелляционный суд и суд округа. Между тем Верховный суд РФ (ВС РФ) отменил акты нижестоящих судов. Он признал недействительным решение администрации как не соответствующее ГК РФ и обязал ее повторно рассмотреть заявление ООО «Ригла-Московская область» о согласовании установки средств размещения информации.

При этом ВС РФ исходил из следующего. Перечень способов распоряжения исключительным правом на товарный знак не является исчерпывающим и относится на усмотрение правообладателя. Предоставляя заявителю письменное согласие на использование товарного знака, правообладатель правомерно распорядился принадлежащим ему исключительным правом.

Компания «Карт Бланш Гритингс» (истец) – обладатель исключительных прав на изображение (рисунок) медвежонка Tatty Teddy или Me To You Bear (серый мишка с голубым носом) и его последующие переработки (иллюстрации, игрушки, сувениры, персонажи). На официальном YouTube-канале продюсерского центра «Вельвет Мьюзик» (ответчик) был размещен клип певицы Ёлки на песню «Впусти музыку», в котором неоднократно появлялся персонаж Tatty Teddy. Снявшиеся в клипе актеры Павел Воля и Ляйсан Утяшева танцевали с большим плюшевым медведем с характерными чертами медвежонка Tatty Teddy. Истец предъявил к ответчику иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на персонаж Tatty Teddy в размере 1 млн руб.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска. СИП РФ отказался от прежнего формального подхода и признал, что демонстрация в аудиовизуальном произведении чужого персонажа не всегда нарушает исключительные права. Им были названы условия, при которых такая демонстрация не образует нарушения:

Компания «Сквин СА» — обладатель патента № 2686003 на изобретение «Система электронных платежей» (приоритет — 21.12.2012) — предъявила иск к «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» о защите нарушенных исключительных прав. По утверждению истца, производитель смартфонов использует его изобретение в платежном сервисе Samsung Рау, который предустановлен на большинстве реализуемых в России мобильных устройств Samsung. Истец заявил абстрактное требование о защите исключительных прав на патент.

Суд первой инстанции встал на сторону истца. Решение по делу было принято в два этапа. Суд запретил Samsung Electronics Co. Ltd и «дочке» сначала использование любой продукции, включающей в себя платежный сервис Samsung Рау. Затем — ввоз и продажу на территории России более 60 моделей смартфонов (дополнительное решение от 26.10.2021). Между тем апелляция и кассация признали требования истца не подлежащими удовлетворению.

По мнению судов, материалами дела не подтверждается использование ответчиками каждого признака независимого пункта 1 формулы охраняемого изобретения, поскольку часть из них прямо относится к специфике работы сравниваемых платежных систем, которая существенным образом не совпадает.

Как отметил СИП РФ, эквивалентной считается замена признака, если сущность этого изобретения не меняется, при замене достигается такой же результат, а средства выполнения замены равноценные, при этом элементы, которыми заменяются признаки изобретения, являются известными в данной области техники. В то же время способ функционирования системы Samsung Рау принципиально отличается от способа проведения онлайновых платежей по патенту № 2686003 за счет заложенного в него алгоритма работы, который поставлен в зависимость от действий субъектов, использующих поименованную систему, и конфигурации устройств, на которых эта система устанавливается.

При этом суды заметили, что спорное изобретение было разработано в 2013 г. Истцом не представлено доказательств использования данного изобретения в каком-либо продукте/товаре, притом что оспариваемая платежная система в устройствах ответчиков широко применяется большим количеством потребителей на протяжении длительного времени. Исковые требования о запрете ответчикам использования продукции, которая включает в себя платежный сервис Samsung Рау, в отсутствие доказательств внедрения либо использования патента самим истцом, а также при наличии иных способов защиты предполагаемого нарушения исключительного права в данном случае влечет нарушение прав и интересов большого количества лиц, использующих или предполагающих приобретение и использование устройств ответчиков, нарушает баланс интересов сторон.

Суды также поддержали тезис ответчиков о том, что «не могут быть признаны нормальной экономической деятельностью действия субъектов, которые эту экономическую и рыночную деятельность не ведут, а только приобретают права на известные технические решения, регистрируют на такие решения патенты, после чего сразу подают претензии и иски в суд к известным игрокам глобального рынка». Все это свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца-патентообладателя.

Программист А. Е. Мамичев в 2019 г. предъявил иск к бывшему работодателю ООО «Интервим» о взыскании компенсации за нарушение его исключительных прав на программу eLearning Metadata Manager (система управления учебным контентом).

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично: взыскал с Veeam Software Group 1,5 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав и еще 17 млн руб. компенсации за предоставление доступа к программе третьим лицам. Суд также запретил ответчикам использовать спорную программу.

Однако апелляция отменила эти решения. Она исходила из того, что спорная программа состоит из файлов библиотек, являющихся частью веб-приложения и использующихся для выполнения важнейших его функций. Так как Мамичев намеревался использовать ее коммерчески, это противоречит условиям стандартной общественной лицензии. Истец не доказал, что получил одобрение авторов и правообладателей всех составляющих программы. При этом суд сослался на п. 3 ст. 1260 ГК РФ, согласно которой переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения.

Правообладатель обратился в Конституционный суд. По его мнению, п. 3 ст. 1260 ГК РФ не позволяет ему защищать права на произведение.

КС поддержал заявителя. Он отметил, что автору нельзя отказать в защите его прав на том основании, что программа — это составное произведение. Авторские права на программу для ЭВМ, включая право авторства, право на имя, исключительное право, возникают у ее создателя с момента создания данной программы в объективной форме в качестве результата творческого труда.

Ссылка на несоблюдение авторских прав создателей программных элементов, которые использованы при ее разработке, не должна влиять на разрешение этого спора, особенно если эти создатели сами претензий не заявляли. Фактически требование получить согласие создателей использованных при разработке составного произведения объектов ставит защиту прав его автора в зависимость от воли третьих лиц. Поэтому п. 3 ст. 1260 ГК противоречит Конституции. Законодателю надлежит внести в него изменения, которые защитят права авторов составных произведений. Дело Мамичева подлежит пересмотру в общем порядке. Реализовать исключительное право на программу как на составное произведение иными способами он сможет после внесения исправлений в оспариваемую норму.