Доктрина эквивалентов: особенности экспертизы и доказывания

Цель доктрины эквивалентов — обоснованное и правомерное расширение объема прав за пределами буквального толкования патентной формулы. Правомерность его расширения определяется границами применимости, которые в обязательном порядке очерчиваются фундаментальными принципами патентного права:

В экспертном сообществе по последним трем положениям практически нет разногласий. Но первое — равноценность — вызывает споры о том, какие признаки считать взаимозаменяемыми. Раскрытие этого критерия приводит к необходимости учета различных условий и особенностей ему соответствия.

Так, по В. А. Мещерякову, взаимозаменяемыми считаются признаки, которые обладают одинаковой предназначенностью и выполняют одинаковую функцию.

По Е. А. Устиновой, взаимозаменяемость означает возможность или способность одного равноценно заменять другое, которое выполнит те же функции, в этом случае взаимозаменяемость — это лишь способность или возможность стать равноценностью или эквивалентностью.

Суды: вопрос квалификации признаков в качестве эквивалентных, как правило, зависит от эксперта, назначенного судом для проведения патентно-технической экспертизы. При этом перед экспертом зачастую ставится вопрос об использовании изобретения в виде цитаты п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Каждая из сторон заинтересована в том, чтобы был выбран именно ее эксперт, поскольку от этого будет зависеть результат спора.

ФАС: антимонопольный орган крайне редко самостоятельно выбирает экспертную организацию. Как правило, стороны обращаются к различным экспертам, а затем начинается конкуренция заключений и их анализ под микроскопом. При этом зачастую качество таких заключений оставляет желать лучшего.

В решении № 687-06 от 02.03.2015 по делу № 9992/06-2013 (Ульяновское УФАС России) административный орган сделал следующий вывод:

«К экспертному сравнительному заключению № 39 ЭСИ от 31.10.2012, представленному ООО „Визави", необходимо относиться критически, поскольку экспертом указаны не все признаки независимого пункта формулы, что исключает объективную оценку использования каждого признака независимого пункта формулы в исследуемом изделии (п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)), а также сделан неверный вывод, в частности, указанные в п. 8 табл. 1 подлокотники (признак независимого пункта формулы) отсутствуют в конструкции механизма трансформации мебели „ЕК".

В материалах дела № 9992/06-2013 отсутствуют бесспорные доказательства, что механизмы трансформации для мягкой мебели, выпускаемые ООО „Сеть-М", содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезных моделей, охраняемых патентами Российской Федерации № 48461 и № 122264.

Таким образом, в действиях ООО „Сеть-М" отсутствует недобросовестная конкуренция в отношении ООО „Визави"».

С аналогичной ситуацией пришлось столкнуться юристам компании «Гардиум» при рассмотрении дела № 024/01/14.5-2092/2021 в Красноярском УФАС России. Гардиум представлял интересы ответчика по этому делу, ООО «Завод Энергетик». Заявитель — ООО «ПК «Астон-Электротехника». Заявитель и ответчик по данному делу являются лидерами рынка антиприсадочных птицезащитных устройств, прямыми конкурентами. Само по себе обращение в УФАС со стороны ООО «ПК «Астон-Электротехника» было направлено в первую очередь на дискредитацию ответчика в глазах его контрагентов. Последним заявитель рассылал с письма о возможной поставке клиентом на объекты контрафактной продукции, а также о наличии возбужденного дела в антимонопольном органе.

В отношении ответчика было возбуждено дело по признакам нарушения ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось во введении в оборот товаров с использованием патентов на изобретения № 2622884, 2660467.

Юристы Гардиума разработали стратегию для работы над этим делом:

Юристам удалось, во-первых, доказать, что продукция клиента содержит как минимум по одному различному признаку с изобретением заявителя, а потому не может нарушать исключительные права оппонента. Во-вторых, с помощью квадрокоптера удалось получить доказательства того, что в действительности продукция оппонента не имеет ничего общего с тем, что им было запатентовано.

Комплексная работа потребовалась для опровержения результата экспертизы, которую представил оппонент. Юристы Гардиума обратили внимание, что данное заключение было подготовлено самими представителями оппонента (патентным поверенным из юридической компании, которая представляла интересы заявителя), а потому не является допустимым доказательством. В отношении второго заключения были также выявлены все спорные и некорректные моменты.

Примечательно, что в этом деле существенную роль сыграли две вещи: заключение орнитолога и фотография птицы, сидящей на конусе — одном из «спорных» изобретений. Чтобы получить эти снимки, юристам пришлось съездить на место в Красноярский край и наблюдать за поведением птиц.

Эксперт оппонентов в своем заключении ссылался на доктрину эквивалентов, утверждая, что выпуклые элементы в виде ступенек в продукции клиента выполняют такую же защитную и отпугивающую функцию, как и контрастная штриховка в виде глаз хищной птицы, размещенная на продукции оппонента. В опровержение данного довода юристы Гардиума и представили заключение орнитолога, где последний указал, что выпуклые элементы в виде ступенек не могут оказывать на птиц отпугивающий или привлекающий эффект, а также фотографию птицы, сидящей на указанных элементах. Этот снимок полностью подтверждал довод о том, что данные элементы в продукции клиента приводят к улучшению (усилению) результата, а потому не могут быть расценены как эквивалент штриховки.

Спор длился почти год, в течение которого состоялось восемь заседаний. В итоге рассмотрение дела было прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.