Тренды

Trends

Основные тренды 2022 года в практике Роспатента и СИП РФ в сфере товарных знаков

Trend #1

В 2022 году Роспатент предъявляет повышенные требования к различительной способности обозначений, которые заявляют для регистрации в качестве товарных знаков как в сравнении со своей прежней практикой, так и практикой СИП РФ. СИП придерживается более гибкого подхода.

Рассмотрим различные проявления этого тренда.

Проявление 1

Когда словесный (даже если он не занимает доминирующего места) элемент комбинированного товарного знака описывает товар или услугу, Роспатент признает такое обозначение в целом описательным. СИП РФ придерживается более гибкого подхода к оценке обозначений. Суд оценивает, какое место «описательный» элемент занимает в товарном знаке. Вероятно, он также учитывает, хотя прямо об этом не пишет, какой элемент обозначения является «сильным», доминирующим; какова степень его различительной способности.

С очевидными противоречиями в решениях патентного ведомства СИП борется посредством доктрины законных ожиданий. Эта доктрина применяется в публично-правовых отношениях при защите добросовестной стороны от внезапного изменения мнения или политики государственного органа. За участниками оборота признается право рассчитывать на последовательность и предсказуемость правоприменительной практики (см., например, постановления СИП от 29.09.2021 по делу № СИП-762/2021, от 29.10.2021 по делу № СИП-140/2021).

Пример из практики

Постановление СИП РФ от 03.10.2022 по делу № СИП-202/2022

Роспатент отказал обществу в регистрации комбинированного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ (в том числе вода минеральная, напитки безалкогольные, лимонады, напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для напитков; соки фруктовые):

По мнению патентного ведомства, данное обозначение не соответствует требованиям п. 1, п. 3 и п. 6 ст. 1483 ГК:

реалистичное изображение лимона с листьями является неохраняемым элементом заявленного обозначения, а включенный в его состав словесный элемент «minerale» характеризует такой товар 32-го класса МКТУ, как «воды минеральные [напитки]», и следовательно, не обладает различительной способностью на основании п. 1 ст. 1483 ГК;

в отношении других товаров 32-го класса МКТУ регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение в отношении вида, свойств товаров в силу пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК;

заявленное обозначение не соответствует пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК, поскольку схоже с серией комбинированных товарных знаков, принадлежащих иностранному лицу PepsiCo, Inc. (всего 24), в том числе со словесным товарным знаком «Аква Минерале», зарегистрированном в отношении товаров 32-го класса МКТУ.

Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП РФ.

СИП поддержал заявителя и обязал административный орган зарегистрировать товарный знак. При рассмотрении данного дела СИП придал ключевое значение доктрине законных ожиданий. По мнению СИП, Роспатент должен был зарегистрировать обозначение, в первую очередь потому, что ранее он уже зарегистрировал множество товарных знаков со схожим элементом («minerale»).

Как отметил СИП, «подход административного органа должен отличаться предсказуемостью и не зависеть от того, какой эксперт Роспатента будет анализировать конкретное обозначение. Элементы, которые единожды административный орган признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться Роспатентом в качестве обладающих такой способностью».

Вывод Роспатента о неохраноспособности словесного элемента «Minerale» в связи с его описательностью противоречит факту регистрации товарных знаков по свидетельствам РФ № 481292, № 864787 и № 864785 со словесным обозначением «Societe Minerale».

Противопоставленные товарные знаки PepsiCo, Inc. также содержали словесный элемент «Минерале»/«Minerale». Но это не помешало Роспатенту зарегистрировать их в отношении таких товаров, как «составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков».

Рассматривая спорное обозначение с позиции иных оснований для отказа в регистрации товарного знака, СИП выделил в качестве сильного элемента «Vit&Go» (его проще запомнить, обладает большим размером). Похоже, что это сыграло свою роль и при оценке описательности товарного знака.

Проявление 2

Из анализа практики можно сделать интересный вывод. Роспатент верит, что российские потребители знают английский язык, а СИП, как правило, придерживается иного взгляда. В итоге Роспатент отказывает в регистрации англоязычных обозначений, которые в переводе могут характеризовать товар или услуги, а СИП отменяет его решения.

Сейчас у заявителей есть возможность зарегистрировать в качестве товарных знаков англоязычные обозначения, которые при переводе могут указывать на отдельные характеристики товаров и услуг при условии, что такой перевод не является очевидным. Шансы на регистрацию можно повысить посредством специфического написания словесного элемента (оригинальным шрифтом, нестандартным расположением слов и т. п.). Но у таких обозначений могут быть проблемы с прохождением экспертизы по существу в Роспатенте. То есть товарный знак получится зарегистрировать только после судебного обжалования решения административного органа.

Примеры из практики

Постановление СИП РФ от 08.04.2022 по делу № СИП-899/2021

На регистрацию в отношении молочных продуктов подано обозначение:

Роспатент отказал в регистрации, так как посчитал обозначение описательным. По мнению ведомства, семантика спорного обозначения «MORE! Milk» очевидна для потребителя ввиду заложенного в него смысла, домысливания не требует. Обозначение состоит из простых, известных потребителям слов английского языка, которые в переводе на русский означают «больше молока». Причем графическая проработка и разделение словесных элементов «MORE! Milk» черно-белым цветом не приводят к утрате его словесного характера и к иному смысловому значению.

Однако СИП посчитал словесный элемент «more!» охраноспособным фантазийным элементом. Суд пришел к выводу, что элемент может восприниматься российскими потребителями, которые не являются носителями английского языка, как транслитерация слова «море». Описательный элемент «Milk» может быть включен в знак в качестве неохраняемого. При этом СИП подчеркнул, что обозначение выполнено с оригинальной графической проработкой, позволяющей отличать его от иных сходных обозначений. В итоге СИП обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак.

Решение СИП РФ от 17.02.2022 по делу № СИП-1117/2021

На регистрацию в отношении юридических услуг подано обозначение «claims».

Роспатент, сославшись на словарно-справочные источники информации, указал, что слово «claim» (claims — множественное число) является лексической единицей английского языка, которое в переводе имеет следующие значения: претензия, иск, заявление, утверждение, требование, запрос, заявка и др. Проанализировав заявленные услуги 45-го класса МКТУ, ведомство пришло к выводу, что каждая из них представляет собой юридическую услугу, в рамках которой оказывается юридическая помощь, в том числе связанная с разъяснением, получением консультаций, составлением, оформлением, предъявлением, подготовкой, подачей таких документов, как претензии, иски, требования и заявления. Российские потребители соотносят понятия «претензия», «иск», «заявления», «требования» с каждой услугой заявленного перечня 45-го класса МКТУ, а следовательно, слово «CLAIMS» может быть квалифицировано в качестве общепринятого термина.

В судах дело неоднократно пересматривалось. В итоге СИП встал на сторону заявителя. Он исходил из того, что Роспатент неверно квалифицировал слово «claim» в качестве общепринятого термина в области права, указав, что оно имеется в англо-русском юридическом словаре. Не все слова, которые есть в словаре, можно признать терминами. Англо-русский юридический словарь гипотетически доступен российским потребителям. Однако это еще не означает, что они широко знакомы со всеми значениями слов из него. Средний потребитель юридических услуг в большинстве случаев — лицо, не обладающее специальными познаниями в подобной области. Кроме того, слово «claims» имеет другие переводы, которые не указывают на связь с юридическими услугами. Если обозначение может вызвать дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то оно не может конкретизировать определенный товар или услугу.

Между тем в практике СИП можно найти примеры дел, в которых суд все же делал вывод об описательном характере иностранных обозначений. На первый взгляд, они выбиваются из рассмотренной выше практики.

Пример из практики

Решение СИП РФ от 29.04.2022 по делу № СИП-1259/2021

СИП признал описательным обозначение «PARRUCCHIERI», заявленное на регистрацию в отношении услуг парикмахерских. Суд отметил, что в переводе с итальянского «PARRUCCHIERI» означает «парикмахеры». Перевод этого слова находится в открытом доступе, с ним может ознакомиться каждый. Итальянский является одним из распространенных языков Европы, что приводит в том числе к заимствованиям из итальянского языка в русский. Множественное число этого словесного элемента указывает потребителю на совместную деятельность парикмахеров в рамках определенного пространства. Таковым с точки зрения среднего потребителя, очевидно, является парикмахерская, салон красоты.

Смотреть

Защита IP на маркетплейсах: восьмая заповедь vs Wildberries

Подкаст. Выпуск #2

Ответственность продавца и владельца сайта

Оформляем отношения с фотографами и дизайнерами

Проверка товарных знаков на нарушения

Trend #2

Роспатент при рассмотрении заявок на регистрацию общеизвестных товарных знаков продолжает требовать от заявителей доказательств не только известности товарного знака, но и того, что потребители ассоциируют данное обозначение с заявителем. Проще говоря, известным должен быть не только знак, но и заявитель, и связь между ними. Особые сложности в данном аспекте возникают у заявителей, которые входят в группу компаний, когда непосредственное производство маркированных товаров осуществляют иные лица, также входящие в группу. В отношении них Роспатент, как правило, делает категоричный вывод: заявитель не доказал, что потребители ассоциируют с ним товарный знак. СИП РФ считает такую позицию ошибочной. По мнению суда, общеизвестность можно определить не только в отношении конкретной компании-производителя, но и в отношении «источника происхождения товаров».

Как проявляется

Пример из практики

Решение СИП РФ от 14.09.2022 по делу № СИП-230/2022

Роспатент отказал Berlin-Chemie AG в признании общеизвестным словесного товарного знака «МЕЗИМ» и комбинированного товарного знака:

Заявителем были представлены доказательства, что за период с 2004 по 2014 годы объем продаж бренда «МЕЗИМ» составил 281 540 593 упаковок на общую сумму 21 707 323 788 руб. За период с 2012 по 2019 годы объем продаж препарата в России составил 16 383 660 694,55 руб. Из результатов социологических исследований следует, что 99 % респондентов знакомы с препаратом «МЕЗИМ». Этого, а также множества других доказательств, по мнению Роспатента, оказалось недостаточно. Ведомство согласилось с тем, что товары, маркированные обозначением «МЕЗИМ», широко распространены на территории РФ. Между тем лицами, которые реализуют средства, способствующие пищеварению, маркированные обозначением «МЕЗИМ», являются общества с ограниченной ответственностью «Берлин-Хеми / А. Менарини» и «БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ», а не заявитель. В результатах социологических исследований не отражена степень осведомленности потребителя о производителе товаров. Заявителем не доказано, что потребитель товаров может ассоциировать иностранное лицо как производителя.

СИП РФ признал решение Роспатента недействительным и обязал ведомство повторно рассмотреть заявление Berlin-Chemie AG о признании обозначений общеизвестными.

Как отметил СИП, для вывода, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его ассоциирование с источником происхождения товаров, а также известность и узнаваемость:

фактическими или потенциальными потребителями;

лицами, которые участвуют в обеспечении каналов распространения того вида товаров или услуг, для которых используется знак;

деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров или услуг, для которых используется знак.

Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, который влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения, но не единственным и не решающим.

При этом заявитель вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком.

Общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем товарных знаков, обозначений или лицом, вводящим товар в гражданский оборот и обеспечивающим его доведение до потребителя, а в отношении субъекта, воспринимаемого потребителями в качестве источника происхождения товаров под заявленным на регистрацию обозначением.

Trend #3

Суды при решении вопросов, имело ли место нарушение исключительного права на товарный знак, является ли «младший» товарный знак сходным до степени смешения со «старшим», начинают учитывать степень различительной способности товарного знака и даже соотносить, пусть и неявно, ее со степенью сходства.

Как проявляется

Пример из практики

Постановление СИП РФ от 18.04.2022 по делу № СИП-647/2021

Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак «aledo» для осветительных приборов и деталей к ним из-за сходства с обозначением «ledo» для светового оборудования автомобилей. По мнению ведомства, словесный элемент «ledo» в спорном знаке графически обособлен от первой буквы «а», воспринимается отдельно и акцентирует на себе внимание потребителя. Сравниваемые товары принадлежат к одному роду, имеют одно назначение и круг потребителей. Однако СИП РФ пришел к выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений и обязал Роспатент зарегистрировать знак.

Словесный элемент «aledo» воспринимается как одно слово, двухцветное выполнение которого представляется графической проработкой товарного знака. При этом СИП учел, пусть и не прямо, что спорные обозначения обладают незначительной изначальной различительной способностью (при отсутствии данных о приобретенной различительной способности). Как им было отмечено, «вероятным представляется то, что применительно к товарам 9-го и 11-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается правовая охрана для спорного обозначения, а также связанные с ними услуги 40-го и 42-го классов МКТУ, сравниваемые обозначения будут восприниматься рядовым потребителем соответствующих товаров и услуг как „обыгрывание" термина „led" (light-emitting diode) — светодиод. Однако Роспатент не мотивировал данным обстоятельством свои выводы о неохраноспособности спорного обозначения». Иными словами, речь шла о недостаточно оригинальных фантазийных обозначениях.

Кроме того, по мнению СИП РФ, Роспатент необоснованно расширил круг товаров, которые могут быть однородными. Товары противопоставленного товарного знака относятся к товарам широкого потребления, а товары заявителя имеют производственно-техническое назначение для ограниченного круга специалистов, которым обычно известны изготовители. Это снижает степень их однородности и вероятность смешения.

Trend #4

СИП РФ при рассмотрении дел1, связанных с признанием действий правообладателя по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением, стал руководствоваться стандартом доказывания «баланс вероятностей». Суд оценивает, насколько вероятно то, что ответчик неслучайно выбрал такое же обозначение, а зная об обозначении истца. Ключевым фактором в таком случае является изначальная различительная способность товарного знака, его оригинальность. Действует следующая логика: чем более оригинально обозначение, тем менее вероятно, что два лица могли самостоятельно начать его использование, независимо друг от друга.

Как проявляется

Пример из практики

Постановление Президиума СИП РФ от 28.02.2022 по делу № СИП-599/2021

ООО «ПсковАгроИнвест» (далее — общество) подало в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Черный монах». Общество утверждало, что действия правообладателя (ООО «Чебоксарский мясокомбинат») по регистрации обозначения в отношении 29-го класса МКТУ (мясные продукты) представляли собой недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом. Общество использовало обозначение до его регистрации на имя ООО «Чебоксарский мясокомбинат» (далее — мясокомбинат).

Роспатент отказал в удовлетворении возражений, в связи с чем общество обратилось в суд с требованием об оспаривании этого решения. Суд первой инстанции поддержал заявителя, исходя из того, что мясокомбинат должен был знать об использовании обозначения обществом.

Между тем кассация отправила дело на новое рассмотрение. Президиум СИП исходил из того, что знание мясокомбината об использовании обозначения не было доказано заявителем. Президиум также отметил, что при отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от вышеупомянутого стандарта доказывания «баланс вероятностей». Оценивая действия ответчика с точки зрения нарушения стандарта разумного поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, суд первой инстанции не указал и не установил, какие именно действия должен был предпринять разумный и добросовестный участник, учитывая сложившееся, характерное и ожидаемое поведение такого участника в аналогичных обстоятельствах.

Применение указанного стандарта доказывания можно найти также в решении СИП РФ от 05.04.2022 по делу № СИП-1228/2021.

1 Истец может сразу обратиться в суд с требованием о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак, актом недобросовестной конкуренции (но не злоупотребления правом). Второй вариант — оспорить решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, решение ФАС РФ об отказе в признании действий правообладателя недобросовестной конкуренцией. Как правило, заявитель в таких случаях ссылается на то, что он использовал спорное обозначение до подачи правообладателем заявки на регистрацию товарного знака, при этом правообладателю было известно о таком использовании.

Trend #5

СИП РФ признает злоупотреблением правом действия заявителя по регистрации в качестве товарного знака обозначения, ранее используемого иным лицом, при наличии доказательств известности такого использования заявителю. Доказательствами могут быть сведения о сотрудничестве между правообладателем и изначальным пользователем обозначения; наличии договорных и иных отношений; данные об особенностях узкоспециализированного рынка, где «все друг друга знают». При этом не требуется доказывать широкую известность обозначения, наличие связанной с ним положительной репутации.

Как проявляется

Пример из практики

Постановление СИП РФ от 23.09.2022 по делу № СИП-1352/2021

СИП РФ удовлетворил требование ИП Семенова и обязал Роспатент аннулировать товарный знак конкурента «Кот Гошка» ИП Романова (с приоритетом от 28.07.2020), зарегистрированный в отношении 31-го класса МКТУ.

СИП установил, что ИП Семенов с 2004 года производит наполнители для кошачьего туалета под обозначением «Гошка». Несмотря на длительное и масштабное использование обозначения, ассоциативная связь у потребителей между ним и заявителем не подтверждена. Не доказана значительная доля рынка ИП Семенова либо его лидерство в упомянутой сфере производства. В рекламе нет привязки к производителю.

В то же время СИП все равно признал действия ИП Романова по регистрации товарного знака и его последующему использованию злоупотреблением правом. Романов ранее работал менеджером у Семенова. В его полномочия входило общение с клиентами, презентация товаров, поиск новых клиентов и каналов для реализации, организация сбыта.

Следовательно, Романов знал о деятельности заявителя с использованием упомянутого обозначения. После регистрации своего товарного знака он подал заявление в УФАС о запрете использовать обозначение, а также иск в суд о взыскании полуторамиллионной компенсации. Эти действия направлены на воспрепятствование Семенову в использовании обозначения, вытеснение его с рынка и необоснованное извлечение материальной выгоды.

Trend #6

Защита Роспатентом частного интереса правообладателя без инициативы этого самого правообладателя. В последнее время неоднократно стали попадаться кейсы, в которых Роспатент отказывает в регистрации товарного знака в связи с тем, что в нем используется чужой объект авторских прав даже без согласия правообладателя последнего. В ст. 1477 ГК РФ полномочия Роспатента четко определены. Так, Роспатент должен защищать права на объекты интеллектуальной собственности только по инициативе правообладателя. То есть приоритет отдается публичным, а не частным интересам. СИП РФ признает практику патентного ведомства недопустимой.

Как проявляется

Пример из практики

Решение СИП РФ от 29.09.2022 по делу № СИП-502/2022

Обществу отказали в регистрации товарного знака. Как указал Роспатент, спорное обозначение «Felix Krull/Феликс Круль» зарегистрировать нельзя. Оно сходно с названием известного произведения «Признания авантюриста Феликса Круля» за авторством Томаса Манна. СИП счел отказ незаконным.

ГК РФ не допускает регистрацию как товарных знаков обозначений, тождественных названию известного в России на дату подачи заявки произведения, цитаты из него или персонажа без согласия правообладателя.

Такое ограничение установлено в пользу правообладателей и их правопреемников. Именно они могут подавать возражения против предоставления охраны товарному знаку.

Причем проверяют, соответствует или нет обозначение упомянутому ограничению, не на стадии экспертизы, а в рамках иной процедуры — при оспаривании уже зарегистрированного товарного знака путем подачи возражения.

Поэтому Роспатент был обязан зарегистрировать спорный товарный знак.

Обсудим тренды
IP-практики?

Защищая незримое | IP Law

Критика и предложения

Международная практика

Анализ решений судов

В этом выпуске

Топ кейсов 2022

Интересные прецеденты

Дискуссионный клуб

Доктрина эквивалентов: особенности экспертизы и доказывания

Статьи юристов Гардиума за 2022 год

Что почитать