Академический взгляд
Highlights
Highlights #1

Максимальные усилия и минимальные требования в лицензионных договорах

Институт
Условия о «приложении максимальных усилий» и «минимальных требованиях к продаже» в лицензионных договорах.
Сущность института
Обязательство лицензиата прилагать максимальные усилия к коммерциализации результата интеллектуальной деятельности (РИД) и соблюдать минимальные требования к продажам продукта, воплотившего РИД, специальные условия лицензионных договоров. Как правило, речь идет об исключительной лицензии в отношении патентоохраняемых объектов. Широкое применение получили в англо-американском правопорядке.
Как применяется в сфере IP
Конструкция исключительной лицензии в сфере патентного права обычно используется в тех случаях, когда лицензиат заинтересован в доступе к конкретной инновации и готов вкладывать существенные средства в ее коммерциализацию. При этом у лицензиара может быть не быть существенных ресурсов для внедрения разработки. Например, университет или научная организация создала изобретения в сфере биотехнологий или фармацевтики. Для того чтобы воплотить такие разработки в финальный продукт, необходимы колоссальные финансовые и производственные ресурсы, которых у правообладателя нет. Такие ресурсы могут быть у фармацевтической компании – лицензиата. При этом, вкладывая существенные средства в коммерциализацию, лицензиат, как правило, закономерно ожидает получить эксклюзивность на рынке.

Ранее мы много писали про то, что функцией исключительных прав является, прежде всего, стимулирование участников оборота к тому, чтобы вкладывать средства в коммерциализацию РИД. В случае с договорами исключительной лицензии «исключительность» права лицензиата фактически выполняет ту же функцию.

Удовлетворение имущественных интересов правообладателя при этом ставится в зависимость от действий лицензиата. Лицензиар полагается на лицензиата в фактической разработке и коммерциализации технологии и отказывается от возможности зарабатывать деньги на любых других лицензиатах. Особенно это актуально для лицензий, в которых вознаграждение выплачивается в виде роялти, в процентах от дохода, прибыли, полученной лицензиатом. В таком случае доход правообладателя от коммерциализации производен от того, насколько эффективно действует лицензиат. Кроме того, правообладатель может быть заинтересован в успешности своей инновации, так как это привлечет внимание инвесторов к его иным разработкам.

Возникает вопрос: что делать, если лицензиат не использует патентоохраняемые объекты, права на которые ему предоставил правообладатель. Или использует в недостаточном объеме.

Американские юристы предлагают в таком случае предусмотреть в лицензионном договоре условие о «приложении максимальных усилий» либо условие о «минимальных требованиях к продаже».

Минимальные требования к продажам: в договор включается пункт, требующий от лицензиата достижения минимального уровня продаж в течение определенного периода времени. При этом такой уровень может быть установлен как в денежном выражении – минимальный доход (прибыль), который должен получать лицензиат, так и в натуральном выражении – количество продукции, которую должен реализовать лицензиат в отчетном периоде.

Каковы последствия нарушения таких требований?
Стороны могут предусмотреть, что при недостижении указанных показателей лицензиат обязуется выплачивать за использование патентоохраняемого объекта некий минимальный гарантированный регулярный платеж.
Стороны могут предусмотреть право лицензиата на односторонний отказ от лицензионного договора.
Стороны могут предусмотреть «трансформацию» договора исключительной лицензии в договор простой лицензии.
Стороны могут выплатить заранее оцененные убытки.
_
Условие о приложении максимальных усилий обычно формулируется следующим образом: «лицензиат обязуется приложить все (разумные) усилия для производства, маркетинга и продажи продукта». Некоторые эксперты критикуют такую практику. Подобные условия называют крайне нечеткими, расплывчатыми. Что означает «наилучшие / разумные коммерческие усилия»? Как это будет измеряться? Представляется, что пункт о лучших усилиях — это приглашение к спору (например, судебному иску). Нет каких-либо препятствий для того, чтобы включать такие условия в российские лицензионные договоры.

При этом важно помнить про положения п. 40 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в соответствии с которыми:

«В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

Мнение А. Карапетова по данному пункту Пленума: «Как только договор привязывает размер вознаграждения арендодателя, лицензиара и т. п. к размеру дохода, который будет получать арендатор, лицензиат и т. п. от использования того предоставления, которое он получает по договору, у последних возникают фидуциарные обязанности а) прилагать разумные усилия к использованию предоставления, и б) стремиться к извлечению максимально возможного дохода. Даже если это прямо не написано в договоре, такие обязанности должны подразумеваться и выводиться из п. 3 ст. 307 ГК. Соответственно, если лицензиат получил право на издание книги и обещал автору роялти в 10%, а книгу не издает или издает, но не запускает в сеть распространения или иным образом бездействует вопреки тому стандарту поведения, которое подразумевается в такого рода ситуациях и с учетом ожиданий автора, то автор может как расторгнуть договор, так и потребовать возмещения убытков в виде упущенной выгоды»1.

Мнение С. Будылина: «Не является ли такая логика (имеется в виду вышеобозначенная позиция А. Карапетова — прим.) чрезмерным упрощением? Ведь лицензионные договоры могут быть разными. В одних стороны могут подразумевать наличие фидуциарных обязанностей, а в других — не подразумевать»2.
1 Карапетов А. Новое постановление Пленума ВС РФ по интеллектуальной собственности в разрезе проблем договорного права // Zakon.ru. 23.04.2019. https://zakon.ru/blog/2019/04/23/novoe_postanovlenie_plenuma_vs_rf_po_intellektualnoj_sobstvennosti_v_razreze_problem_dogovornogo_pra?fbclid=IwAR0R3PzetR5_kYyRBritjb6P8VwNtWzk2XAY546eVxM0ptGS--jhYgnMGH0
2 Будылин С. Кролик Роджер и Город Надежды. К вопросу о фидуциарных обязанностях лицензиата // https://zakon.ru/blog/2020/1/20/krolik_rodzher_i_gorod_nadezhdy%C2%A0_k_voprosu_o_fiduciarnyh_obyazannostyah_licenziata#_ftn5
Составители
Подпишитесь
на новые выпуски
Раз в месяц присылаем свежий номер. Только полезный контент в удобном формате
© 2004–2022, ООО «ФПБ Гардиум». Все права защищены. В составе группы компаний WiseAdvice
ООО «ФПБ Гардиум»
+7 495 665-82-58
ИНН 7721854322
ОГРН 5147746423590