Максимальные усилия и минимальные требования в лицензионных договорах

Условия о «приложении максимальных усилий» и «минимальных требованиях к продаже» в лицензионных договорах.

Обязательство лицензиата прилагать максимальные усилия к коммерциализации результата интеллектуальной деятельности (РИД) и соблюдать минимальные требования к продажам продукта, воплотившего РИД, специальные условия лицензионных договоров. Как правило, речь идет об исключительной лицензии в отношении патентоохраняемых объектов. Широкое применение получили в англо-американском правопорядке.

Конструкция исключительной лицензии в сфере патентного права обычно используется в тех случаях, когда лицензиат заинтересован в доступе к конкретной инновации и готов вкладывать существенные средства в ее коммерциализацию. При этом у лицензиара может быть не быть существенных ресурсов для внедрения разработки. Например, университет или научная организация создала изобретения в сфере биотехнологий или фармацевтики. Для того чтобы воплотить такие разработки в финальный продукт, необходимы колоссальные финансовые и производственные ресурсы, которых у правообладателя нет. Такие ресурсы могут быть у фармацевтической компании – лицензиата. При этом, вкладывая существенные средства в коммерциализацию, лицензиат, как правило, закономерно ожидает получить эксклюзивность на рынке.

Ранее мы много писали про то, что функцией исключительных прав является, прежде всего, стимулирование участников оборота к тому, чтобы вкладывать средства в коммерциализацию РИД. В случае с договорами исключительной лицензии «исключительность» права лицензиата фактически выполняет ту же функцию.

Удовлетворение имущественных интересов правообладателя при этом ставится в зависимость от действий лицензиата. Лицензиар полагается на лицензиата в фактической разработке и коммерциализации технологии и отказывается от возможности зарабатывать деньги на любых других лицензиатах. Особенно это актуально для лицензий, в которых вознаграждение выплачивается в виде роялти, в процентах от дохода, прибыли, полученной лицензиатом. В таком случае доход правообладателя от коммерциализации производен от того, насколько эффективно действует лицензиат. Кроме того, правообладатель может быть заинтересован в успешности своей инновации, так как это привлечет внимание инвесторов к его иным разработкам.

Возникает вопрос: что делать, если лицензиат не использует патентоохраняемые объекты, права на которые ему предоставил правообладатель. Или использует в недостаточном объеме.

Американские юристы предлагают в таком случае предусмотреть в лицензионном договоре условие о «приложении максимальных усилий» либо условие о «минимальных требованиях к продаже».

Минимальные требования к продажам: в договор включается пункт, требующий от лицензиата достижения минимального уровня продаж в течение определенного периода времени. При этом такой уровень может быть установлен как в денежном выражении – минимальный доход (прибыль), который должен получать лицензиат, так и в натуральном выражении – количество продукции, которую должен реализовать лицензиат в отчетном периоде.

Каковы последствия нарушения таких требований?

Условие о приложении максимальных усилий обычно формулируется следующим образом: «лицензиат обязуется приложить все (разумные) усилия для производства, маркетинга и продажи продукта». Некоторые эксперты критикуют такую практику. Подобные условия называют крайне нечеткими, расплывчатыми. Что означает «наилучшие / разумные коммерческие усилия»? Как это будет измеряться? Представляется, что пункт о лучших усилиях — это приглашение к спору (например, судебному иску). Нет каких-либо препятствий для того, чтобы включать такие условия в российские лицензионные договоры.

При этом важно помнить про положения п. 40 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в соответствии с которыми:

«В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

Мнение А. Карапетова по данному пункту Пленума: «Как только договор привязывает размер вознаграждения арендодателя, лицензиара и т. п. к размеру дохода, который будет получать арендатор, лицензиат и т. п. от использования того предоставления, которое он получает по договору, у последних возникают фидуциарные обязанности а) прилагать разумные усилия к использованию предоставления, и б) стремиться к извлечению максимально возможного дохода. Даже если это прямо не написано в договоре, такие обязанности должны подразумеваться и выводиться из п. 3 ст. 307 ГК. Соответственно, если лицензиат получил право на издание книги и обещал автору роялти в 10%, а книгу не издает или издает, но не запускает в сеть распространения или иным образом бездействует вопреки тому стандарту поведения, которое подразумевается в такого рода ситуациях и с учетом ожиданий автора, то автор может как расторгнуть договор, так и потребовать возмещения убытков в виде упущенной выгоды»1.

Мнение С. Будылина: «Не является ли такая логика (имеется в виду вышеобозначенная позиция А. Карапетова — прим.) чрезмерным упрощением? Ведь лицензионные договоры могут быть разными. В одних стороны могут подразумевать наличие фидуциарных обязанностей, а в других — не подразумевать»2.