Доменные споры: тренды

Доменное имя — символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS) и индивидуализации интернет-ресурсов. ГК РФ не указал домены в числе объектов интеллектуальной собственности. Как следствие, на них не возникает исключительных прав, их владельцам не доступны перечисленные в ст. 1252 ГК РФ способы защиты. Не признают домены объектами интеллектуальных прав и западные правопорядки. Это, однако, не препятствует тому, что по мере развития цифрового общества, интернет-торговли доменные имена стали представлять собой ценный бренд-актив. На домены возникают имущественные, не интеллектуальные, права, которые владелец может уступить, «продать» третьему лицу. В 2020 г. самым дорогим стал домен NAS.COM — он был продан за 720 тыс. долларов. В России еще в далеком 2007 г. домен msn.ru был продан за миллион долларов.

Права на доменные имена могут «сталкиваться» с исключительными правами на средства индивидуализации. На одно доменное имя могут «претендовать» сразу несколько товарных знаков, зарегистрированных в разных классах МКТУ в отношении различных товаров и услуг. Абсолютный рекорд по количеству товарных знаков, содержащих совпадающий с доменным именем словесный элемент, принадлежит домену INFINITI.RU — 35 товарных знаков1.

Несмотря на различную правовую природу, такие объекты близки в функциональном смысле, все они индивидуализируют бизнес субъекта, осуществляемую им предпринимательскую деятельность, товары или услуги. Как отметил Президиум Высшего арбитражного суда РФ (ВАС РФ) в постановлении от 16.01.2001 по делу № 1192/00: «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц».

Согласно пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, размещение товарного знака в доменном имени — способ использования такого знака. В соответствии с п. 1 ст. 1474 ГК РФ, п. 1 ст. 1539 ГК РФ, правообладателю фирменного наименования, коммерческого обозначения принадлежит исключительное право использования своего обозначения в качестве средства индивидуализации, в том числе путем его указания в интернете. В таком случае использование в доменном имени чужого средства индивидуализации при установленных в законе условиях образует нарушение исключительного права.

Как разъяснил Пленум Верховного суда (ВС РФ) в постановлении № 10 от 23.04.2019 «О применении ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление Пленума ВС РФ № 10), по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Рассмотрим элементы данного нарушения.

Тождественность / схожесть до степени смешения доменного имени и товарного знака

К доменным спорам применимы все общие правила установления тождественности и сходства до степени смешения. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Для установления факта нарушения достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Доменное имя будет признано сходным до степени смешения с товарным знаком в том случае, если оно само по себе формирует у потребителей представление о связи между администратором домена и правообладателем товарного знака.

Выводы из судебной практики:

_

Отдельный интерес в рассматриваемом аспекте представляет практика тайпсквоттинга. Недобросовестный субъект регистрирует домен, близкий по написанию с известным товарным знаком или чужим доменным именем. Он заменяет некоторые элементы оригинального бренда с учетом тех возможных ошибок, которые могут допустить пользователи при наборе адреса ресурса в поисковике. Могут быть использованы дополнительные буквы и символы (например, applee.com, louis-vuitton.com). В результате тайпосквоттер может собрать на своем сайте достаточно большой процент «промахнувшихся» посетителей и заработать за счет показа рекламы. Обозначения, используемые тайпсквоттерами, как правило, могут быть квалифицированы в качестве сходных до степени смешения с соответствующими товарными знаками.

Однородность товаров или услуг

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род, вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и пр.

Раньше: При рассмотрении доменного спора суд мог не исследовать однородность товаров или услуг правообладателя товарного знака и администратора домена.

Пример: постановление СИП РФ от 05.08.2014 по делу № А40–101725/2013

Суд первой инстанции удовлетворил требования о нарушении исключительного права на товарный знак «perfekta» (19-й класс МКТУ «строительные материалы») к администратору доменного имени «perfekta.ru». Как им было отмечено, сам факт открытия интернет-страницы с доменным именем, которое сходно с товарным знаком другого лица, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть как незаконное. СИП РФ поддержал данное решение. Он исходил из того, что домен «perfekta.ru» и товарный знак «perfekta» имеют признаки сходства до степени смешения. Истец не давал своего согласия ответчику на использование товарного знака, правообладателем которого он является. При этом суды не исследовали вопрос того, предлагал ли администратор домена товары, однородные с товарами правообладателя.

Сейчас: Суды стали последовательно исходить из того, что при рассмотрении доменных споров непременно должен исследоваться критерий однородности.

Примеры:

Постановление СИП РФ от 23.10.2020 по делу № А50-35388/2019

СИП РФ отправил на новое рассмотрение дело о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени в связи с тем, что на стадии апелляции была неправильно произведена оценка однородности услуг истца и ответчика. Суд апелляционной инстанции сравнил сферы предпринимательской деятельности истца и ответчика. Между тем в соответствии со ст. 1484 ГК РФ, суд должен был сопоставить услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуги, для индивидуализации которых соответствующее обозначение было использовано ответчиком.

Постановление СИП РФ от 20.07.2020 по делу № А41-78552/2019

Суды удовлетворили требования правообладателя комбинированного товарного знака со словесным элементом «OVERLOAD» (7-й и 12-й класс МКТУ) к администратору домена «overload.ru». Они исходили из того, что спорный товарный знак зарегистрирован в отношении 7-го (машины, станки, двигатели) и 12-го (транспортные средства) классов МКТУ. А ответчик использует доменное имя при реализации деталей для автомобилей и иного оборудования. При этом обозначения являются сходными до степени смешения.

Постановление СИП РФ от 01.10. 2014 по делу № А40-92932/2013

Компания «ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД» обратилась с ИП с требованием о запрете использовать обозначение «goldstar», схожее до степени смешения с товарными знаками истца, в доменном имени «www.goldstar.ru». Ответчик утверждал, что спорное доменное имя используется в личных, научных и образовательных целях. СИП РФ поддержал позицию ответчика и отказал в удовлетворении иска, поскольку в материалы дела не представлены надлежащие, относимые и допустимые доказательства использования ответчиком доменного имени со словесным обозначением «goldstar» для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки.

Общеизвестные товарные знаки

Как отметил Пленум ВС РФ в постановлении № 10, нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации домена, тождественного общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Пример: постановление СИП от 11.02.2020 по делу № А41-7379/2019

СИП РФ признал неправомерным использование ответчиками общеизвестного товарного «KAMAZ» в доменном имени и адресах электронной почты (www.kamazi.ru, info@kamazi.ru, zakaz@kamazi.ru). Администратор домена утверждал, что занимается иной деятельностью, чем правообладатель товарного знака. Однако СИП заключил: «Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Исключительное право может быть нарушено при регистрации доменного имени, тождественного этому знаку или сходного с ним до степени смешения. Использование спорных адресов для направления потенциальным клиентам коммерческих предложений, сведений и документов способствует возникновению у потребителей стойких ассоциаций, связанных с правообладателем».

Киберсквоттинг

Это популярное проявление недобросовестной конкуренции, которое выражается в регистрации средств индивидуализации чужого лица в имени домена и представляет собой неправомерное использование чужого доменного имени, в том числе с целью его последующей продажи правообладателю. Случаи киберсквоттинга являются основанием для аннулирования домена.

В данном случае предмет доказывания следующий:

_

Отдельные проявления недобросовестности:

_

Постановление СИП РФ от 24.09.2014 № А40-149236/2012

Общество «Натур Продукт Интернэшнл» предъявило к «СэйлНэймс» и компании «Интернэшнл Лау Ассосиэйшн С. А.» требование о запрете использовать обозначение «NATURINO», сходное до степени смешения с товарным знаком истца (зарегистрирован в отношении товаров 5-го и 30-го классов МКТУ) в доменном имени «naturino.ru» и аннулировании регистрации домена. СИП пришел к выводу, что действия компании «Интернэшнл Лау Ассосиэйшн С. А.» по администрированию и использованию спорного домена нарушают исключительные права «Натур Продукт Интернэшнл» на товарный знак и являются актом недобросовестной конкуренции. Требования истца удовлетворены.

Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2017 по делу № А40-47754/2016

ИП Павел Воля обратился в суд с иском о запрете компании KARAYAMA INVESTMENT LTD использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельствам № 553012 и № 556421 в доменном имени «pavelvolya.ru». Суды первой и апелляционной инстанции признали требования истца подлежащими удовлетворению. Они согласились с доводом о том, что ответчик зарегистрировал доменное имя с целью его продажи. Это подтверждается размещенным на странице «pavelvolya.ru» баннером о продаже, кликая на который осуществляется переход на другую страницу, где предлагается отправить заявку о приобретении домена.

СИП РФ от 02.10.2013 по делу № А40-111177/2012

Компания NIKE International Ltd предъявила иск к Другалеву С. К. о признании действий ответчика по администрированию доменного имени «nike.ru» нарушением прав на товарные знаки и фирменное наименование истца и запрете использовать обозначение «nike» в доменном имени. Интерес к домену ответчик обосновывал созданием сайта, посвященного древнегреческой богине победы Нике, которую он со ссылкой на греческие источники именовал как Найк. Суд встал на сторону истца, запретив ответчику использовать обозначение «nike» в доменном имени «nike.ru». СИП заключил, что действия ответчика по регистрации доменного имени «nike.ru» создают угрозу нарушения исключительного права истца, так как администратор доменного имени может использовать его применительно к любым товарам и услугам. В то время как истец не может зарегистрировать на себя тождественное доменное имя.

Обратный захват домена

Ситуация: доменное имя было зарегистрировано раньше, чем сходный до степени смешения товарный знак.

Раньше: в судебной практике можно было найти различные подходы к решению данной проблемы.

Так, в некоторых случаях суды вставали на сторону администратора домена и отказывали в иске правообладателю товарного знака.

Постановление СИП РФ от 4.02.2015 по делу № А40-58425/2014

При рассмотрении дела о нарушении товарного знака «Чип-Топ» СИП РФ констатировал, что «дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией».

В нескольких делах суды отказывали в удовлетворении требований правообладателю товарного знака, основываясь на Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами (далее — Политика UDRP). Данная Политика была одобрена интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) и может быть отнесена к обычаям, сложившимся в сфере отношений, связанных с функционированием доменных имен. Логика судов в таких случаях следующая.

Согласно параграфу 4 (а) данного акта, изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

_

Тот факт, что ответчик зарегистрировал домен задолго до регистрации товарного знака и в последующем использовал его в законной предпринимательской деятельности, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца, указывает на его добросовестность. В таком случае его действия не представляют нарушения исключительного права6.

Но была и другая практика: суды удовлетворяли требования о прекращении использования сходного с товарным знаком домена, выплате компенсации, вне зависимости от даты регистрации таких объектов7.

Пример: постановление СИП РФ от 23.07.2015 по делу № А40-110599/2014

В деле по домену «garnizon.ru» СИП, удовлетворив требования правообладателя товарного знака о нарушении его прав администратором домена, констатировал, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Суд исходил из двух обстоятельств: доменное имя не является объектом исключительных прав; ГК РФ не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации.

Сейчас: на основе анализа «свежей» судебной практики можно сделать вывод, что сейчас суды склоняются ко второму подходу.

Примеры:

Постановление СИП РФ от 21.11.2019 по делу № А32-46872/2018

СИП не поддержал довод администратора доменного имени о том, что он «зарегистрировал спорное доменное имя ранее даты регистрации спорного товарного знака, и судам следовало учитывать дату регистрации товарного знака (20.04.2017) и дату регистрации доменного имени (13.06.2016)». Суд отметил, что «домен не имеет приоритета перед товарным знаком независимо от даты регистрации. <...> Определяющим считается не дата регистрации домена, а факт использования ответчиком товарного знака истца без его разрешения в отношении одних и тех же товаров. Ответчик — администратор домена и он несет ответственность за информацию на сайте, пользоваться которым без его ведома невозможно».

Постановление СИП РФ от 03.12.2019 по делу № А40-222169/2018

СИП отклонил доводы ответчика о том, что фирменное наименование и товарный знак зарегистрированы позже доменов, а потому в его действиях по администрированию сходного домена нет нарушения. Как подчеркнул суд, «право преждепользования действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Законодательство о товарных знаках и фирменных наименованиях не устанавливает защиты для преждепользователя какого-либо обозначения».

Постановление СИП от 18.12.2019 по делу № А40-240246/2018

Суд оставил без изменения акты нижестоящих инстанций, удовлетворив иск правообладателя товарного знака со словесным элементом «AHOTELS» к администратору сайта «ahotels.ru» о нарушении его исключительных прав. Истец и ответчик оказывали гостиничные услуги. При этом судом было установлено, что домен ответчика был зарегистрирован раньше знака обслуживания.

Постановление СИП от 29.04.21 по делу № А41-26923/2020

Общество «Национальная спутниковая компания» — правообладатель ряда товарных знаков со словесной частью «триколор», «tricolor», «триколортв». Самая ранняя дата регистрации товарного знака — 14.03.2008. Большинство товарных знаков зарегистрировано в 2019 г. Ответчик — предприниматель, который администрировал сайты под доменными именами http://www.tricolortv.info, https://tricolortv.tv, http://www.regtricolor.ru/, http://www.satvip.ru, на которых предлагал услуги, однородные услугам правообладателя. Первые два домена были зарегистрированы им еще в 2007 г., то есть до даты регистрации самого раннего товарного знака истца. Истец предъявил к предпринимателю иск о нарушении исключительных прав. Ответчик в своих возражениях указывал, что доменные имена зарегистрированы раньше дат предоставления правовой охраны товарным знакам, в защиту которых истец обратился в суд. По его мнению, при разрешении спора суды должны были учесть приоритет прав на доменные имена.

Суды трех инстанций встали на сторону истца и удовлетворили требования правообладателя товарных знаков.

Тренды, связанные с взысканием компенсации в доменных спорах

На практике правообладатели товарных знаков, как правило, предъявляют к администраторам доменов требования о взыскании компенсации от 10 тыс. до 5 млн руб.

В подавляющем большинстве случаев суды снижают заявленные истцами размеры компенсаций. Диапазон взыскиваемых компенсаций в доменных спорах в среднем колеблется между 50 тыс. и 500 тыс. руб. Хотя можно найти и примеры дел, где истцам удалось взыскать компенсацию от 1 млн (дело № А56-51169/2011, домен «мамамаркет.рф»); дело № А41-27647/2014, домен «avtokreditbank.ru»).

При определении размера компенсации суды учитывают: длительность незаконного использования доменного имени; объем реализованного с использованием доменного имени товара; наличие или отсутствие сведений о ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца; степень вины нарушителя; принципы разумности и справедливости; соразмерность компенсации последствиям нарушения8. ГК РФ не обязывает истцов доказывать конкретный размер компенсации. Между тем если правообладатели хотят взыскать серьезную компенсацию, они должны представить обоснования заявленного размера. В таком случае обычно требуется помощь квалифицированных юристов.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя, в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования, могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об аннулировании соответствующей регистрации.