Клинические исследования и неиспользование товарного знака

СИП РФ разобрался, является ли проведение клинических исследований
лекарственного препарата объективным основанием для неиспользования товарного знака в контексте ст. 1486 ГК РФ (досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования).

История вопроса

Новым участникам рынка сложно придумать и зарегистрировать привлекательный товарный знак, не сходный с ранее зарегистрированными, особенно если речь идет про словесные обозначения. Использовать какие-то экзотические, сложные обозначения получается не всегда. При этом многие правообладатели сами не используют зарегистрированный товарный знак или используют его в отношении далеко не всех товаров, которые указаны в свидетельстве.

Что делать, если компания выбрала товарный знак или уже начала использовать соответствующее обозначение, а он оказался занят, но не используется?

Прежде всего, направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от товарного знака либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. В случае отказа правообладателя — обратиться в Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования (ст. 1486 ГК РФ).

Условия удовлетворения подобных требований:

истец доказал свою заинтересованность;

ответчик не использовал товарный знак непрерывно в течение трех лет;

в деле отсутствуют «извиняющие», независимые от ответчика обстоятельства неиспользования.

На практике с такими делами сопряжено много вопросов.

В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Из данной формулировки следует два основных вопроса: какие именно обстоятельства могут быть приняты во внимание и как именно их должен учесть суд? Должно ли наличие «извиняющих», независящих от ответчика обстоятельств неиспользования автоматически влечь отказ в удовлетворении иска о досрочном прекращении?

Российские суды узко определяют перечень обстоятельств, извиняющих неиспользование товарного знака. Они не считают независящими от правообладателя обстоятельствами отсутствие спроса на производимые товары, финансовые трудности.

Ранее суды признавали в качестве независящего от правообладателя обстоятельства неиспользования банкротство, открытие конкурсного производства: «включение товарных знаков в конкурсную массу приводит к тому, что они не используются по независящим от лица обстоятельствам». И соответственно, отказывали в исках о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предъявленных банкротам.

Однако затем суды стали исходить из того, что само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не является доказательством, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам. Лицо, заинтересованное в приобретении входящего в конкурсную массу товарного знака, должно приобрести данный товарный знак на торгах по справедливой цене. Данный вывод нашел отражение и постановлении Пленума № 10 от 23.04.2019.

При этом в качестве «уважительных» причин СИП РФ при рассмотрении конкретных дел признавал:

административные барьеры на пути регистрации соответствующего товара для фармацевтической продукции (решение СИП РФ от 04.02.2014 по делу № СИП-212/2013);

невозможность правообладателя, производителя из Европы импортировать товары на территорию РФ из-за экономических санкций (решение СИП РФ от 26.06.2018 по делу № СИП-601/2017).

В рассмотренном ниже деле СИП РФ пришел к выводу, что необходимость прохождения сложных административных процедур, проведения длительных клинических исследований фармацевтической продукции, в отношении которой зарегистрирован товарный знак, не всегда может быть основанием для отказа в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При этом суд указал на совокупность обстоятельств, которые должны быть проанализированы в таких делах.

Спор

Общество «Дальхимфарм» обратилось в СИП с исковым заявлением к обществу «Валента Фармацевтика» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ № 178115 и № 602114 («гидазепам») в отношении товаров 5-го класса МКТУ (лекарственные средства) вследствие их неиспользования.

Ответчик сослался на то, что он не мог использовать спорные знаки. В отношении лекарственных средств необходимо провести клинические исследования, процедуру регистрации. Партия препаратов произведена, но ввести в свободный оборот ее нельзя по причинам, которые не зависят от воли правообладателя.

Первая инстанция поддержала позицию ответчика. Однако президиум СИП отправил дело на пересмотр.

Защита вашего IP портфеля

Объедините и защитите все IP-активы вашего портфеля в едином интерфейсе: товарные знаки, патенты, договоры, домены, споры и суды.

Подробнее

Чем интересно

СИП РФ сформулировал следующие важные выводы.

Уважительность причины неиспользования товарного знака сама по себе не влечет отказ в иске. Если таковая имелась в определенный период, он не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который правообладателю следует доказать факт применения знака.

Правообладатель (ответчик) ссылался на длительность исследований, регистрации лекарственных средств как на причину неиспользования товарного знака. Эти обстоятельства надо было оценить с точки зрения их зависимости от воли и поведения ответчика. Требовалось определить, насколько разумными и добросовестными были действия правообладателя, соблюдал ли он порядок и сроки проведения упомянутых процедур.

Позиция СИП РФ

При рассмотрении дела президиум СИП РФ отметил следующее.

Положения ст. 1486 ГК РФ предусматривают два обстоятельства, которые исключают досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования по иску заинтересованного лица, а именно представление правообладателем доказательств использования товарного знака или доказательств неиспользования товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам.

Суд первой инстанции пришел к двум взаимоисключающим выводам — о фактическом введении в оборот произведенного товара, маркированного спорными товарными знаками, и о наличии у ответчика объективных препятствий для введения в оборот произведенного товара, признав уважительными причины неиспользования товарных знаков.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема продукции. Названный подход основан на правовой позиции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая указывает, что использование товарных знаков должно быть предано гласности, т. е. товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы1. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Производство партии лекарственного средства и использование его для проведения клинических исследований на пациентах не может являться фактическим введением товара в гражданский оборот в понимании ст. 1484 и 1486 ГК РФ.

В силу абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. К таковым норма ч. 1 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) относит обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

При оценке уважительной причины неиспользования подлежат проверке следующие условия:

- обстоятельства не зависят от воли правообладателя, не являются обычным предпринимательским риском, например, законодательные запреты или государственные меры (препятствия для ввоза и т. п.);

- обстоятельства непосредственно связаны с использованием товарного знака, в частности государственные запреты на импорт или официальные запреты на использование, при этом обычные задержки в государственных органах не имеют значения;

- обстоятельства делают использование товарного знака невозможным или неразумным.

Проведение клинических испытаний может быть причиной неиспользования товарного знака, но только в случае, если выполняются указанные выше условия, в том числе анализируется зависимость порядка осуществления клинических испытаний от воли правообладателя. Аналогичный подход отражен в постановлении президиума СИП от 16.12.2021 № СИП-58/2021 и применяется в международной практике (решение Суда Европейского союза от 03.07.2019 по делу № С-668/17Р).

Суд первой инстанции не принял во внимание, что требования о досрочном прекращении правовой охраны заявлены в отношении двух товарных знаков, один из которых (товарный знак № 178115) зарегистрирован 02.08.1999, и ответчик является его правообладателем с 20.10.2006, а соответственно, суд первой инстанции не проверил наличие не зависящих от общества «Валента Фармацевтика» обстоятельств, препятствовавших проведению клинических исследований в установленные разрешением первоначальные сроки, учитывая, что ответчик приступил к разработке фармсубстанции только в 2017 г.

Суд первой инстанции не дал оценки обстоятельствам, которые, по мнению правообладателя, свидетельствовали о возможности применения п. 3 ст. 1486 ГК РФ, в частности, о наличии препятствий к завершению клинических исследований, об осуществлении обществом «Валента Фармацевтика» активных действий по введению лекарственного средства в гражданский оборот либо о невозможности осуществления таких действий не по воле правообладателя. Таким образом, суд первой инстанции не установил круг обстоятельств, необходимых для применения положений п. 3 ст. 1486 ГК РФ.

Если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, данный период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака. Следовательно, подлежит установлению период времени, когда уважительные причины существовали, в том числе с учетом данных о ранее выданном разрешении, а затем трехлетний период доказывания использования товарного знака определяется с исключением из него периода существования уважительных причин. Начальная дата отодвигается на соответствующий период времени. При этом может сложиться такая ситуация, что начальный момент окажется ранее даты регистрации спорного товарного знака, и тогда, по смыслу п. 1 ст. 1486 ГК РФ, использование товарного знака оценке не подлежит, а в удовлетворении требований отказывается.

1 (п. 9.86 и 9.88 р. F гл. 9 Введения в интеллектуальную собственность. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — WIPO publication № 478 (R), ISBN 92-805-0752-4-WIPO, Kluwer Law International, 1998)

Следующий кейс