Ретроактивная оговорка

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений. Иными словами, стороны вправе придать обратную силу договору. Данное правило обычно рассматривают как частное проявление принципа свободы договора.

Чтобы придать договору обратную силу необходима совокупность условий. Во-первых, требуется волеизъявление сторон. Во-вторых, до заключения договора между сторонами должны были возникнуть соответствующие отношения. Как справедливо отмечается в доктрине, «стороны не могут своим соглашением установить такое регулирование, что при их полном отсутствии в прошлом в силу заключенного договора отношения будут "как бы" имевшими место быть»1. В-третьих, ретроактивная оговорка не должна противоречить существу соответствующих отношений.

В судебной практике была выработана однозначная позиция, что: «распространение условий договора на ранее возникшие правоотношения возможно в том случае, когда между сторонами фактически существовали соответствующие отношения и стороны не возражают относительно придания договору обратной силы»2.

Показательным в рассматриваемом аспекте является постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ (ВАС РФ) от 23.08.2005 по делу № А40-36270/04-25-140 по иску ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля» к ООО «Авиакомпания «АЭРИНН-АВИА» о взыскании 4 004 450 руб. задолженности по договору хранения и технического обслуживания вертолета, а также 1 167 705 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Как отметил Президиум ВАС РФ, придание договору обратной силы возможно лишь в том случае, когда между сторонами фактически существовали соответствующие отношения. Поскольку до момента заключения договора хранения и технического обслуживания принадлежащего истцу вертолета ответчик (завод) не проводил обслуживание вертолета, придание данному договору в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ ретроактивной силы не может создать ни «ретроактивной» обязанности ответчика осуществлять подобное обслуживание, ни фикции наличия такой обязанности. Поэтому ответчик не может нести ответственность в виде обязанности возмещения убытков, которые возникли из-за неосуществления технического обслуживания вертолета в «ретроактивный» период. Ответчик не вправе требовать с истца и оплаты услуг по техническому обслуживанию вертолета, исчисленных в «ретроактивном» периоде.

Говоря о характере этих фактических отношений при этом, следует иметь в виду, что возможны два варианта:

Как справедливо отмечается в доктрине, совершение сторонами определенных действий, которые предполагается формализовать в письменной форме в будущем, может рассматриваться в ряде случаев как договор, заключенный в устной форме, с распространением на него всех положений, связанных с заключением договора в устной форме и последствиями несоблюдения письменной формы (ст. 161, 162 ГК РФ и др.). Соответственно, в таких ситуациях ретроактивная оговорка означает, что отношения, которые ранее развивались на основании устного договора, ретроспективно переводятся под регулирование позднее заключенного письменного контракта4.

В то же время такие фактические отношения по предоставлению благ до заключения договора с ретроактивной оговоркой должны считаться внедоговорными в тех случаях, когда;

Прежде всего, ретроактивные оговорки можно встретить в лицензионных договорах. Вполне распространенная ситуация: лицензиат начал использовать объект интеллектуальной собственности до подписания лицензионного договора. При этом возможны различные варианты. Первый вариант — между сторонами была устная договоренность о том, что лицензиат может использовать объект, пока стороны находились в процессе переговоров относительно отдельных условий договора. Второй вариант — лицензиат изначально использовал объект ИС без согласия правообладателя, нарушая его исключительные права, но впоследствии сторонам удалось договориться о заключении лицензионного договора. В обоих указанных случаях между сторонами возникли определенные отношения. При этом нет никаких препятствий к тому, чтобы распространить на них действие заключенного впоследствии лицензионного договора. Напротив, это будет способствовать нормальному развитию гражданского оборота, снижать нагрузку на судебную систему (т. к. иначе суду пришлось бы рассматривать спор о нарушении исключительного права).

Важно при этом учитывать, что действие лицензионного договора с ретроактивной оговоркой не может распространяться на тот период, когда лицензиар обладал правом на РИД6.

По мнению экспертов компании «Гарант», ретроактивная оговорка может включаться и в договоры об отчуждении исключительных прав7. Как было ими отмечено, в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420-453 ГК РФ). Следовательно, поскольку иное не предусмотрено положениями ГК РФ, к описанным в вопросе отношениям применимы и положения ст. 425 ГК РФ. По общему правилу исключительное право на РИД или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). Между тем стороны на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ могут предусмотреть в договоре условие о его распространении на предшествующий период.

В судебной практике можно найти подтверждения данному подходу. Так, при рассмотрении одного из дел арбитражный апелляционный суд отметил8, что в силу п. 2 ст. 425 ГК РФ распространение условий договора на предшествующий его заключению период возможно только в том случае, когда соответствующая оговорка имеется в тексте договора и между сторонами фактически существовали соответствующие отношения. В текст договоров сторонами не внесена оговорка о распространении условий договора на предшествующий период. Доказательств, что между сторонами в июле 2013 г. существовал договор об отчуждении исключительного права, суду представлено не было. Нетрудно заметить, что суд не усомнился в самой по себе возможности распространения договора об отчуждении исключительного права на предыдущий период. СИП РФ не прокомментировал вопрос ретроактивной оговорки. Между тем в целом он поддержал решение апелляции.

Интерес представляет постановление СИП РФ от 15.03.2023 по делу № А40-34917/2022. В нем речь идет не про договор об отчуждении исключительного права, но про соглашение посредством которого лицо получило исключительное право на объект. Госпредприятие и компания использовали совместно созданную программу на основании договора о сотрудничестве. Сторона, которая получала доход, обязана была передать другой стороне причитающуюся ей долю. Позднее стороны заключили новое соглашение о расторжении прежнего и распространили его действие на несколько месяцев назад. С указанного момента предприятие получило исключительное право на программу и прекратило перечислять контрагенту его долю. Компания сочла условие об обратной силе соглашения незаконным. Она сослалась на ГК РФ, в соответствии с которым обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения об этом. Однако эта норма является диспозитивной. Стороны вправе самостоятельно согласовать дату прекращения договорных отношений.

Между тем в случае с договорами об отчуждении возникает несколько вопросов, у которых отсутствует четкое решение.

Например, что делать с правами иных лиц на использование объекта ИС. Представим себе следующую ситуацию: в 2021 г. правообладатель № 1 заключил лицензионный договор в отношении программы для ЭВМ сроком на 5 лет. В 2023 г. правообладатель № 1 заключил с правообладателем № 2 (приобретатель) договор об отчуждении исключительного права, распространив его действие на период с 2020 г. Если мы допускаем в данном случае ретроактивную оговорку, значит, должны признать, что и в 2021 г. исключительное право на программу было у правообладателя № 2, а значит, лицензионный договор был подписан не управомоченным лицом.

Иначе обстоит ситуация с регистрируемыми правами на патентоохраняемые объекты, товарные знаки. В соответствии с п. 4 ст. 1234 ГК РФ, если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, исключительное право переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации. В таком случае у сторон отсутствует возможность определить, что у правообладателя № 2 возникло исключительное право на объект до регистрации перехода права. Как указал Пленум ВС РФ, обязательственные отношения из договоров об отчуждении исключительного права возникают независимо от государственной регистрации. Теоретически можно допустить, что к таким отношениям применима ретроактивная оговорка при том, что для всех третьих лиц эффект от отчуждения исключительного права возникает после регистрации. В таком случае ситуации с неуправомоченным лицензиаром можно избежать.

Между тем здесь возникают новые проблемы. Во-первых, вопросы вызывают различия в подходах к отчуждению исключительных прав на регистрируемые и нерегистрируемые объекты. Теоретически в отношении отчуждения прав на нерегистрируемые объекты можно также сделать вывод, что договор можно распространить на обязательственные отношения, которые возникли до его заключения, в то время как для третьих лиц эффект возникнет только после подписания договора. Но под такой вывод сложно подвести догматические или политико-правовые основания.

Во-вторых, возникает вопрос, как именно должны были складываться отношения сторон до подписания договора, чтобы можно было сделать вывод, что речь шла именно об отношениях по отчуждению исключительного права. Представим ситуацию: приобретатель права изначально использовал объект ИС без согласия правообладателя. Об этом узнал правообладатель и направил будущему приобретателю претензию. В конечном итоге сторонам удалось договориться, что «нарушитель» выкупает у правообладателя его исключительное право, а последний не предъявляет каких-либо претензий в связи с нарушением его права в прошлый период. С учетом того, что условия об отказе субъектов от защиты своих прав могут быть признаны недействительными приобретателю выгодно распространить договор на возникшие ранее отношения сторон. Но возможна ли в данном случае конструкция договора об отчуждении с ретроактивной оговоркой? Отчуждение исключительного права предполагает, что приобретатель получает полную совокупность правомочий в отношении объекта: не только возможность его использовать, но и право запрещать иным лицам такое использование; распоряжаться исключительным правом. Очевидно, что в описанной нами ситуации у приобретателя на стадии до заключения договора нет таких правомочий. Он может лишь использовать. В таком случае можно заключить, что соглашение сторон носит смешанный характер. Применительно к прошлому периоду можно говорить о простом согласии правообладателя на то, чтобы приобретатель использовал объекта.

Другая ситуация: стороны явно обсуждали отчуждение исключительного права. В переписке изначальный правообладатель выражал свое намерение передать приобретателю это право. Между тем стороны не сразу достигли согласия по поводу всех условий соглашения. Когда они все-таки это сделали, то решили распространить свое соглашение на предыдущий период. Например, чтобы приобретатель получил возможность предъявить иск к лицу, нарушившему исключительное право в прошлый период при условии, что изначальный правообладатель сам не хотел этим заниматься. Проблема, однако, в том, что передать одно намерение недостаточно, чтобы сказать, что между сторонами возникли отношения по передаче исключительного права. С учетом нематериального характера объектов ИС нельзя говорить даже про фактическую передачу объекта, господства над ним иному лицу. Передача может произойти лишь посредством отражения этого в тексте договора или при регистрации перехода права на объект.

Несколько иным образом обстоит ситуация с договором по передаче права на получение патента. В данном случае может произойти следующее. Авторы, создавшие техническое решение, раскрыли его некоему третьему лицу и согласились на то, что оно подало заявку на получение патента, после чего оформили все письменным договором. Если в таких случаях признавать ретроактивные оговорки недействительными условиями, то может создаться достаточно сложная ситуация. Одно лицо получило патент изобретение. Авторы не возражали и постфактум подписали договор об уступке права на получение патента. Между тем на момент подачи заявки у заявителя формально такого права еще не было.

В таком случае интерес представляет постановление Президиума СИП от 22.04.2022 по делу № СИП-811/2021. Один из авторов изобретения Стеценко Д. И. обратился в СИП с иском к ООО «НооГен» о признании патента на изобретение «Модифицированные олигонуклеотиды и способ их получения» недействительным в части неуказания Стеценко Д. А. в качестве патентообладателя и о признании патентообладателями названного патента общества «НооГен» и Стеценко Д. А.

СИП РФ отказал в удовлетворении требований. Он исходил из следующего. Между авторами патента на изобретение и обществом «НооГен» в 2016 г. был подписан договор об отчуждении исключительного права на получение патента. Между тем намерение на заключение данного договора у сторон возникло еще в 2014 г. вследствие разработки технических решений и инициирования процесса их регистрации в качестве изобретений. Из переписки истца и патентного поверенного следовало, что истец был не против того, что патент получит ООО «НооГен». По данному договору авторы передали ответчику право на получение патента на техническое решение «Модифицированные олигонуклеотиды и способ их получения».

Как констатировал СИП, «с учетом положений п. 2 ст. 425 ГК РФ, в силу которого стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений, принимая во внимание намерения сторон на заключение договора в 2014 г., а также учитывая фактические действия сторон по исполнению названного договора, суд первой инстанции счел возможным распространить условия упомянутого договора на период, предшествующий дате его фактического подписания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает основанными на нормах гражданского законодательства выводы суда первой инстанции о том, что само по себе несоответствие указанной в договоре даты действительной дате его подписания не является основанием для признания такого договора недействительным».