Столкновение «старшего» и «младшего» товарных знаков

Проиллюстрируем обозначенные выше тренды несколькими примерами из практики Роспатента и СИПа.

Из практики Роспатента:

Роспатент отказал Google в регистрации товарного знака «Google Orion». Ведомство исходило из того, что данное обозначение схоже с уже зарегистрированными наименованиями, в частности, телеком-оператора из Сибирского федерального округа «Орион Телеком» и похожими по названию и изображениям знаками, которые принадлежат производителю и поставщику оборудования для систем безопасности «Научно-внедренческому предприятию «Болид», агентству «Орион-недвижимость» и др.

Google попытался оспорить данное решение в Палате по патентным спорам. Роспатент отклонил его возражения.

Из практики СИПа:

Постановление президиума СИП РФ от 24.02.2022 по делу № СИП-605/2021 (дело по товарному знаку «Мастер Муравей»):

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Мастер Муравей», поданного обладателем исключительного права на два словесных товарных знака «Муравей». Правообладатель «старших» товарных знаков обратился в СИП РФ с требованием признать решение ведомства недействительным.

СИП встал на сторону Роспатента. Ключевой вопрос, который рассмотрел СИП: всегда ли нужно говорить применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ о сходстве до степени смешения, когда «старший» товарный знак полностью входит в состав «младшего» товарного знака (иными словами, «младший» состоит из «старшего» + еще одно слово)?

Президиум СИП указал, что в такой ситуации необходимо определить, не воспринимаются ли слова в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов. Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в их составе неразделимая. Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова, воспринимаются в качестве единого элемента.

Президиум СИП также отметил, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака. Так, некоторые слова, которые являются самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

С учетом изложенного СИП заключил, что основания для установления обстоятельств сходства какого-либо из элементов спорного товарного знака с противопоставленными обозначениями отсутствовали. Спорный «младший» товарный знак является единой неделимой конструкцией и не воспринимается как обозначение, состоящее из нескольких самостоятельных элементов.

Постановление СИП РФ от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020 (дело по товарному знаку «Gloria Jeans»)

ИП Ибатуллин обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «GLORIA JEANS» по свидетельству РФ № 515006 в части услуг 35-го класса МКТУ.

Заявитель посчитал, что товарный знак «GLORIA JEANS» сходен с его знаком «ГЛОРИЯ» за счет элементов «GLORIA» и «ГЛОРИЯ», однородности товаров и услуг, реализуемых и оказываемых под обоими знаками. Элемент «JEANS» не может учитываться, поскольку он переводится на русский язык как «джинсы» и указывает на вид товаров.

СИП отказался признать решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. Кассация подтвердила правильность решения.

СИП заключил, что среди российских потребителей спорный знак приобрел широкую известность, узнаваемость и стал восприниматься в качестве единой цветовой, графической и словесной композиции. Наличие слова «JEANS» и изобразительного элемента в виде фона синего цвета, который наиболее распространен для джинсовой одежды, в сознании потребителя вызывает однозначную ассоциацию с определенными товарами, джинсовой одеждой, которой элемент «GLORIA» придает хвалебный характер. В результате широкого использования знак стал восприниматься потребителями как единое целое, а не как совокупность отдельных элементов, которые заявитель разделил на сильные и слабые.

Постановление СИП РФ от 30.10.2020 по делу № СИП-591/2020 (дело по товарному знаку «Яндекс Афиша»)

Роспатент удовлетворил возражения ООО «Компания Афиша» и аннулировал регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша» (правообладатель — ООО «Яндекс») в отношении части товаров 9-го, 16-го классов и услуг 35-го, 38-го, 39-го, 41-го, 42-го классов МКТУ. Патентное ведомство исходило из того, что ООО «Компания Афиша» принадлежат исключительные права на товарные знаки «Афиша», «Афиша.ru», «Пикник "Афиши"» с более ранней датой приоритета. «Старший» товарный знак «Афиша» входит в «младший» товарный знак, а значит, регистрация последнего является недействительной в соответствии с п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

ООО «Яндекс» оспорил данное решение в СИП. Дело прошло несколько кругов рассмотрения. В результате СИП встал на сторону ООО «Яндекс». Суд пришел к выводу, что Роспатентом не была соблюдена методология проверки соответствия спорного товарного знака положениям п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Административный орган в принципе не анализировал обозначение на предмет того, является ли оно единой неделимой лексической конструкцией. В конечном итоге суд возложил на административный орган обязанность восстановить правовую охрану спорного товарного знака.

При этом СИП исходил из следующего. П. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличие от п. 6 названной статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. При этом п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как и п. 6, указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение.

При этом вероятность смешения применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

Вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, суд первой инстанции правомерно счел, что обозначение «Яндекс Афиша» представляет собой единую лексическую и семантическую конструкцию и, как следствие, спорный товарный знак состоит из одного словесного элемента и не распадается на части, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком «Афиша».