Установление стоимости права на использование товарного знака

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. Стоимость определяется, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за соответствующее использование товарного знака. С реализацией данного механизма расчета связано много вопросов.

Вопрос № 1. Какие документы и иные доказательства должны учитываться при определении стоимости права на использование?

Долгое время на выплату такой компенсации могли рассчитывать только правообладатели, представившие суду примеры ранее заключенных ими договоров простой лицензии. Стоимость права на использование определялась по цене простой лицензии. Если подобные лицензии ранее не выдавались правообладателем, суды отказывали в удовлетворении требования о взыскании заявленной компенсации даже при доказанности факта нарушения (пример: постановление СИП РФ от 06.06.2014 по делу № А40-126600/2013). Впоследствии суды стали учитывать и цену исключительной лицензии, определяя на ее основе стоимость права на соответствующее использование при неисключительном характере лицензии.

Пленум Верховного суда РФ (ВС РФ) в п. 61 постановления от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» допустил возможность учета иных, помимо лицензии, доказательств при установлении размера стоимости права на использование.

Он отметил, что «заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров товаров и их цену». При этом Пленум ВС РФ не разъяснил, о каких именно документах в данном случае может идти речь, какие обстоятельства должны учитывать суды при расчете компенсации.

В определении от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019 ВС РФ констатировал, что представление в суд лицензионного договора и иных договоров не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования).

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика. В случае, если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения:

Вопрос № 2. Может ли суд снизить компенсацию (взыскать не в двукратном размере)?

Положительный ответ на этот вопрос дал Конституционный суд в постановлении от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда».

Как отметил КС РФ, в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если:

При этом КС РФ дал следующие разъяснения. Пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в системной связи с абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, который занимается предпринимательской деятельностью и является конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения, с намерением незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, который ведет розничную торговлю и продает товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере. Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь — в отличие от лицензиатов — изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например, продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации может повлечь в этом случае, вразрез с правовыми позициями КС РФ о необходимости учета фактических обстоятельств дела и вопреки требованиям справедливости и разумности, явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, который причинен истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов.

Впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов ИС — размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т. е. не может быть меньше стоимости права использования товарного знака).

В настоящее время суды активно ссылаются на данное постановление КС при обосновании снижения компенсации ниже двукратного размера стоимости права на использование.

Постановление СИП от 02.06.2022 по делу № А43-39246/2017:
ОАО «Царицыно» обратилось к ООО «Первому мясокомбинату» с требованием прекратить нарушение на товарные знаки «ДВА ДВАДЦАТЬ» и «ДВА ДЕВЯНОСТО» (впоследствии исключительные права досрочно прекращены) и взыскать компенсацию в размере 5,5 млн руб. В расчете учтена двукратная стоимость права использования. После двух кругов рассмотрения фактически взыскано 2,7 млн руб., что соответствует однократной стоимости.

Постановление СИП от 18.09.2024 по делу № А48-3455/2023:
АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (ЧМПЗ), правообладатель товарного знака «ИМПЕРСКАЯ» (29 класс МКТУ), предъявил иск к АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (ОМПК), который реализовал колбасу «Имперская», о взыскании компенсации в размере 11 445 369 руб.

Вопрос № 3. Как рассчитать размер компенсации в двукратном размере стоимости права на использование товарного знака при условии, что:

Ответ судебной практики:
Необходимо сумму лицензионного вознаграждения за год разделить на 12 и умножить на два. В таком случае размер компенсации составляет: двукратный размер стоимости права на использование за 1 месяц. При этом суды исходят из того, что месяц — минимальный период использования товарного знака. См., например, постановление СИП от 20.08.2024 по делу № А40-221556/2023:

Правообладателем товарного знака Zinger ООО «Зингер СПБ» был выявлен факт продажи ИП товара (пилочки для ногтей), маркированного обозначением «ZINGER». Общество предъявило ИП иск о взыскании компенсации в размере 62 500 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак.

Суды трех инстанций удовлетворили требования. При этом они согласились с представленным истцом расчетами компенсации (в двукратном размере стоимости права на использование).

За основу был взят лицензионный договор, в соответствии с которым общество предоставило лицензиату право на использование товарного знака на неисключительной основе в отношении всех товаров и услуг 8-го и 35-го классов МКТУ. Ежегодный размер лицензионного вознаграждения по договору составил 750 тыс. руб.

Схема расчета компенсации: 750 тыс. руб. / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения/ 12 месяцев X 2 = 62500 рублей (взыскиваемая истцом сумма компенсации).

СИП признал несостоятельным довод ответчика, что при определении размера компенсации было необходимо принять во внимание то, что представленный истцом лицензионный договор заключен в отношении 11 рубрик товаров 8-го класса МКТУ, а ответчик использовал только одну рубрику «маникюрный инструмент» и продал только один контрафактный товар.

В деле, которое будет рассмотрено ниже, СИП ответил еще на один важный вопрос: как считать компенсацию в двукратном размере стоимости права на использование на основе цены ранее заключенного правообладателем лицензионного договора при условии, что цена договора определена как «роялти + паушальный платеж».

Общество «Стамо Тулс» — правообладатель товарного знака «STAMO», зарегистрированного с приоритетом от 11.09.2014 в отношении товаров и услуг 4, 6, 7, 8, 16, 21, 35, 37, 40, 42-го классов МКТУ.

Ответчик в своей деятельности использовал тождественное с товарным знаком обозначение «STAMO» при предложении к продаже товаров, однородных товарам 6-го класса МКТУ (пружины), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, на интернет-сайте https://santreyd.ru.

Правообладатель предъявил к ответчику иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 2,6 млн руб. (в двукратном размере стоимости права на использование товарного знака).

В подтверждение заявленной суммы компенсации истец представил лицензионный договор, заключенный между истцом (лицензиаром) и ИП Захаревичем С. А. (лицензиатом), в соответствии с которым за использование товарных знаков по свидетельствам № 573245, № 575498, № 575499 лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение, которое состоит из: паушального платежа в сумме 1 млн руб. без учета НДС; ежемесячных платежей (роялти) в размере 75 тыс. руб. ежемесячно.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично: с ответчика взыскана компенсация в размере 450 тыс. руб. Суд рассчитал компенсацию следующим образом: 75 тыс. (стоимость права использования товарного знака) * 3 месяца использования (срок незаконного использования) * 2 (двукратная стоимость компенсации).

При расчете суд первой инстанции не учел разовый паушальный платеж в размере 1 000 000 рублей, поскольку лицензионным договором не был предусмотрен срок, на который выплачивается данное вознаграждение, в связи с чем определение ежемесячной платы за пользование товарным знаком с учетом единовременного паушального взноса является некорректным. Апелляция поддержала решение первой инстанции.

СИП РФ отменил решение нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение. СИП исходил из того, что стоимость права составляют как паушальный платеж, так и периодические платежи — роялти. При расчете компенсации в двукратном размере стоимости права на использование паушальный взнос нужно пересчитать с учетом срока и способа незаконного использования обозначения.

Нижестоящие суды при расчете компенсации в двукратном размере стоимости права на использование товарного знака на основе предоставленного правообладателем (истцом) лицензионного договора учли только предусмотренные в нем периодические выплаты, умножив ежемесячную сумму на срок незаконного использования. При этом они не включили в схему расчета паушальный платеж, предусмотренный договором. СИП не согласился с подобным подходом. Суд сделал вывод, что стоимость права на использование составляют как периодические платежи, так и паушальный платеж. В таком случае обе эти суммы должны учитываться при установлении стоимости права на использование. Паушальный платеж нужно пересчитать с учетом срока и способа незаконного использования обозначения.

Возвращая дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, СИП исходил из следующего.