Применение принципа исчерпания права

Верховный суд разъяснил, каким образом должен применяться принцип исчерпания права на товарный знак, в ситуации, когда продавец рекламирует товары, которые у него отсутствуют в наличие, и которые он только планирует заказать у официального дистрибьютора — правообладателя товарного знака.

История вопроса

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, (ст. 1487 ГК) — так в ГК сформулирован принцип исчерпания права. В соответствии с ним правообладатель товарного знака теряет контроль над последующим распространением товара, маркированного товарным знаком, после того, как он сам или управомоченное им лицо впервые ввело такой товар в гражданский оборот.

Для чего этот принцип закрепили в законе?

Чтобы у правообладателя была возможность «заработать» на своем бренде, его репутации при первой продаже товара или предоставлении лицензии, франшизы на товарный знак, покрыть издержки на раскрутку бренда. При этом с позиции функций исключительных прав нет необходимости предоставлять ему контроль над последующим оборотом товаров.

Институт исчерпания права разрешает проблему столкновения исключительного права на товарный знак и права собственности на товар. Покупатель товара, будучи собственником, может совершать в отношении него различные действия. В отсутствие исчерпания права ему бы пришлось спрашивать разрешения со стороны правообладателя товарного знака.

Принцип исчерпания права необходим для поддержания вторичного рынка, на котором потребители могут приобрести продукт по сниженной цене, развития альтернативных каналов распространения материальных носителей, построения сложных дистрибьюторских сетей.

Принцип исчерпания права можно оправдать с позиции принципа рыночной и правовой определенности. В противном случае у покупателей не будет точных представлений относительно того, что они могут делать с вещью, а что нет.

Мы посвятили вопросам исчерпания права на товарный знак и параллельного импорта несколько подкастов:

Защищая незримое #32: Проблемы взыскания убытков в IP и не только: вопросы, ситуации, кейсы

Защищая незримое #24. Товарные знаки — однородность и использование под контролем

Также читайте подробный разбор темы исчерпания права в статье Ворожевич А. С. Пределы применения принципа исчерпания права на товарный знак // Законодательство. — 2025. — № 1. — С. 24–31.

Суть спора

ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» (истец) — правообладатель товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 7 и 12 классов МКТУ.

Истцу стало известно, что ООО «МашСервис» на своем сайте https://ms-74.ru/ использовало сходные с указанными товарными знаками обозначения. Обозначения размещались на технике, фотографии которой были представлены на указанном сайте.

Истец потребовал прекратить использовать товарные знаки и выплатить компенсацию. Ответчик, между тем, заявил, что между ним и ООО ТД «Вигма», который является официальным дилером ООО «ЧТЗ—Уралтрак», заключен договор поставки техники. Соответственно, он на законных основаниях разместил у себя на сайте продукцию с использованием товарных знаков.

Суды трех инстанций признали требования истца подлежащими удовлетворению. При этом, они отклонили вышеуказанные доводы ответчика.

Суд первой инстанции отметил, что заключенный между ответчиком и ООО ТД «Вигма» договор носит рамочный характер. Его предметом является поставка запасных частей техники. Отсутствуют данные об отгрузки товаров по данному договору.

Апелляционный суд сделал выводы о том, что само по себе наличие договорных отношений между ответчиком и ООО ТД «Вигма», в отсутствие первичных документов о реализации товара, не свидетельствует о фактической поставке товара Обществу официальным дилером. Заявление ответчика об оригинальном происхождении продукции не было обеспечено какими-либо доказательствами.

Нарушением исключительных прав истца является незаконное использование ответчиком товарных знаков путем размещения изображений на сайте в сети Интернет с целью предложения к продаже однородных товаров, следовательно, принцип исчерпания прав в рассматриваемом случае не применим.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы судов и посчитал, что ответчик незаконно использует обозначения, сходные со спорными товарными знаками, в отношении однородных товаров, создавая угрозу смешения в гражданском обороте, восприятия потребителями спорной продукции в качестве продукции истца.

Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.

Чем интересно?

Сегодня многие интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах заранее не закупают в больших объемах товары, которые планируют реализовывать потребителям. Они выкупают товары у их производителей, поставщиков только после того, как получат соответствующий заказ от финального покупателя. В таком случае возникает вопрос: могут ли они рекламировать соответствующие товары в отсутствии согласия правообладателя товарного знака, маркирующих такие товары брендов?

В отношении реализации оригинальных товаров, как было отмечено выше, действует принцип исчерпания права. Если розничный продавец получил товары от управомоченного дистрибьютора правообладателя, то он может свободно реализовывать такой товар, не обращаясь как правообладателю за получением согласия. Проблема, однако, в том, что в случае с поставкой под заказ у розничного продавца на момент размещения рекламы отсутствуют конкретные товары. Соответственно, он не может подтвердить, что рекламируемые им товары являются оригинальными.

Верховный суд разъяснил, каким образом принцип исчерпания права должен применяться в подобной ситуации. Продавцу необходимо предоставить доказательства того, что у него имеется реальная возможность приобрести предлагаемый к продаже товар на законных основаниях у уполномоченного правообладателем лица.

Позиция ВС РФ

Отправляя дело на новое рассмотрение, Верховный суд исходил из следующего:

По общему правилу в ситуации, когда ответчик ссылается, в обоснование правомерности использования товарного знака, на принцип исчерпания права, то он должен доказать наличие условий, указанных в ст. 1487 ГК. В этом случае он должен доказать, что спорный товар введен в оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия.

Однако в ситуации, когда лицом предлагается к продаже товар, который еще не закуплен (реализуя, к примеру, торговлю по формату прямой поставки под заказ), и, следовательно, не может быть индивидуализирован, данное лицо по объективным причинам не может доказать легальность происхождения такого товара. Но может доказать, что у него имеется реальная возможность приобрести предлагаемый к продаже товар на законных основаниях у уполномоченного правообладателем лица. Таким образом, при предоставлении ответчиком доказательств наличия у него соответствующих правоотношений (договора поставки, коммерческого предложения) с лицом, уполномоченным правообладателем на реализацию его продукции, предложение таким лицом к продаже на сайте в сети Интернет товара, маркированного этим товарным знаком, не может считаться нарушением. Исключения составляют случаи, когда из материалов конкретного дела следует, что такое лицо предлагает к продаже именно контрафактный товар.

Нижестоящие суды не опровергли доводов ответчика о том, что на страницах сайта https://ms-74.ru предлагалась к продаже оригинальная техника производства истца, маркированная его товарными знаками, а не контрафактный товар. Суды, ограничившись формальным обстоятельством непредставления ответчиком доказательств приобретения им предлагаемых в сети Интернет товаров у официального дилера правообладателя, не учли, что в рассматриваемой ситуации на ответчика не могла быть возложена обязанность по представлению доказательств, которые он объективно не мог предоставить.

Учитывая факт предоставления ответчиком в дело рамочного договора на поставку товаров с дилером правообладателя (Торговым домом), который в отзыве на иск подтвердил наличие у ответчика реальной возможности приобретения предлагаемого им к продаже товара на законных основаниях, бремя доказывания контрафактности предлагаемой ответчиком продукции в данном случае должно быть возложено именно на истца.