Каков срок исковой давности при признании договора отчуждения недействительным

После того, как договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки был признан недействительным, правообладатель предъявил иск к приобретателю прав о взыскании компенсации за нарушение исключительного права. Суды нижестоящих инстанций частично удовлетворили иск. Они исходили из того, что срок исковой давности начался с момента судебного признания договора об отчуждении прав недействительным. Однако Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение, посчитав, что истец мог и должен был узнать о нарушении значительно раньше — при публикации сведений в реестрах Роспатента или при подготовке иска о признании договора недействительным.

История вопроса

17 июля 2019 года между ООО «Компания Эдустронг» (правообладатель, далее - Компания) и ООО «Строникум» (приобретатель) был заключен договор об отчуждении исключительных прав на пять товарных знаков. Договор был зарегистрирован в Роспатенте 17 декабря 2019 года.

23 декабря 2022 года Арбитражный суд города Москвы признал данный договор недействительным (как сделку с заинтересованностью, заключенную в ущерб интересам общества) и обязал ООО «Строникум» вернуть исключительные права на товарные знаки обратно ООО «Компания Эдустронг».

В последствие ООО «Компания Эдустронг» обратилось в суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в период с 17 декабря 2019 г. по 31 декабря 2020 г.

Истец потребовал от ответчика выплатить на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ 368 280 925 рублей 44 копеек компенсации, рассчитанной на основе выручки от реализации продукции с использованием товарных знаков. Ответчик иск не признал, заявил о применении исковой давности.

Суд первой инстанции удовлетворил иск в части взыскании с ответчика 184 140 462 рубля 72 копейки компенсации. Решение поддержала апелляция и первая кассация. По мнению судов, размер компенсации был обоснован исходя из выручки от реализации продукции. Срок исковой давности считался не пропущенным.

Между тем, Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение. Верховный суд исходил из того, что истец мог узнать о нарушении еще при подготовке иска о признании договора недействительным. В таком случае срок исковой давности пропущен. Суды не дали должной оценки доказательствам расчета компенсации. Отсутствует мотивировка принятия расчета истца. Не исследованы первичные документы, подтверждающие объем нарушения. Имеются противоречия в представленных расчетах выручки.

Чем интересно

Верховный суд сделал важные разъяснения по поводу того, с какого момента необходимо исчислять срок исковой давности в спорах о нарушении исключительных прав, возникших между контрагентами оспоренного договора об отчуждении исключительных прав. ВС РФ пришел к выводу, что подготовка иска о признании сделки, направленной на распоряжения исключительными правами, может свидетельствовать об осведомленности правообладателя о нарушении его исключительных прав контрагентом по такой сделке.

При этом Верховный суд сделал ряд значимых выводов по поводу расчета и обоснования размера компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. В частности, он указал на необходимость исследования первичных документов.

Подписывайтесь
на наши брендмедиа

чтобы не пропустить много полезного контента от экспертов

Позиция СИП

Отправляя дело на новое рассмотрение, ВС РФ отметил следующее:

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске. Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела (пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее – постановление Пленума № 43).

На основании пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, если законом не установлено иное. Поскольку срок исковой давности установлен для судебной защиты права лица, то по общему правилу этот срок начинает исчисляться не ранее того момента, когда соответствующее право объективно было нарушено. При исчислении трехлетнего срока исковой давности также учитывается, знал или должен был знать истец о допущенном нарушении, то есть возможность его субъективного знания о фактах, порождающих требование к ответчику.

Следовательно, исчисление срока исковой давности по заявленному требованию может быть поставлено в зависимость от даты вступления в законную силу решения суда от 23 декабря 2022 г. по делу № А40-249145/2020, оставленного без изменения постановлением апелляционного суда от 16 мая 2023 г., лишь при условии, что вынесение соответствующих судебных актов обусловило осведомленность Компании о незаконном использовании товарных знаков Обществом. При этом именно сторона, заявившая о применении исковой давности, несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности, о чем разъяснено в пункте 10 постановления Пленума № 43.

Заслуживают внимания доводы ответчика в пользу того, что истец мог достоверно узнать о наличии оснований для предъявления иска о взыскании компенсации по делу № А40-4841/2024 до 16 мая 2023 г. Обращаясь с заявлением о признании недействительным договора и ссылаясь впоследствии на необходимость привлечения Общества к ответственности в виде выплаты компенсации за использование товарных знаков, Компания действовала в защиту одного и того же интереса — защиты исключительных прав на средства индивидуализации, а потому, получив сведения о наличии пороков договора, истец с этого же дня должен был осознать факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки.

Очевидно, что подаче в суд иска от 16 декабря 2020 г. в рамках дела № А40-249145/2020 предшествовала его подготовка по мотивам несогласия с регистрацией перехода исключительного права на товарные знаки. Запись о том, что Компания утратила статус правообладателя принадлежащих ей средств индивидуализации на основании договора с Обществом, опубликована 17 декабря 2019 г. в открытых реестрах Роспатента, размещенных в сети Интернет и находящихся в общем доступе. Таким образом, с этого же дня истец мог считаться получившим сведения как о нарушении своего права, так и о личности ответчика.

Сам факт инициирования Компанией судебного процесса о восстановлении нарушенного права указывает на то, что истец значительно раньше владел информацией о посягательствах ответчика и предпринимал меры по их устранению.

Моменты получения истцом информации об определенных действиях ответчика (в частности, о заключении недействительного договора) и о нарушении этими действиями прав истца могут не совпадать. При таком несовпадении исковая давность исчисляется со дня, когда истцу стало известно о негативных для него последствиях, вызванных поведением нарушителя. Само по себе приобретение исключительных прав на товарные знаки без реального их использования ответчиком в целях индивидуализации товаров и услуг при осуществлении собственной хозяйственной деятельности не создает предпосылок для взыскания компенсации. При той степени добросовестности и осмотрительности, какая требуется от любого участника гражданского оборота, истцу, узнавшему о нарушении исключительного права, следовало проанализировать эффект присутствия на товарном рынке недобросовестного участника и его влияние на перераспределение спроса, снижение доходов правообладателя.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 14 и 17 постановления Пленума № 43, в соответствии со статьей 199, 200 Гражданского кодекса увеличение истцом размера исковых требований до принятия судом решения не изменяет наступивший в связи с предъявлением иска в установленном порядке момент, с которого исковая давность перестает течь. В этой связи довод истца о том, что до получения сведений о точном размере компенсации отсчет срока исковой давности не производится, является необоснованным. Суды безосновательно полагали, что последовательность споров (об оспаривании договора и о взыскании компенсации) влияет на начало течения срока исковой давности. Если для удовлетворения иска по второму делу необходимо решение по первому делу, то рассмотрение первого спора не приостанавливает давность по второму, поскольку истец имеет возможность подать иск о взыскании компенсации и заявить ходатайство о его приостановлении до рассмотрения заявления о недействительности договора. Иных обстоятельств, свидетельствующих о лишении Компании возможности прибегнуть к предусмотренному законом компенсаторному механизму защиты до завершения производства по делу № А40-249145/2020, судами не выявлено.

Вывод судов о том, что истец не мог считаться лицом, права которого нарушены, до вступления в силу судебного акта о признании договора недействительным, также ошибочен. По общему правилу, предусмотренному в пункте 1 статьи 167 Гражданского кодекса, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Положения пункта 1 статьи 167 Гражданского кодекса о ретроактивности недействительности в равной мере применяются как к оспоримым, так и к ничтожным сделкам. Таким образом, после оспаривания сделки и признания ее недействительной с момента совершения считается, что Компания не утрачивала статус правообладателя.

В пункте 62 постановления Пленума № 10 отмечено: рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Из текста обжалуемых судебных актов явно усматривается, что принятие расчета истца в качестве достоверного и достаточного доказательства должным образом не мотивировано. Имеется противоречие при упоминании в качестве выручки от реализации контрафактных изделий 137 613 377 руб. 26 коп. согласно выписке из бухгалтерского учета от 26 марта 2020 г. № 03/03-21, и 184 140 462 руб. 72 коп., документальное обоснование которых давал истец в отрыве от названной выписки. Расчет Компании основан на том, что Общество признало требования в части 91 850 888 руб. 54 коп. и неправомерно не включило в стоимость продукции, маркированной товарными знаками, 92 289 574 руб. 18 коп. В ответ на соответствующий довод суды не проверили, что на приведенные суммы приходится именно доход от продажи индивидуализируемой товарными знаками продукции.

Институт компенсации введен в гражданское законодательство в том числе потому, что, обнаружив нарушение своих прав, правообладатель, как правило, не обладает точными знаниями об объеме допускаемого нарушения, доказательства которого находятся у ответчика. В соответствии со статьей 70 АПК РФ, если ответчик не опровергает позицию истца, суд вправе удовлетворить заявленные требования в полном объеме. Между тем в рамках настоящего дела Компания и Общество занимали взаимоисключающие позиции, соглашения по обстоятельствам, не требующим дальнейшего доказывания, достигнуто не было. В таком случае судам надлежало отразить в судебном акте результат оценки доказательств, на которые ссылались стороны спора, что сделано не было.

Суды отдали преимущество одним доказательствам перед другими без надлежащего анализа того, какие первичные документы либо иные документально подтвержденные сведения формируют расчет истца и контррасчет ответчика.