Франшизе быть или не быть, если договор не зарегистрирован

Спор возник между франчайзи и франчайзером по договору коммерческой концессии в сфере стритфуд-бизнеса. ИП Азовцев В.И. заключил договор с ООО «Безумно», выплатив паушальный взнос в размере 599 000 рублей за право использовать товарный знак и ноу-хау. Истец требовал расторжения договора и возврата денег из-за отсутствия регистрации прав на товарный знак, но суды всех инстанций отказали, установив, что фактическое исполнение договора имело место, а отсутствие регистрации не является основанием для расторжения.

История вопроса

В соответствии с п. 2 ст. 1028 ГК РФ, предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласно п. 6 ст. 1232 ГК РФ, при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления права использование объекта интеллектуальной собственности предоставление права использования считается несостоявшимся.

Как разъяснил Верховный суд РФ в п. 37 постановления Пленума № 10 от 23.04.2019: «предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации» (пп. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ). Данные разъяснения можно применить и к договорам коммерческой концессии.

Если буквально толковать положения ГК РФ и постановления Пленума № 10, то можно заключить, что право использования возникает с момента его регистрации. А значит, российский правопорядок в отношении лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии придерживается принципа внесения.

Подобный подход между тем, создает несколько сложно разрешимых проблем. Если следовать обозначенному подходу, то получается, что с момента подписания договора до регистрации исключительного права у пользователя не возникает права на использование объектов интеллектуальной собственности. В таком случае мы снова сталкиваемся с вопросом: значит ли это, что использование ОИС до регистрации представляет собой нарушение исключительного права (так у лицензиата еще нет права на использование). Очевидно, что на такой вопрос не может быть дан положительный ответ:

Во-первых, это противоречило бы воле сторон, которые заключили договор ровно для того, чтобы у пользователя была возможность легально использовать объект.

Во-вторых, существенным образом был бы нарушен баланс интересов сторон — в силу того, что обязательственные отношения сторон, по мысли ВС РФ, возникают независимого от государственной регистрации. У пользователя с момента подписания договора возникает обязанность по выплате вознаграждения, предоставлению правообладателю отчетов и т.п. В таком случае возникает закономерный вопрос: за что именно платит пользователь, если у него нет прав?

Представляется, что к регистрации прав пользователя, лицензиата необходимо подходить с позиции принципа противопоставимости. Такая регистрация не более чем способ оповещения третьих лиц о возникновении / переходе / предоставлении права. Право на использование ОИС, включая товарные знаки, существуют до и без регистрации, а регистрация лишь придает этому имеющемуся праву дополнительное качество публичности и действия против третьих лиц (известные свойства абсолютности права).

Суд по интеллектуальным правам, вероятно, осознает с какими сложностями сопряжено последовательное применение принципа внесения к правам на использование регистрируемых объектов. В связи с чем, в судебной практике сформировался следующий подход: для сторон договора коммерческой концессии, лицензионного договора правоотношения (в том числе, вероятно, и право использования объекта) возникают независимо от государственной регистрации. В отсутствии государственной регистрации права пользователя соглашение не порождает последствий для третьих лиц, не знавших о договоре.

Так, при рассмотрении одного из дел Суд по интеллектуальным правам констатировал следующее: отсутствие государственной регистрации перехода прав по договору коммерческой концессии не влечет недействительность договора, а влечет только признание несостоявшимся предоставление прав на товарный знак, при этом иные положения договора остаются действительными, а стороны остаются связанными обязательствами. (постановление СИП от 23.07.2024 N С01-1071/2024 по делу N А40-191601/2023).

Суть спора

Между ИП Азовцевым В.И. (истец) и ООО «Безумно» (ответчик) был заключен договор коммерческой концессии, по которому общество обязалось предоставить право использования комплекса исключительных прав, включающего — товарный знак со словесной частью «Безумно. Крутая шаурма», ноу-хау (методики организации стритфуд-кафе, финансовую модель, рецепты, стандарты сервиса и др.).

Истец уплатил паушальный взнос в размере 599 000 руб. за каждую розничную точку. Спустя некоторое время он обратился в суд с требованиями расторгнуть договор, взыскать 594 000 руб., как неосновательное обогащение, взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами. Истец ссылался на то, что предоставление прав на товарный знак по договору коммерческой концессии так и не было зарегистрировано, что является существенным нарушением условий договора. Это лишает его легальной возможности использовать товарный знак в отношениях с третьими лицами.

Суд первой инстанции отказал в иске. Решение поддержали апелляция и кассация. Суды отметили очевидное отклонение действий истца от добросовестного поведения, выразившееся в намерении вернуть произведенную оплату по надуманным основаниям, что расценили как злоупотребление правом, влекущее отказ в удовлетворении заявленных требований.

Позиция ВС РФ

СИП сформулировал важный вывод о том, что отсутствие регистрации не является существенным нарушением договора, если стороны фактически приступили к его исполнению, пользователь получил доступ к комплексу исключительных прав, правообладатель не чинил препятствий в использовании.
Позиция СИП:

Соглашаясь с решением суда первой инстанции, отказавшим в удовлетворении иска, СИП отметил следующее:

Обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ), о чем разъяснено в пункте 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Суды первой и апелляционной инстанции, установив, что существенные условия договора коммерческой концессии сторонами согласованы и стороны приступили к его исполнению, ответчик исполнил возложенные на него договором обязанности по представлению истцу комплекса исключительных прав, пришли к правомерному выводу об отсутствии оснований для расторжения договора и, как следствие, для удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения (возврате паушального взноса), поскольку спорная сумма перечислена истцом в соответствии с условиями договора.

Озвученные ответчиком объяснения причин задержки регистрации предоставления истцу права использования товарного знака — регистрация лицензионного договора третьего лица (правообладателя) с ответчиком (лицензиатом), предшествующего договору ответчика с истцом (сублицензиатом) состоялась только 15.11.2024, — носят непротиворечивый характер. При этом с учетом срока действия спорного договора (до 21.03.2032) регистрация предоставления истцу права использования вышеуказанного товарного знака третьего лица не исключена и может быть осуществлена в разумные сроки по результатам разрешения настоящего спора.

¹ Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. Л.А.Новосёловой. М., 2018. С. 119 (авторы главы – Л.А. Новосёлова, С.В. Михайлов).
² См., например: Определение Верховного суда Российской Федерации от 11 января 2016 г. № 300 – ЭС15-10765, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2022 г. по делу № СИП-942/2021, от 28 января 2022 г. по делу № СИП-627/2021, от 22 мая 2017 г. по делу № СИП-204/2016.
³ П. 165 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Следующий кейс