Использование чужого товарного знака без нарушения

СИП вслед за Роспатентом не нашел сходства у комбинированных товарных знаков со словесными частями «Атлант» и «Юратлант». При этом, СИП отказался делить обозначение «Юратлант» на две части «юр» и «атлант».

История вопроса

В последние годы российские суды признают, что далеко не каждое использование схожего с товарным знаком обозначения, в том числе при его нанесении на товар, образует нарушение исключительного права.

Как отметил Пленум ВС в п. 157 Постановления от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 ГК), например, в письменных публикациях или устной речи.

Случаи правомерного использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, перечислены в Обзоре практики СИП по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, утв. Постановлением Президиума СИП от 24.10.2022 № СП-21/24.

Примеры правомерного использования в информационных творческих целях:

Использование товарного знака «ЖелДорЭкспедиция» в статье ответчика, в которой описывался случай пропажи груза ответчика, воспользовавшегося услугами правообладателя (Постановление СИП от 22.07.2016 по делу № А40-128923/2015).

Использование товарного знака «Изопрофлекс–А» в информационном сообщении («патент на Изопрофлекс–А отменен») на сайте (Постановление СИП от 08.12.2015 по делу № А56–78444/2014).

Использование общеизвестного товарного «STOLICH№AYA» при демонстрации алкогольной продукции в кинофильме (Постановление СИП от 10.02.2020 по делу № А40–64050/2019).

Использования обозначения в общеупотребимом значении:

Правообладатель товарного знака, включающего словесное обозначение «CLIMATE-CO№TROL» («КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ»), заявил требование о нарушении его исключительных прав. Истец счел, что ответчики используют обозначение, сходное с его товарными знаками до степени смешения, на продаваемых ими куртках, а также на страницах сайтов www.lapla№der.ru и www.pitershoper.ru. Суды трех инстанций признали требования истца не подлежащими удовлетворению. Ответчики не использовали товарные знаки истца в том виде, как они зарегистрированы, а использовали обозначение «CLIMATE-CO№TROL» в качестве указания на особое свойство товара — климат-контроль (Постановление СИП от 24.02.2016 по делу № А56-78052/2014).

СИП признал правомерным использование в рекламе ресторана быстрого питания обозначения «Палочки оближешь», несмотря на его сходство с зарегистрированным в отношении классов 29, 30, 31, 35, 43-го МКТУ товарным знаком. Как отметил СИП, использование в рекламе словосочетания «Палочки оближешь» не было направлено на индивидуализацию товаров, работ, услуг. Ресторан использовал спорное словесное обозначение только в контексте высказывания о вкусовых качествах реализуемого товара (Постановление СИП от 11.04.2016. по делу № А40–47872/2015).

Правообладатель комбинированного товарного знака со словесным элементом «СЛАЙСЫ» (зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ) потребовал запретить ответчику использовать обозначение «СЛАЙСЫ» в отношении легких закусок на базе риса и хлебных злаков, продуктов зерновых и услуг по доставке товаров, расфасовке товаров, упаковке товаров. Суд отказал в удовлетворении иска. Решение поддержали апелляция и кассация. Суды исходили из того, что обозначение «слайсы» используется ответчиками не как средство индивидуализации товаров, а как указание на вид товара. Для индивидуализации товаров ответчик использовал на упаковке собственный товарный знак «SStyle», зарегистрированный в отношении ряда товаров 30-го класса МКТУ (Постановление СИП от 05.09.2017 по делу № А45-18024/2015).

Суды трех инстанций отказали ИП в иске о нарушении прав на товарный знак «Оригами» при следующих условиях. Конкурент истца (фирма по доставке суши и роллов «Ёбидоёби») запустила рекламную кампанию под заголовком «Ёбидоёби покупает. Оригами». При этом она призывала покупателей присылать ей фигурки оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как отметил СИП, простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак (Постановление СИП от 16.07.2018 по делу № А33-25467/2016).

Ответчик продавал блюдо гиро в ларьке. Правообладатель товарного знака «Гиро» потребовал привлечь его к административной ответственности за нарушение исключительных прав. Суды трех инстанций встали на сторону ответчика. Они исходили из того, что слово «гиро» считается общеупотребительным в кулинарии. ИП использовал его не как средство индивидуализации товара, а как вид блюда греческой кухни (Постановление СИП от 10.02.2021 по делу № А63-8862/2020).

Общество обратилось с иском о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Системно–векторная психология», зарегистрированного в отношении товаров 9-го класса и услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ. Ответчик использовал данное обозначение в качестве названия отдельных частей (модулей) предлагаемых образовательных курсов. Суд первой инстанции признал такое использование нарушением. Апелляция поддержала его решение. Однако СИП отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что указанные наименования модулей с очевидностью являются информационными обозначениями, раскрывающими суть дальнейшего изложения, а не средством индивидуализации, направленным на ассоциацию услуги с ответчиком. Системно-векторная психология — это одна из современных психологических теорий, направлений современной психологической науки, основанная на теории основных инстинктов человека (Постановление СИП от 13.02.2024 по делу № А62-8681/2021).

Предоставление правовой охраны некоторым из вышеуказанных товарных знаков (например, «гиро», «слайсы») можно было бы оспорить в связи с их описательным характером (п. 1 ст. 1483 ГК), так как они характеризуют товары, в отношении которых зарегистрированы. Однако у ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права отсутствовала возможность ссылаться на то, что товарный знак был зарегистрирован неправомерно. Подобные требования нельзя заявить в качестве встречного иска. Для их рассмотрения установлена специальная процедура — сначала административный порядок, затем оспаривание решения Роспатента в СИП.

До сих пор остается непонятным вопрос: можно ли приостановить рассмотрение дела о нарушении исключительного права до момента вынесения Роспатентом решения по возражению заинтересованного лица против регистрации товарного знака? Формальных оснований для этого как будто бы нет. В п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК ничего не сказано про рассмотрение связанного дела в административном порядке. Указано, что арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным судом, Верховным судом, судом общей юрисдикции, арбитражным судом. Между тем в практике встречаются примеры дел, где суд приостановил рассмотрение спора о нарушении исключительного права до рассмотрения Роспатентом возражений ответчика на предоставление правовой охраны товарному знаку истца.

В любом случае ответчику ничего не мешает в споре о нарушении исключительного права заявить о том, что он использовал обозначение без целей индивидуализации своих товаров (услуг), даже если он предполагает, что товарный знак как таковой носит описательный характер. При этом, как справедливо заметил СИП в вышеуказанном Обзоре, признание в конкретном деле факта использования слова, зарегистрированного в качестве товарного знака, в общеупотребительном значении не означает оценку охраноспособности товарного знака и не влечет признание его регистрации недействительной. Доктрина добросовестного описательного использования применяется, прежде всего, к так называемым суггестивным товарным знакам — когда обозначение намекает на характеристики продукта, но не напрямую, а через ассоциации. По общему правилу такие обозначения не признаются описательными и пользуется правовой охраной.

Так, товарный знак «Оригами» однозначно нельзя признать описательным. Это, однако, не отменяет того, что ответчик использовал схожее обозначение в описательных целях, не в качестве средства индивидуализации своих товаров (услуг).

Использование чужого товарного знака в информационных целях:

Суд признал правомерным использование компанией «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи» чужого товарного знака «флюкостат» в сравнительной рекламе со своим лекарственным препаратом — на рекламной листовке сравнивались два препарата (Постановление ФАС Московского округа от 06.10.2011 по делу № А40- 108056/10-19-956).

Правомерным признали использование товарного знака «Пропаганда» обществом «Корстон–Серпухов» при рекламе мероприятия — выступления певицы Ворониной В.В. Указание в рекламной продукции на выступление Ворониной В.В., являющейся экс-солисткой музыкальной группы «Пропаганда», является ссылкой на реальные творческие достижения данного исполнителя и не может быть признано незаконным использованием товарного знака истца (Постановление СИП от 26.05.2017 по делу № А41-50022/2015).

Суды признали правомерным использование ответчиком словесной части товарного знака истца «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» на контрэтикетке вводимых им в гражданский оборот товаров (водки) в следующем контексте: «Московский Завод «Кристалл», расположенный по адресу: Москва, ул. Самокатная д. 4, в 2008 году начал производство водки «Казенка». Суды установили, что указанное обозначение расположено на обратной стороне бутылки и указывает на наименование истца, его юридический адрес, а также содержит сведения исторического характера о начале производства водки «Казенка». При этом, как правило, товар располагается на витринах магазинов лицевой стороной к потребителю, соответственно восприятие потребителем товара начинается с лицевой стороны (Постановление СИП от 12.01.2021 по делу № А41-57533/2019).

Комбинат «ДОБРЫНИНСКИЙ» требовал компенсацию за упоминание его товарного знака на сайте «ДАРЬЯ-СТ» (ответчика). Ответчик утверждал, что он использовал спорный знак для информирования потребителей о продаже продукции истца в торговом центре «Браво» — контрагент комбината арендовал в нем торговые площади для реализации продукции истца. СИП поддержал ответчика — упоминание товарного знака в описательных и информационных целях, а не для индивидуализации товаров, не считается его использованием (Постановление СИП от 30.09.2019 по делу № А40- 266746/2018).

Суть спора

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович, являющийся правообладателем товарного знака «Удача», обратился в суд с иском к АО «Вимм-Билль-Данн» о запрете использования обозначения «Удачи» на упаковке молочного коктейля.

Истец утверждал, что ответчик без его разрешения использует сходное с товарным знаком обозначение, что нарушает его исключительные права. По мнению Ибатуллина, использование слова «Удачи» на продукции ответчика приводило к смешению товаров и введению потребителей в заблуждение.

В качестве доказательств истец представил фотографии продукции, скриншоты с сайта и видеозаписи из магазина. Он настаивал на том, что такое использование обозначения является нарушением его прав на товарный знак.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, установив, что слово «Удачи» было использовано компанией в общеупотребительном значении как новогоднее поздравление, а не как средство индивидуализации товара. Суд отметил, что продукция была выпущена лимитированной серией к Новому году, где на упаковках размещались различные праздничные пожелания («ЧУДЕС», «ДОБРА», «УДАЧИ», «УЮТА»).

Суд также учел, что основную индивидуализирующую функцию выполняла известная марка «Чудо», а не спорное обозначение. Кассационная инстанция согласилась с выводами нижестоящих судов, оставив их решения без изменения.

Чем интересно

В российской судебной практике устоялась правовая позиция о том, что использование сходного с чужим товарным знаком обозначения в общеупотребимом значением не представляет собой нарушения исключительных прав. В рассматриваемом деле суд признал правомерным использование слова в поздравительном контексте, а не для целей индивидуализации товара. При этом СИП уточнил критерии, по которым определяется, используется ли обозначение для индивидуализации товаров или в общеупотребительном значении.

Подкаст от авторов
IP Дайджеста

Позиция СИП

Поддержав решения нижестоящих инстанций, СИП РФ отметил следующее:

Использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи. С учетом подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ размещение товарного знака на упаковке товаров, по общему правилу, свидетельствует о его использовании для целей индивидуализации товаров, если иное не следует из обстоятельств дела.

При определении того, использован товарный знак для целей индивидуализации или для иных целей, следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение, размер, контекст (например, указание на назначение товара, совместимость и т.п.), указание собственных товарных знаков для индивидуализации товаров наряду со спорным обозначением, принятые в отношении определенных видов товаров способы маркировки, а также общепризнанные правила и практику в соответствующей отрасли, возможное восприятие потребителями спорного обозначения и риск введения их в заблуждение в отношении связи ответчика с правообладателем товарного знака.

Материалами дела подтверждено, что спорное обозначение не выполняло индивидуализирующей функции, а использовалось ответчиком в качестве новогоднего пожелания / поздравления. Так, ответчиком к Новому году произведена лимитированная партия напитков, на упаковках которых были размещены различные пожелания: ЧУДЕС, ДОБРА, ЛЮБВИ, УЮТА и т.д. Коллегия судей соглашается с позицией истца о том, что размещение на упаковке товара наряду со спорным обозначением иных средств индивидуализации ответчика не приводит в любом случае к отсутствию вероятности смешения. Вместе с тем в настоящем деле судами сделан вывод об отсутствии нарушения со стороны ответчика не в связи с тем, что на упаковке использован также и широко известный товарный знак ответчика «ЧУДО» (указанное обстоятельство учтено как дополнительное при оценке вероятности смешения), а поскольку спорное обозначение использовано не в целях индивидуализации товаров ответчика.

Предыдущий кейс