Сходства «младшего» и «старшего» товарных знаков

Суд по интеллектуальным правам РФ (СИП РФ) пришел к выводу, что обозначения со словесными элементами «Хруст» и «Хрустлига» являются сходными до степени смешения, вне зависимости от различий в графическом элементе.

История вопроса

Суды, как правило, находят сходство до степени смешения в ситуации, когда словесный элемент «старшего» товарного знака полностью входит в состав словесной части «младшего» знака. Ранее мы писали (см. Дайджест № 20), что из данного правила есть два исключения.

Во-первых, это устойчивые неделимые словосочетания, фразеологизмы. Например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция», «шапка Мономаха». В таком случае товарные знаки со словесными элементами «бабье лето» и «лето» вряд ли будут признаны сходными.

Во-вторых, это слова, входящие в сочетание «младший товарный знак», которые воспринимаются потребителями как единый словесный элемент. Такое восприятие может зависеть от особенностей композиционного построения элементов товарного знака и обстоятельств его использования. Так, СИП РФ не нашел сходства до степени смешения между словесными обозначениями «Муравей» (старший товарный знак) и «Мастер Муравей» (младший товарный знак). Между тем до сих пор у правоприменителей отсутствует четкое понимание того, в каких случаях можно принять второе исключение, а в каких нет. Ниже мы рассматриваем дело, в котором СИП пришел к выводу, что полное вхождение словесного элемента серии противопоставленных знаков в словесный элемент спорного указывает на высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков.

Спор

ООО «Железноводский хлеб» обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.01.2022 об удовлетворении возражения от 09.09.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ № 590064.

ООО «Железноводский хлеб» является правообладателем товарного знака «Хрустлига» (приоритет — 11.08.2015) в отношении товаров 29-го класса МКТУ.

Общество «Регион-продукт» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку на основании пп. 2 и 6 ст. 1483 ГК РФ. По утверждению заявителя, спорный товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированными на него в отношении товаров 30-го класса МКТУ товарными знаками, в том числе:

Кроме того, податель возражения ссылался на то, что спорный товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение в отношении товаров и их производителя, в связи с чем предоставление ему правовой охраны противоречит требованиям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Роспатент удовлетворил возражения общества «Регион-продукт», признав недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. ООО «Железноводский хлеб» оспорил данное решение в суде. СИП РФ поддержал решение Роспатента и отказал в удовлетворении заявления общества.

Защита вашего IP портфеля

Объедините и защитите все IP-активы вашего портфеля в едином интерфейсе: товарные знаки, патенты, договоры, домены, споры и суды.

Подробнее

Чем интересно

СИП констатировал, что полное вхождение словесного элемента серии противопоставленных знаков в словесный элемент спорного товарного знака (представляющего собой двукоренное слово — элемент противопоставленного знака + еще одно слово) указывает на высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков. Географический критерий сходства в этом случае имеет второстепенное значение.

Позиция СИП РФ

При вынесении постановления СИП отметил следующее:

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства в этом случае исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как разъяснено в п. 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, и при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования знака правообладателем; степень известности, узнаваемости знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Роспатент проводил сопоставительный анализ спорного и противопоставленных товарных знаков по их словесным элементам — «Хрустлига» и «Хруст» соответственно, учитывая, что словесный элемент «Хрустлига» представляет собой сложное двукоренное слово, а следовательно, может быть разделен на два словесных элемента.

Высокая степень сходства сравниваемых средств индивидуализации обусловлена именно фактом полного вхождения словесного элемента «Хруст» серии противопоставленных товарных знаков в словесный элемент «Хрустлига» (представляющий собой двукоренное слово) спорного товарного знака.

Географический критерий сходства имеет второстепенное значение в рассматриваемом случае.

При рассмотрении возражения против правовой охраны товарного знака охраноспособность противопоставленных средств индивидуализации проверке не подлежит. В связи с изложенным суд первой инстанции правомерно не учитывал те доказательства, которые направлены на подтверждение описательности входящего в противопоставленные товарные знаки словесного элемента.

Следующий кейс