Расчет компенсации в твердой сумме

Суды в 10 раз снизили компенсацию за незаконное использование дизайна упаковок продукции и фотографий. Истец с этим не согласился, поскольку компенсация за 15 объектов была сопоставима с компенсацией, которую он взыскал за один аналогичный объект в рамках другого дела. Но СИП поддержал решения нижестоящих судов.

История вопроса

Компенсация — альтернативная взысканию убытков мера ответственности за нарушение исключительного права. Как сложилось в судебной практике, она носит не только восстановительный, но превентивный и карательный (штрафной) характер (Постановление СИП от 21.05.2021 № С01-550/2021 по делу № А21-7414/2020).

При взыскании компенсации в твердой сумме (от 10 тыс. до 5 млн) сумму иска устанавливает истец, но суд может удовлетворить требование лишь в части, исходя из характера нарушения. Чтобы получить минимальную компенсацию, истцу достаточно доказать лишь факт нарушения. Обосновывать убытки не требуется. Однако если патентообладатель рассчитывает на сколько-либо значительную компенсацию, он должен представить суду документы, экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на предполагаемый количественный объем выпуска контрафактного товара за определенный промежуток времени. На практике, как правило, весьма сложно понять, чем руководствовался суд при установлении конкретного размера компенсации.

В соответствии с п. 62 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2021 № 10 «О применении ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации» суды при расчете компенсации в твердой сумме должны учитывать:

известность обозначения;

характер допущенного нарушения;

срок незаконного использования, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);

вероятные имущественные потери правообладателя;

являлось ли использование объектов существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Суды в подавляющем большинстве случаев просто констатируют, что учли все указанные обстоятельства, а решение было принято «исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения». Таким образом, при применении данного способа расчета компенсации решения носят весьма субъективный (а в некоторых случаях и произвольный) характер. При этом чаще суды склонны все же к тому, чтобы снижать размер компенсации. Непонятно, существует ли какая-то иерархия у указанных обстоятельств и каким из них следует придавать больше значения.

Рассмотренное ниже дело не особо выбивается из общей массы дел, при рассмотрении которых суд, во-первых, существенно снизил заявленную истцом компенсацию в твердой сумме, а во-вторых, не раскрыл, как именно он получил взысканную сумму. Между тем оно представляет интерес с позиции нескольких выводов, сформулированных СИПом. Пусть и в незначительной мере ему удалось уточнить алгоритмы расчета компенсации.

Спор

Истец — обладатель исключительных авторских прав на дизайн упаковок. Также истцу принадлежат исключительные права на фотографии, иллюстрирующие инструкцию по приготовлению кислородных коктейлей. Всего речь шла о 15 объектах авторских прав.

Ответчик использовал эти объекты на сайте oxy2.ru, а также на реализуемой им продукции без согласия истца. Факт использования был подтвержден протоколом осмотра сайта и контрольной закупкой.

Истец предъявил к ответчику иск о взыскании 1 750 000 руб. компенсации за незаконное использование дизайна упаковок и фотографий и о запрете использовать дизайн упаковок и фотографий.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично: с ответчика взыскано 175 тыс. руб. компенсации, в остальной части в удовлетворении исковых требований отказано. Истец оспорил данное решение. В числе прочего он ссылался на то, что компенсация за 15 объектов была сопоставима с компенсацией, которую он взыскал за один аналогичный объект в рамках другого дела. Между тем апелляция и кассация согласились с решением первой инстанции.

Чем интересно

При рассмотрении данного дела СИП РФ сформулировал несколько интересных выводов по поводу расчета компенсации за нарушение исключительного права в твердой сумме.

СИП констатировал:

В данном случае суды должны учитывать, каким образом ответчик использовал чужие результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Существует принципиальная разница между ситуациями, когда ответчик только реализовал произведенный иным лицом контрафакт и когда он сам изготовил объект нарушения, воспроизвел на нем чужие объекты авторских прав. В первом случае взыскиваемая компенсация должна быть меньше.

На размер компенсации не может влиять взысканная по аналогичному делу сумма.

Если истец рассчитывает получить значительную компенсацию, он должен представить сведения о вероятных имущественных потерях.

Зарегистрироваться

Взыскание убытков и компенсации за нарушения исключительных прав

Вебинар 29 марта

Опытные юристы-спикеры

Участие бесплатно

Формат дискуссии

Позиция СИП РФ

При рассмотрении спора СИП исходил из следующего:

Суд должен обосновать размер компенсации. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

- обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

- характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т. п.),

- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

- наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

- вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определяя размер компенсации, суд посчитал возможным взыскать с ответчика в пользу истца 175 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на 15 объектов авторского права. Как разъяснено в п. 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Определенный судами размер компенсации в рамках дела № А56-64983/20 не может являться определяющим фактором и влиять на размер компенсации в рамках настоящего дела, поскольку размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Вместе с тем ответчиком по настоящему делу является лицо, не являющееся участником процесса по делу № А56-64983/2020.

Действия ответчика не были направлены на воспроизводство фотографий и дизайна упаковки, а выразились только в реализации товара. С учетом отсутствия возможности влияния ответчика как на процесс производства, так и на принятие решений производителем товара, размер взыскиваемой с него компенсации может быть снижен. Кроме того, истцом не представлено сведений о вероятных имущественных потерях.

Следующий кейс