Обязан ли лицензиат использовать объект?

Вопрос

Последствия неиспользования лицензиатом патентоохраняемого объекта. Обязан ли лицензиат использовать объект?

О чем это

В соответствии с п. 40 постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019, «лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование РИД, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного РИД или средства индивидуализации».

Последнее положение представляется достаточно спорным. Прежде всего, здесь возникает вопрос, какое обязательство нарушает лицензиат, что это становится причиной и для взыскания убытков, и для расторжения договора. Рассмотрим различные варианты.

Вариант первый: лицензиат нарушил обязанность использовать РИД. Данный тезис, однако, легко опровергнуть. Использование объекта является правом лицензиата, которое он получает в соответствии с лицензионным договором. Субъективное право при этом не может выступать одновременно и субъективной обязанностью одного и того же лица.

Второй вариант: лицензиат нарушает обязанность по выплате вознаграждения за предоставление ему объекта. На это утверждение можно возразить, что при установлении лицензионного вознаграждения в виде роялти от дохода или прибыли лицензиата выплата такого вознаграждения фактически поставлена под условие получения такого дохода или прибыли. Стороны, особенно если говорить о субъектах предпринимательской деятельности, понимают, на что идут, предусматривая роялти без паушального платежа.

Третий вариант: лицензиат нарушил подразумеваемые фидуциарные обязанности — прилагать разумные усилия к использованию объекта и стремиться к извлечению максимально возможного дохода. Такого мнения придерживается, в частности, А. Г. Карапетов¹. Между тем С. Будылин называет такой подход чрезмерным упрощением. При этом он отмечает, что «лицензионные договоры могут быть разными. В одних стороны могут подразумевать наличие фидуциарных обязанностей, а в других — не подразумевать»².

В доктрине выделяют следующие критерии фидуциарных правоотношений:

критерий осуществления чужого права. Фидуциарное правоотношение — это осуществление чужого права, например, распоряжение правом на чужое имущество при фидуции, агентском договоре, корпоративном управлении;

критерий исполнения обязанности наилучшим для кредитора образом. Прежде всего, наличие данного критерия исключает возможность конфликта интересов бенефициара и фидуциара;

критерий юридической необратимости последствий. «Классические» типы фидуциарных правоотношений (указанные выше) объединяются высокой степенью уязвимости принципала и бенефициара перед фидуциаром. Все юридические действия фидуциара влекут за собой необратимые юридические последствия³.

Соответствуют ли отношения лицензиата и лицензиара таким критериям? Договор простой, неисключительной лицензии, очевидно, не отвечает ни одному из указанных критериев. Лицензиат реализует право на патентоохраняемый объект в своих интересах. При этом его интересам в конкретной ситуации может отвечать неиспользование изобретения. Например, он может посчитать, что его издержки на коммерциализацию окажутся выше потенциальной прибыли. При этом для лицензиара не создается каких-либо необратимых последствий. Он может предоставить лицензии иным участникам оборота, которые окажутся более активными и успешными, чем первый лицензиат. Или сам начать использовать свою разработку. В таком случае применительно к договорам простой лицензии вряд ли оправдано устанавливать такие последствия неиспользования изобретения как взыскание убытков, расторжение договора.

Несколько иначе обстоит ситуация с договором исключительной лицензии. Лицензиат реализует свое субъективное право в своих интересах. Здесь появляются важные нюансы. Прибыль правообладателя от разработки в таком случае в полной мере зависит от лицензиата. Лицензиар полагается на лицензиата в процессе коммерциализации технологии и отказывается от возможности заработать на любых других лицензиатах. В таком случае с определенной долей условности можно сказать, что он в экономическом аспекте осуществляет чужое право. Не в том смысле, что он выступает в качестве посредника, агента. А в том, что он является единственным источником получения правообладателем прибыли из своей разработки, от ее эксплуатации.

Второй критерий нельзя однозначно применить к исключительной лицензии. Лицензиат в любом случае действует в своих интересах. Между тем с учетом сильной зависимости от него лицензиара интересы последнего не могут полностью игнорироваться при рассмотрении судом спора. Наконец, третий критерий, напротив, полностью подходит к договорам исключительной лицензии. Лицензиар уязвим перед лицензиатом.

Вопрос фидуциарности лицензионных договоров неоднократно поднимался в американской судебной практике. В подавляющем большинстве случаев американские суды пришли к выводу, что по общему правилу из таких договоров не возникает фидуциарных правоотношений⁴. Между тем как американские суды, так и ученые в целом исходят из того, что при определенных условиях лицензионные договоры, при их сближении с посредническими, могут рассматриваться в качестве фидуциарных. Это может произойти в том числе при установлении обязательств лицензиата по приложению максимальных усилий по коммерциализации разработки.

Решение

У лицензиара должно быть право на односторонний отказ от исполнения договора при условии, что лицензиат в течение длительного времени (и здесь возникает вопрос: какого именно?) не начинает использовать изобретения или использует их лишь для создания видимости. Другой вариант — право требовать внесения изменений в лицензионный договор, его трансформацию из исключительной лицензии в простую.

Сторонам следует самим предусматривать в договоре такие возможности, определить срок, по истечении которого лицензиат сможет реализовать свое право.

Стороны договора могут придать лицензионному соглашению «дополнительную» фидуциарность, установив обязательства лицензиата прилагать максимальные усилия к коммерциализации РИД и соблюдать минимальные требования к продажам продукта.

Какие должны быть предусмотрены последствия нарушения таких требований? Стороны лицензионных соглашений могут предусмотреть, что при недостижении указанных показателей:

Лицензиат должен выплатить лицензиару за использование патентоохраняемого объекта некий минимальный гарантированный платеж.

У лицензиата возникает право на односторонний отказ от лицензионного договора; требовать трансформации исключительной лицензии в простую.

Выплатить заранее оцененные убытки, неустойку.

Подробнее про лицензионные договоры читайте: Ворожевич А. С. Лицензионные договоры в отношении изобретений: актуальные проблемы / Гражданско-правовые отношения: проблемы доктрины, законодательства и судебной практики: сборник статей, посвященных 75-летию доктора юридических наук, профессора Евгения Алексеевича Суханова / отв. ред. В. В. Витрянский. М.: Статут, 2023. С. 333 – 377.

¹ Карапетов А. Новое постановление Пленума ВС РФ по интеллектуальной собственности в разрезе проблем договорного права // Zakon.ru. 23.04.2019. https://zakon.ru/blog/2019/4/23/novoe_postanovlenie_plenuma_vs_rf_po_intellektualnoj_s
² Будылин С. Л. Кролик Роджер и Город Надежды. К вопросу о фидуциарных обязанностях лицензиата // Вестник гражданского права. 2019. № 5. СПС «Консультант плюс»
³ Зикун И. И. Конструкция доверительного управления в гражданском праве: нефидуциарная фидуциарность // Вестник гражданского права. 2017. № 3. СПС «Консультант плюс».
⁴ Wolf v. Superior Court, 107 Cal.App.4th 25 (2003); City of Hope National Medical Center v. Genentech, Inc., 43 Cal. 4th 375 (2008); Jacked Up, L. L.C. v. Sara Lee Corp., 854 F.3d 797; Wellogix, Inc. v. Accenture, LLP, 788 F. Supp. 2d 523, 545–46 (S.D. Tex. 2011); Hollomon v. O. Mustad & Sons (USA), Inc., 196 F. Supp. 2d 450, 458–59 (E.D. Tex. 2002)