Применима ли конструкция «использование под контролем правообладателя»?

В рассматриваемом деле СИП дал однозначный ответ на вопрос: применима ли конструкция «использование под контролем правообладателя» в спорах, не связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака? Можно ли ссылаться на факт использования под контролем правообладателя в делах о нарушении исключительных прав?

История вопроса

В контексте ст. 1486 ГК РФ (речь идет о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования) под использованием товарного знака правообладателем понимается в том числе использование товарного знака под контролем правообладателя. В 2015 году Президиум СИП (постановление от 7 августа 2015 г. № СП-23/21) утвердил справку по использованию товарного знака под контролем правообладателя. В справке перечислены случаи, которые могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя:

в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака;

использование по договору подряда или возмездного оказания услуг (гл. 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика или распространение такого товара, оказание услуг с использованием знака обслуживания, использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах;

наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц;

в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории РФ;

использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей.

Здесь, однако, возникает вопрос: применима ли конструкция «использование под контролем правообладателя» в спорах, не связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака? Можно ли ссылаться на факт использования под контролем правообладателя в делах о нарушении исключительных прав? Избежит ли ответчик ответственности, если докажет, что товарный знак использовался им под контролем правообладателя?

Пленум ВС РФ в постановлении № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» четкого ответа на данный вопрос нет. Отмечено лишь, что использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора (п. 73).

Ниже мы рассмотрим дело, в котором суд применил конструкцию «использование под контролем правообладателя» в деле о нарушении исключительных прав.

О чем спор

Истец ООО «ГАЗТЕХСЕРВИС» — правообладатель товарного знака,

зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 4-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Истцу стало известно, что в период с 17.03.2021 по 01.06.2022 указанный товарный знак незаконно использовался ИП Ф. на вывесках киосков. Киоски расположены рядом с модульными газозаправочными станциями, на которых ответчиком осуществляется розничная продажа сжиженного газа.

Истец предъявил к ответчику иск о взыскании компенсации в размере 5 млн руб. В обоснование исковых заявлений обществом представлены фотографии внешних фасадов киосков, датированные мартом 2021 года и августом 2022 года, кассовые чеки о покупке товара у ответчика.

Дело прошло несколько кругов рассмотрения. На втором круге суд первой инстанции удовлетворил требования истца в полном объеме. Между тем суд апелляционной инстанции отменил решение первой. Он исходил из того, что ответчица ранее являлась супругой руководителя и собственника общества — истца. В таком случае действия ответчика осуществлялись под контролем правообладателя, которые в соответствии со ст. 1486 ГК РФ при согласии последнего могут подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений: в спорный период истец и ответчик являлись аффилированными лицами.

СИП поддержал апелляцию.

Чем интересно

СИП сделал вывод о том, что использование товарного знака под контролем правообладателя без заключения лицензионных договоров, получения формального письменного согласия не образует нарушения исключительного права. В данном случае по аналогии применимы положения ст. 1486 ГК РФ.

Позиция СИП РФ

При рассмотрении данного дела СИП исходил из следующего:

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Истец не отрицает, что стороны являются между собой аффилированными лицами, вместе с тем настаивает, что аффилированность ответчика по отношению к нему как раз указывает на наличие в ее действиях вины и получение выгоды от использования спорного товарного знака. Такой вывод является несостоятельным, поскольку на основании оценки имеющихся в деле документов суд может прийти к выводу о доказанности использования товарного знака третьим лицом под контролем правообладателя в силу аффилированности указанных лиц.

Установление обстоятельств использования товарного знака под контролем правообладателя, в частности по смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ, является достаточным основанием для вывода о надлежащем использовании спорного товарного знака в исследуемый период времени.

Суд апелляционной инстанции пришел к верному выводу об отсутствии основания для удовлетворения исковых требований ввиду недоказанности истцом факта незаконного использования товарного знака.

В действиях истца по обращению в суд с настоящим иском наличествуют признаки злоупотребления правом. В период аренды АЗС истцом на внешней части фасада киосков, расположенных на арендуемых земельных участках, истец установил вывеску со спорным обозначением. После прекращения (расторжения) договоров аренды в 2020 году истец возвратил арендованное имущество собственникам АЗС без проведения демонтажа указанного товарного знака с фасада киосков. В течение 2021 и 2022 года ответчик в качестве арендатора также заключил договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых расположены киоски и оборудование, необходимое для отпуска газа. Истец так и не убрал свою вывеску с указанных киосков.

Получается, что истец самовольно, без согласования с арендодателями земельных участков, установил необходимые ему для деятельности вывески, которые являются его товарными знаками, и вместо того, чтобы забрать их, он, а точнее его конкурсный управляющий, предъявил новому арендатору иск со значительной суммой, указывая на то, что этот товарный знак используется в предпринимательской деятельности.