Установление (не)однородности товаров и услуг

Суд первой инстанции взыскал компенсацию за использование ответчиком обозначения, сходного до смешения с товарным знаком истца. Ответчик предлагал к продаже и рекламировал цветочные букеты с использованием спорного изображения. Решение поддержали апелляция и кассация. Но Верховный суд РФ направил дело на пересмотр. По мнению ВС РФ, нижестоящие инстанции не учли, что спорный знак зарегистрирован не для товаров, а для услуг 35-го класса. Суды не определили, какая именно деятельность ответчика им однородна.

История вопроса

Установление (не)однородности товаров и услуг 35-го класса МКТУ «реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная, в том числе услуги по продаже товаров через магазины, рекламе» создает для правоприменителей определенные сложности. Товары — это продукт производства, а услуги — это действия, направленные непосредственно на потребителя. В таком случае будто бы необходимо сделать вывод о том, что любой товар и услуга 35-го класса относятся к различным сферам экономической деятельности: в одном случае — производственная, в другом — торговая. В связи с чем их не следует рассматривать как однородные. Между тем если услуги сформулированы с уточнениями по ассортименту товаров или по сфере деятельности, то можно предположить, что они будут оказываться на том же рынке, на котором реализуются товары. Потребители могут быть введены в заблуждение относительно источника происхождения соответствующих товаров и услуг.

До последнего времени Роспатент исходил из того, что в случае выявления товарного знака, зарегистрированного в отношении 35-го класса МКТУ или поданного на регистрацию в отношении услуг 35-го класса, такой знак может быть противопоставлен или ему могут быть противопоставлены обозначения по всем классам товарных категорий.

Между тем с учетом нескольких дел, рассмотренных судами, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается отход от подобной позиции. СИП исходит из того, что по общему правилу услуги 35-го класса и различные товары не должны признаваться однородными.

При этом, как будет показано в рассмотренном выше деле, данный подход в конечном итоге (уже при помощи Верховного суда) получил распространение и применительно к спорам о нарушении исключительных прав (спорный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса, а используется ответчиком в отношении товаров).

Постановление СИП от 26.07.2022 по делу № СИП-1061/2021:
ИП Ибатуллин А. В. обратился за регистрацией обозначения:

в отношении услуг 35-го класса «продажа товаров, в том числе через магазины; реклама».

Роспатент отказал в регистрации обозначения по причине его несоответствия требованиям пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ ввиду его сходства с зарегистрированным ранее на имя иного лица товарным знаком в отношении товаров 29-го класса «мясо»:

ИП оспорил данное решение Роспатента в СИП. Суд признал отказ патентного ведомства неправомерным. При этом он исходил из следующего.

При определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений по общему правилу однородными товарами не являются.

К схожему выводу пришел СИП и при рассмотрении дела в отношении товарного знака Medi-peel (постановление Президиума СИП от 17.11.2022 по делу № СИП-234/2022).

Данное дело мы рассмотрели на нашем подкасте.

Суть спора

ИП Шамаев Р.И. — обладатель исключительного права на товарный знак (знак обслуживания):

Товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг 35-го класса МКТУ «реклама и управление бизнесом».

Истцу стало известно, что ИП Жукова К .А. (ответчик) предлагала к продаже и рекламировала в интернете и на страницах в социальных сетях цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение «X.О.FLOWERS», сходное до степени смешения с товарным знаком.

ИП Шамаев Р. И. предъявил к ИП Жуковой К. А. иск о взыскании 740 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляция и кассация поддержали решение первой инстанции. Суды исходили из доказанности факта нарушения исключительных прав на товарный знак.

Ответчик на интернет-ресурсах предлагал к продаже, рекламировал цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение товарного знака. Товары и услуги, реализуемые ответчиком и рекламируемые в интернете, маркированные обозначением «X.О.FLOWERS», однородны товарам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Стороны предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком.

Между тем ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Чем интересно

Если товарный знак зарегистрирован в отношении только услуг 35-го класса МКТУ, суды должны учитывать, что данное обозначение зарегистрировано не для товаров, а для индивидуализации услуг. В таком случае при рассмотрении спора о нарушении исключительных прав они не должны оценивать однородность товаров, реализуемых истцом и ответчиком. Может учитываться только однородность услуг для третьих лиц и услуг ответчика.

Позиция СИП РФ

Возвращая дело на новое рассмотрение, Верховный суд отметил следующее:

Выводы судов о наличии сходства до степени смешения знака обслуживания истца и использованного ответчиком в деятельности обозначения «X.О.FLOWERS» являются верными.

Вместе с тем, нижестоящие суды не учли, что право на товарный знак или знак обслуживания ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве. При этом охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Элементами нарушения исключительного права являются несанкционированные правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, что предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрирован знак истца.

Идентичность и однородность товаров или услуг, сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику.

Нижестоящие суды не учли, что спорный товарный знак зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35-го класса МКТУ. Они не проанализировали и не уточнили, какая именно деятельность, осуществляемая ответчиком с использованием обозначения «X.О.FLOWERS», является однородной каким-то определенным услугам, в отношении которых зарегистрирован этот знак обслуживания.

Суд апелляционной инстанции сделал следующие выводы: ответчик незаконно оказывал услуги, отнесенные к 35-му классу МКТУ, демонстрируя букеты и цветочные композиции на веб-сайтах и социальных сетях, рекламируя товары, поддерживая на протяжении длительного времени информацию и рекламные материалы о товарах (букетах и цветочных композициях) в электронных базах данных. Указанная деятельность является аналогичной деятельности истца и соответствует услугам, включенным в 35-й класс МКТУ. Истец осуществляет коммерческую деятельность, рекламирует свой товар, являющийся идентичным товару, который демонстрировал на веб-сайтах и в социальных сетях ответчик. Фактически суд апелляционной инстанции оценил идентичность товаров, реализуемых сторонами, и однородность их деятельности, а не однородность (сходных, то есть выполняющих ту же функцию) услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, которые приведены в перечне регистрации товарного знака.

Между тем фактически осуществляемая истцом деятельность не имеет значения для установления однородности сравниваемых услуг. Смешение определяется применительно к услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания. Суды не определили, каким именно услугам, приведенным в перечне регистрации знака обслуживания, однородны оказываемые ответчиком и названные судом услуги: демонстрация букетов и цветочных композиций, их реклама; а также не указал, по каким критериям устанавливается такая однородность.

Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Эта однородность может существовать также между товаром и услугой. По смыслу МКТУ под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействие другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем.