Существенные изменения товарного знака

О чем это

Существенность изменений товарного знака в соответствии с ГК РФ учитывается в трех случаях:

Изменение заявленного обозначения на стадии экспертизы товарного знака:

Согласно п. 2 ст. 1497 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется само обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Изменение зарегистрированного товарного знака:

В соответствии с п. 1 ст. 1505 ГК РФ Роспатент по заявлению правообладателя вносит в реестр товарных знаков и в выданное свидетельство изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа.

Использование зарегистрированного товарного знака с изменениями:

Согласно п. 2 ст. 1486 для целей данной статьи использованием товарного знака признается в том числе использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Если правообладатель использовал обозначение с несущественными изменениями в сравнении с тем, как оно зарегистрировано, иск заинтересованного лица о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака не будет удовлетворен.

Сущность института

ГК РФ не определяет, какие изменения являются существенными, а следовательно, недопустимыми. Подзаконными нормативными актами устанавливаются правила определения существенности изменений исключительно на стадии экспертизы заявленного обозначения (применительно к первой ситуации).

В соответствии с п. 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее — Правила № 482):

Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т. е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.

К таким изменениям, в частности, относятся:

включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента;

фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента;

графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

В п. 5 гл. 1 раздела V Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утверждено приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12) приведены аналогичные подходы.

Важные разъяснения были даны СИП РФ в Обзоре судебной практики по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений) (обзор утвержден постановлением президиума СИП РФ от 26.07.2024 № СП-22/15).

Как отметил президиум СИП РФ в отношении второй ситуации, «изменение уже зарегистрированного обозначения по инициативе правообладателя возможно лишь в случае, если объем правовой охраны не изменяется, и третьи лица, полагавшиеся на публичную достоверность данных о конкретном охраняемом обозначении, не должны корректировать свою ведущуюся или предполагаемую хозяйственную деятельность под измененное обозначение».

В отношении третей ситуации президиум СИП отметил, что положения ст. 1486 ГК РФ учитывают тот факт, что рядовые потребители обладают средней памятью, запоминают товарные знаки не точно, а более-менее достоверно, опираются на общее впечатление о знаке, виденном ранее, при этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака (определение ВС РФ от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021), а следовательно, отдельные изменения могут не влиять на восприятие конкретного обозначения как того же товарного знака.

Как было отмечено в п. 164 Постановления Президиума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Изменения товарного знака признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т. е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов (постановления президиума СИП РФ от 20.05.2020 по делу № СИП-762/2019)

Примеры

Обозначим несколько позиций, сформулированных судами при оценке существенности изменений товарного знака в контексте ст. 1486 ГК РФ:

Использование обозначения на ином языке меняет существо знака по смыслу положений п. 2 ст. 1486 ГК РФ (постановления президиума СИП от 06.09.2023 по делу № СИП-1079/2022, от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020, от 06.12.2021 по делу № СИП-880/2020, от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017).

Использование одного вместо двух сильных элементов товарного знака не может быть признано использованием товарного знака по смыслу положений п. 2 ст. 1486 ГК РФ, поскольку такие изменения меняют существо товарного знака (постановление президиума СИП от 16.11.2018 по делу № СИП-269/2018).

Использование только словесной части комбинированного товарного знака, как правило, признается существенным изменением обозначения (постановление президиума СИП от 17.11.2017 по делу № СИП-105/2017).