Вторичные (косвенные) нарушения исключительных прав

О чем это

Вторичное или косвенное нарушение исключительных прав заключается в том, что субъект способствует, позволяет либо подстрекает прямого нарушителя незаконно использовать чужой объект интеллектуальной собственности.

В той или иной мере рассматриваемая конструкция признается большинством развитых правопорядков. Она применяется и в авторском, и в патентном праве и в сфере правовой охраны средств индивидуализации.

Сущность института

В США выделяют три разновидности вторичных нарушений:

Vicarious infringement (действия лица, контролирующего нарушителя): лицо, имеющее право и возможность контролировать другое лицо, являющееся нарушителем в данном случае, не предпринимает действий для пресечения нарушения и, более того, получает от этого каким-либо образом финансовую выгоду. Ответственность за такое нарушение может наступать и при отсутствии знания об имеющем место нарушении. Это позволяет, при определенных условиях, привлекать к ответственности лиц, контролирующих ресурсы, с помощью которых совершается правонарушение.

Contributory infringement (содействие в нарушении): содействие в совершении правонарушения. В данном случае знание о нарушении становится обязательным.

Inducing infringement (склонение к совершению нарушения): в данном случае к ответственности могут быть привлечены, в частности, лица, которые убедили прямого нарушителя в том, что он может использовать соответствующее обозначение и это не будет нарушением¹.

Большинство европейских стран также предусмотрели ответственность за те или иные формы вторичных нарушений исключительных прав. Применительно к правам на товарные знаки, прежде всего, речь идет об ответственности информационных посредников, маркетплейсов за нарушения исключительных прав².

В российском правопорядке концепция вторичных или косвенных нарушений исключительных прав до сих пор не получила широкого распространения и полноценного осмысления. Между тем это не значит, что участники оборота не могут привлекаться к ответственности за подобные нарушения.

В ГК РФ были закреплены нормы, посвященные ответственности информационных посредников за вторичные или косвенные нарушения. Как справедливо было отмечено в диссертации Ю. С. Данилова, действия информационных посредников следует рассматривать как особые случаи опосредованного или косвенного использования объектов ИС информационными ресурсами в интернете и иных телекоммуникационных сетях³.

При том в судебной практике определены и другие случаи, когда субъекты предпринимательской деятельности будут нести солидарную ответственность за вторичное нарушение, содействие в нарушении наряду с непосредственным нарушителем.

Согласно п. 73 постановления Пленума № 10 от 23.04.2019, использование РИД и средств индивидуализации по поручению или заданию лица, нарушающего исключительное право (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) также образует нарушение исключительного права.

В соответствии с п. 159 постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019, требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Таким образом, к солидарной ответственности привлекается как лицо, разместившее обозначение в домене, так и лицо, непосредственно реализующее товары в соответствующем интернет-магазине.

В практике СИП РФ закрепление получила следующая правовая позиция:
«В случае неправомерного использования только на сайте результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение.

Вместе с тем в случае участия администратора домена в совершении правонарушения на сайте он также может быть привлечен к ответственности (в частности, если он осознанно предоставил возможность использования домена для совершения действий, являющихся нарушением, или получал доход от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации)»⁴.

Примеры

В США косвенным нарушением исключительных патентных прав признается, в частности, продажа материальных компонентов (деталей), которые могут быть использованы только при производстве контрафактного продукта, в котором используется изобретение.

Косвенным нарушением прав на товарные знаки — бездействие владельцев магазинов, вещевых рынков, арендаторы которых продавали контрафактные товары, маркированные чужими товарными знаками (см., например, дело Hard Rock Licensing Corporation v. Concession Services, Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992))

¹ Евстигнеев Э.А., Калятин В.О., Кольздорф М.А., Корнеев В.А., Павлова Е.А., Радецкая М.В., Спиридонова Н.Б., Туркина А.Е. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав (часть 1) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 2 (36). 2022. С. 152-190 https://ipcmagazine.ru/articles/1729266/;Weckstrom, Katja G., Secondary Liability for Trademark Infringement in the United States (February 17, 2011). University of Louisville Law Review, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1763124; Charles W. Adams, Applying General Tort Law to the Indirect Infringement of Patents, Copyrights and Trademarks https://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=7611&context=expresso
² Trapova, Alina, Limiting Liability for Trade Mark Infringement Online: The CJEU Further Clarifies the Scope of ‘Trade Mark Use’ (July 15, 2020). Journal of Intellectual Property Law and Practice, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3652059 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3652059; Annette Kur, Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU // COLUMBIA JOURNAL OF LAW &THE ARTS. 525. 2014. https://journals.library.columbia.edu/index.php/lawandarts/article/view/2133/1083
³ Данилов Ю.С. Защита имущественный интересов правообладателей при нарушении исключительных и иных имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2019.
⁴ Например, постановление СИП от 7.11.2023 г. по делу № А40-61276/2022; постановление СИП от 04.06. 2024 г. по делу № А56-20367/2021.