Как СИП спасал репутацию The Beatles

Заявитель пытался зарегистрировать на себя в качестве товарного знака обозначение «obladi oblada» — название известной музыкальной композиции группы The Beatles. СИП РФ пришел к выводу, что регистрация в качестве товарного знака названия всемирно известной музыкальной композиции представляет собой злоупотребление правом. Вероятность случайного совпадения обозначения и упомянутого названия исключена. Цель заявителя в таком случае была в паразитировании на узнаваемости и репутации известной музыкальной композиции.

История вопроса

Ранее Роспатент часто отказывал в регистрации товарных знаков, в которых использовались чужие объекты авторских прав (в т. ч. название произведения, персонаж) на основании пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ в отсутствие каких-либо заявлений со стороны правообладателя. Между тем подобная практика была ошибочной, на что обратил внимание СИП РФ. У Роспатента нет легальной возможности отказывать в регистрации товарного знака со ссылкой на нарушение авторских прав.

Согласно п. 1 ст. 1499 ГК РФ во время экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и п. 1-6, пп. 1 п. 7, пп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов), п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

Таким образом, основание, приведенное в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы (п. 1 ст. 1499 ГК РФ). Для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ законом предусмотрены иной правовой механизм и иная процедура, которые соответствуют существу охраняемого данной нормой интереса — оспариванию уже зарегистрированного товарного знака правообладателем или его правопреемником путем подачи соответствующего возражения (пп. 1 п. 2 ст. 1512, п. 1 и 2 ст. 1513 ГК РФ).

Обозначенные выводы нашли отражения в актах СИП РФ: в частности, в постановлениях от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016, от 11.12.2020 по делу № СИП 793/2019, от 25.12.2020 по делу № СИП-116/2020 и от 18.02.2021 по делу № СИП-479/2020; решении от 29.09.2022 по делу № СИП-502/2022.

Как отметил СИП РФ при рассмотрении одного из дел: «Предусмотренное пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ основание к отклонению притязаний лица на правовую охрану товарного знака является так называемым относительным основанием к отказу в регистрации, защищает сугубо частный интерес правообладателя объекта авторского права, не может применяться без установления факта наличия у определенного лица исключительного права на то или иное произведение, а потому вопрос о его применении не должен решаться в отсутствие на это воли такого правообладателя.

Установление факта наличия исключительного права на объект авторского права и других фактических обстоятельств, необходимых для применения пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, должно происходить в условиях состязательной процедуры рассмотрения спора с предоставлением его сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять доводы и возражения. Государственный орган не может подменить собой сторону этого спора» (см.: решение СИП РФ от 29.09. 2022 по делу № СИП-502/2022).

С подобными выводами СИП следует согласиться. При этом возникает вопрос: что делать Роспатенту и суду в ситуации, когда заявитель регистрирует в качестве товарного знака крайне известное название или персонаж произведения (как для экспертов и судей, так и для потребителей)? В рассмотренном ниже деле Роспатент в отсутствие возможности ссылаться на пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, отказал в регистрации известного названия музыкальной композиции на основании введения потребителей в заблуждение (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). СИП РФ пришел к выводу, что данное основание неприменимо в этой ситуации. Между тем он поддержал сам по себе отказ в регистрации товарного знака, ссылаясь на злоупотребление правом.

О чем спор

Роспатент отказал АО «КУРСОР» в регистрации обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ в связи с его несоответствием пп. 1 п. 3 и пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Заявитель оспорил данное решение в палате по патентным спорам. Административный орган принял решение об отказе в его удовлетворении. Палата по патентным спорам исходила из того, что данное обозначение воспроизводит название широко известной песни «Ob-La-Di Ob-La-Da» группы The Beatles. Заявленное обозначение у любого российского потребителя ассоциируется именно с указанной музыкальной группой, о чем свидетельствуют общедоступные сведения из интернета. Роспатент подчеркнул, что обозначение «obladi oblada» состоит из сложных элементов, которые не являются словами общеязыкового фонда английского языка и не используются в ином смысловом значении, что очевидно свидетельствует об отсутствии у потребителей иных ассоциаций, кроме как ассоциации с группой The Beatles. Регистрация спорного обозначения на имя общества способна породить в сознании потребителей представление о том, что испрашиваемые услуги 35-го класса МКТУ связаны с творчеством группы The Beatles, что не соответствует действительности. В таком случае заявленное обозначение не отвечает требованиям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

В отношении вывода экспертизы о несоответствии рассматриваемого обозначения требованиям п. 9 ст. 1483 ГК РФ административный орган указал, что в материалах делопроизводства по спорной заявке отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении названного основания для отказа в государственной регистрации знака обслуживания, в связи с чем применить приведенную норму нельзя.

Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП РФ. Рассматривая дело в качестве суда первой инстанции, СИП поддержал решение Роспатента. Суд исходил из того, что ассоциация между заявленным обозначением и группой The Beatles является прямой и бесспорной. При этом он признал несостоятельным аргумент общества о том, что Роспатент действовал в обход закона, подменив основание для отказа в государственной регистрации обозначения, предусмотренное пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, основанием, закрепленным в пп. 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса.

Президиум СИП поддержал отказ в регистрации, но привел другое обоснование. Сами по себе сведения о широкой известности произведения не предопределяют вывод о соответствующих ассоциациях. Требуется также оценить, является ли выявленная ассоциация применительно к конкретным товарам или услугам правдоподобной. Но такой оценки решение Роспатента и решение суда первой инстанции не содержат. Регистрация на себя в качестве товарного знака названия всемирно известной музыкальной композиции — это злоупотребление правом.

Читайте больше интересных кейсов
каждый день

Чем интересно

СИП РФ пришел к выводу, что регистрация на заявителя названия всемирно известной музыкальной композиции в качестве товарного знака представляет собой злоупотребление правом. Вероятность случайного совпадения обозначения и упомянутого названия исключена. Цель заявителя в таком случае — паразитирование на узнаваемости и репутации известной музыкальной композиции.

Позиция Президиума СИП

При рассмотрении дела президиум СИП отметил следующее:

Пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение.

Способность элементов обозначения ввести в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе; соответствующая способность носит вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести потребителя в заблуждение подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и об ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя. Если обозначение российскому потребителю неизвестно, вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этим обозначением и лицом, оказывающим услуги под этим обозначением, стремится к нулю.

С целью констатации несоответствия заявленного обозначения требованиям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в связи с введением в заблуждение в отношении производителя товара (либо, как в данном случае — лица, оказывающего услуги), необходимо установить:

известность потребителю самого по себе обозначения (шаг 1);
введение иным производителем в гражданский оборот товаров или услуг, маркированных спорным или сходным с ним обозначением (шаг 2);
возникновение у потребителя ассоциативной связи между конкретными товарами или услугами и лицом, вводящим их в гражданский оборот (шаг 3).

Шаг 1 выполнен и Роспатентом, и судом первой инстанции: установлена широкая известность песни «Ob-La-Di Ob-La-Da» группы The Beatles.

Заслуживают внимания доводы заявителя кассационной жалобы по поводу невыполнения административным органом и судом первой инстанции шагов 2 и 3. Оспариваемое решение административного органа мотивировано исключительно выводом о широкой известности песни «Ob-La-Di Ob-La-Da» группы The Beatles, к созданию которой заявитель не имеет отношения. Административный орган не устанавливал те обстоятельства, которые могут быть положены в основу суждения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, а именно: введение иным лицом (отличным от заявителя по заявке) в гражданский оборот услуг, маркированных спорным или сходным с ним обозначением; возникновение у потребителя ассоциативной связи между конкретными услугами и таким отличным от заявителя по заявке лицом.

Сами по себе сведения о широкой известности произведения не предопределяют вывод о наличии соответствующих ассоциаций, поскольку известность произведения может как порождать широкие ассоциативные связи, так и, напротив, приводить к повышенной осведомленности потребителей, к их внимательности и избирательности. Требуется также оценить, является ли выявленная ассоциация применительно к конкретным товарам или услугам правдоподобной. Такой оценки решение Роспатента и решение суда первой инстанции также не содержат.

Ошибочное толкование норм материального права в данном случае не привело к принятию неправильного решения. Действия по регистрации на себя в качестве товарного знака названия всемирно известной музыкальной композиции носят недобросовестный характер. Спорное обозначение фактически представляет собой буквосочетание, у которого нет какого-либо самостоятельного словарного значения. С одной стороны, оно не может восприниматься российским потребителем никак иначе, кроме как в значении названия известного музыкального произведения, с другой — очевидно было известно подателю заявки на спорный товарный знак в таком же значении. Пытаясь зарегистрировать на свое имя в качестве товарного знака обозначение, имеющее только и исключительно значение как название очень известного произведения крайне популярного музыкального коллектива, общество стремилось воспользоваться соответствующими узнаваемостью и репутацией, что не может считаться добросовестным.

Статья 10 ГК РФ применяется в ситуации, когда точное следование букве закона нарушает дух закона и под внешне законными действиями совершается недобросовестное деяние. Общие принципы права, к которым относится в том числе и добросовестность, применяются напрямую, когда отсутствует непосредственно регулирующая отношения норма закона (ст. 6 ГК РФ). В данном случае суд первой инстанции установил недобросовестность общества, но отклонил его требования с применением конкретных норм законодательства. Поскольку конкретные нормы законодательства применены неверно, президиум СИП РФ считает, что основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования должны служить положения ст. 10 ГК РФ.

Установленные и изложенные судом первой инстанции в обоснование своих выводов фактические обстоятельства свидетельствуют не о том, что обозначение «obladi oblada» способно ввести потребителей в заблуждение, а о том, что действия общества, направленные на приобретение исключительного права на такое обозначение в целях индивидуализации собственных услуг, являются недобросовестными.

Следующий кейс