Ранее Роспатент часто отказывал в регистрации товарных знаков, в которых использовались чужие объекты авторских прав (в т. ч. название произведения, персонаж) на основании пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ
в отсутствие каких-либо заявлений со стороны правообладателя. Между тем подобная практика была ошибочной, на что обратил внимание СИП РФ.
У Роспатента нет легальной возможности отказывать в регистрации товарного знака со ссылкой на нарушение авторских прав. Согласно п. 1 ст. 1499 ГК РФ во время экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и п. 1-6, пп. 1 п. 7, пп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов), п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.
Таким образом, основание, приведенное в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы (п. 1 ст. 1499 ГК РФ). Для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ законом предусмотрены иной правовой механизм и иная процедура, которые соответствуют существу охраняемого данной нормой интереса — оспариванию уже зарегистрированного товарного знака правообладателем или его правопреемником путем подачи соответствующего возражения (пп. 1 п. 2 ст. 1512, п. 1 и 2 ст. 1513 ГК РФ).
Обозначенные выводы нашли отражения в актах СИП РФ: в частности, в постановлениях от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016, от 11.12.2020 по делу № СИП 793/2019, от 25.12.2020 по делу № СИП-116/2020 и от 18.02.2021 по делу № СИП-479/2020;
решении от 29.09.2022 по делу № СИП-502/2022.
Как отметил СИП РФ при рассмотрении одного из дел: «Предусмотренное пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ основание к отклонению притязаний лица на правовую охрану товарного знака является так называемым относительным основанием к отказу в регистрации, защищает сугубо частный интерес правообладателя объекта авторского права, не может применяться без установления факта наличия у определенного лица исключительного права на то или иное произведение, а потому вопрос о его применении не должен решаться в отсутствие на это воли такого правообладателя.
Установление факта наличия исключительного права на объект авторского права и других фактических обстоятельств, необходимых для применения пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, должно происходить в условиях состязательной процедуры рассмотрения спора с предоставлением его сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять доводы и возражения. Государственный орган не может подменить собой сторону этого спора» (см.:
решение СИП РФ от 29.09. 2022 по делу № СИП-502/2022).
С подобными выводами СИП следует согласиться. При этом возникает вопрос:
что делать Роспатенту и суду в ситуации, когда заявитель регистрирует в качестве товарного знака крайне известное название или персонаж произведения (как для экспертов и судей, так и для потребителей)? В рассмотренном ниже деле Роспатент в отсутствие возможности ссылаться на пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, отказал в регистрации известного названия музыкальной композиции
на основании введения потребителей в заблуждение (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). СИП РФ пришел к выводу, что данное основание неприменимо в этой ситуации. Между тем он поддержал сам по себе отказ в регистрации товарного знака, ссылаясь на злоупотребление правом.