Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом

Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) удовлетворил требование узбекской компании о признании действий российского ИП актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом. Суд исходил из того, что ответчик знал об использовании истцом обозначения «KUCH» для маркировки своей продукции, в том числе при поставке аккумуляторов лицу, от имени которого ответчик вел переговоры по заключению контрактов. После приобретения исключительного права на спорный товарный знак ответчик обратился в суд за взысканием компенсации. По мнению суда, такое поведение не может быть признано честным и выходит за рамки поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

История вопроса

Суды последовательно признают, что действия заявителя по регистрации в качестве товарного знака обозначения, которое ранее использовалось иным лицом при наличии доказательств известности этого факта для заявителя, являются злоупотреблением правом. Доказательствами могут быть сведения о сотрудничестве между правообладателем и изначальным пользователем обозначения; наличие договорных и иных отношений; данные об особенностях узкоспециализированного рынка, где «все друг друга знают». При этом не требуется доказывать широкую известность обозначения, наличие связанной с ним положительной репутации.

Определение ВАС РФ от 09.07.2013 № ВАС-8724/13 по делу № А40-25797/2012

На имя компании «Бимекс ЛЛС» зарегистрирован ряд товарных знаков: комбинированный знак со словесным элементом «KHAAN», словесные знаки «ХААНКОФЕ», «KHAANCHOCOLATE», «KHAANTEA», «KHAANCEREAL», «ХААНЧАЙ», «KHAANCOFFEE», «KHAANCLASSIC», «ХААН». Датой приоритета всех знаков было 28.04.2009. Противопоставленный товарный знак «ХАН» по свидетельству № 410322 с приоритетом от 30.03.2009 был зарегистрирован на имя ООО «ИТКА» в отношении товаров 30-го класса МКТУ. В 2011 г. право на знак перешло ООО «Профит-С», которое и обратилось в Роспатент с требованием о признании недействительной правовой охраны товарных знаков компании. Роспатент удовлетворил данное возражение.

Суд признал недействительным решение Роспатента и обязал его повторно в установленные сроки рассмотреть возражения ООО «Профит-С». Как отметила ФАС Московского округа, а вслед за ним и Высший арбитражный суд (ВАС РФ), удовлетворяя частично заявленные требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, суды исходили из злоупотребления обществом предоставленным правом продвижения продукции путем подачи возражения против регистрации товарных знаков компании, а также наличия доказательств регистрации знака «ХАН» с целью воспрепятствования развитию компании.

Регистрация знака «ХАН» была произведена в результате того, что с 2005 г. компания работала с обществом «ИТКА» (первоначальным правообладателем), которому было известно об объемах импорта продукции, ее ассортименте и объемах инвестирования в развитие производства, взаимоотношения с которым с конца 2009 г. были прекращены.

Определение ВС РФ от 26.10.2021 № 300-ЭС21-11315

Три участника создали общество «Спортивный клуб «ГолдФинч Тим». Спустя несколько лет между учредителями произошел конфликт. Один из участников, который также являлся генеральным директором общества, зарегистрировал на свое имя товарный знак GoldFinch Team в отношении услуг 41-го класса. Другой участник попытался оспорить в Роспатенте его действия, но патентное ведомство ответило отказом.

Верховный суд однозначно признал злоупотреблением правом регистрацию участником-директором хозяйственного общества на себя товарного знака, сходного с обозначением, которое использовало общество в качестве средства индивидуализации. При этом ВС РФ исходил из следующего. Обращаясь с заявкой на регистрацию знака, сходного с фирменным наименованием общества, Щеглов А. В., будучи генеральным директором и одним из учредителей, не мог не знать, что регистрация спорного товарного знака нарушает права и законные интересы других участников общества, а также право общества на фирменное наименование. Целью действий Щеглова явилось создание им собственного бизнеса по оказанию услуг в сфере спорта с использованием средства индивидуализации, сходного с произвольной частью фирменного наименования общества.

Суд первой инстанции правомерно заключил, что действия Щеглова по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом по отношению к заявителю и обществу, и удовлетворил заявленные требования.

Постановление Президиума СИП РФ от 23.09.2022 по делу № СИП-1352/2021

СИП РФ удовлетворил требование ИП Семенова и обязал Роспатент аннулировать товарный знак конкурента «Кот Гошка» ИП Романова (с приоритетом от 28.07.2020), зарегистрированный в отношении 31-го класса МКТУ.

СИП установил, что ИП Семенов с 2004 г. производит наполнители для кошачьего туалета под обозначением «Гошка». Несмотря на длительное и масштабное использование обозначения, ассоциативная связь у потребителей между ним и заявителем не подтверждена. Не доказана значительная доля рынка ИП Семенова, либо его лидерство в упомянутой сфере производства. В рекламе нет привязки к производителю.

В то же время СИП все равно признал действия ИП Романова по регистрации товарного знака и его последующему использованию злоупотреблением правом. Романов ранее работал менеджером у Семенова. В его полномочия входило общение с клиентами, презентация товаров, поиск новых клиентов и каналов для реализации, организация сбыта.

Следовательно, Романов знал о деятельности заявителя с использованием упомянутого обозначения. После регистрации своего знака он подал заявление в УФАС о запрете заявителю использовать обозначение, а также иск в суд о взыскании полуторамиллионной компенсации. Эти действия направлены на воспрепятствование Семенову в использовании обозначения, вытеснение его с рынка и необоснованное извлечение материальной выгоды.

Решение СИП РФ от 29.12.2021 по делу № СИП-1143/2021

СИП признал регистрацию товарного знака «ЧИСТОGUN» на ООО «Арсенал» актом недобросовестной конкуренции в отношении товаров для чистки оружия по иску ИП Антоновского. СИП установил, что ИП использовал спорное обозначение задолго до подачи заявки ООО «Арсенал». Учитывая узкоспециализированный рынок соответствующей продукции, суд сделал вывод, что общество как профессиональный участник рынка не могло не знать о том, что на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения оно использовалось иным лицом и приобрело определенную репутацию в коммерческом обороте товаров для охотников и спортсменов.

О чем спор

В 2019 г. Роспатент зарегистрировал на ИП А. А. Палийчук товарный знак

в отношении товаров 9-го класса МКТУ «аккумуляторы электрические, корпуса электрических аккумуляторов, банки аккумуляторов электрических, аккумуляторы электрические для транспортных средств»; дата приоритета — 12.12.2018.

Иностранное лицо — акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод» (Республика Узбекистан) — предъявило иск к ИП А. А. Палийчуку о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак «KUCH» актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Суды установили, что истец является профессиональным участником рынка по производству аккумуляторов. Часть производимой им продукции он, начиная с 2017 г. маркировал обозначением «KUCH». В сентябре 2018 г. Палийчук А. А. (ответчик по этому делу) участвовал в переговорах с истцом от имени ООО «АРС МОТОРС» по вопросу заключения дистрибьюторских договоров. По итогам этих переговоров между обществом «АРС МОТОРС» и истцом были заключены контракты. По условиям контрактов, истец обязался поставить обществу аккумуляторные батареи в количестве, по типам и ценам, указанным в спецификации, в том числе аккумуляторы «KUCH», на условиях эксклюзивного поставщика на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца. Он исходил из того, что ответчик был осведомлен об использовании истцом обозначения «KUCH» для маркировки своей продукции, в том числе при поставке аккумуляторов лицу, от имени которого ответчик вел переговоры по вопросу заключения контрактов. Кроме того, суд учел, что после регистрации на себя товарного знака «KUCH» ИП А. А. Палийчук предъявил к Джизакскому аккумуляторному заводу иск о взыскании 257 млн руб. компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак.

Суд первой инстанции констатировал: целью приобретения Палийчуком А. А. исключительного права на спорный товарный знак (в ситуации одновременного использования этого обозначения как истцом, так и иными лицами) было получение монополии на это обозначение с последующим воспрепятствованием истцу использовать спорное обозначение; предъявление к последнему требований о защите исключительного права и о взыскании компенсации. Палийчук А. А. не мог не понимать, что обращение в Роспатент с заявлением о регистрации обозначения «KUCH» в качестве товарного знака, который, по существу, воспроизводит обозначение, используемое в хозяйственной деятельности иными лицами, не может быть отнесено к обычной деловой практике и действительно свидетельствует о недобросовестной конкуренции.

Президиум СИП РФ поддержал решение первой инстанции.

Чем интересно

СИП РФ признал злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции действия ИП по регистрации и использованию товарного знака при следующих условиях:

ответчик знал об использовании истцом обозначения для маркировки своей продукции, в том числе при поставке продукции лицу, от имени которого ответчик вел переговоры по заключению контрактов;

после приобретения исключительного права на спорный товарный знак ответчик обратился в суд за взысканием компенсации.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ

Злоупотребление
правом ИС

ВЕБИНАР

Позиция президиума СИП РФ

Подтверждая правильность решения первой инстанции, президиум СИП отметил следующее:

На основании статьи 10.bis Парижской конвенции и ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Закона о защите конкуренции запрещается недобросовестная конкуренция при ведении хозяйственной деятельности. Гражданское законодательство указывает на обязанность участников правоотношений действовать добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ). В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. В соответствии с положениями пар. 2 ст. 10.bis Парижской конвенции и п. 1 ст. 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

В основу суждений о нечестности поведения Палийчука А. А. суд первой инстанции положил те выводы, что заявка на спорный товарный знак подана лицом, знавшим о том, что соответствующее обозначение уже используется другим лицом для маркировки производимой им продукции, что соответствующая продукция планируется к поставке в РФ. В материалах дела имеются сертификаты соответствия на аккумуляторные батареи Джизакского аккумуляторного завода KUCH, датированные 07.03.2017 и 28.06.2017. Таким образом, до той даты, на которую ссылается Палийчук А. А. как на дату, когда он начал разработку спорного обозначения «KUCH», соответствующее обозначение уже существовало и использовалось в хозяйственной деятельности Джизакского аккумуляторного завода.

О деятельности этого завода Палийчук А. А. узнал не позднее 08.09.2018, когда по его же собственному утверждению он проводил переговоры с администрацией Джизакского аккумуляторного завода на территории завода в г. Ташкенте и в г. Джизаке.

Спорный товарный знак является словесным (доказательства иного в материалы дела не представлены), соответственно, в качестве товарного знака зарегистрировано то самое словесное обозначение «KUCH», которое использовалось Джизакским аккумуляторным заводом.

После приобретения исключительного права на спорный товарный знак (16.07.2019) Палийчук А. А. 18.08.2022 обратился в суд с иском к Джизакскому аккумуляторному заводу о взыскании более 257 млн руб. компенсации. Такое поведение не может быть признано честным и выходит за рамки поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

Суд первой инстанции обстоятельно, последовательно и методично устанавливал фактические взаимоотношения лиц, участвующих в деле, с учетом приводимых ими доводов, имеющихся в материалах дела доказательств. При этом суд подробно изучил как обстоятельства, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Следующий кейс