Защита прав на произведение дизайна или история одной щетки

Правообладателю принадлежат авторские (в отношении произведения дизайна) и патентные (на промышленный образец) исключительные права в отношении дизайна рукоятки зубной щетки. Ответчик продавал щетки с соответствующей рукояткой. Правообладателю удалось взыскать с ответчика компенсацию за нарушение прав на произведение дизайна, а исключительному лицензиату правообладателя — за нарушение прав на промышленный образец.

История вопроса

Законодательство большинства правопорядков, в т. ч. российского, допускает пересечение исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности (ИС).

Один и тот же элемент продукта, коммерческой деятельности субъекта получает защиту одновременно в рамках нескольких правовых режимов в сфере ИС. Так, например, рисунок-логотип является объектом авторского права. При этом он может быть зарегистрирован также в качестве изобразительного товарного знака. Когда речь идет об эстетической, художественной функции, мы рассматриваем его в качестве произведения. Когда оно служит указателем на источник происхождения товаров или услуг — в качестве товарного знака. Дизайн, орнамент могут являться с одной стороны объектом авторского права, с другой — быть зарегистрированными в качестве промышленного образца. Своеобразная форма изделия может быть зарегистрирована одновременно и в качестве объемного товарного знака, и в качестве промышленного образца.

Согласно п. 63 постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», «если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно».

С точки зрения правообладателя наслоение правовых режимов обычно является выгодным. Он получает несколько вариантов защиты объекта в случае незаконного использования иными лицами. Если один механизм дал сбой или соответствующее исключительное право прекратилось, он все равно сможет рассчитывать на защиту своих интересов.

Показательным в рассматриваемом аспекте представляется прошедшее несколько кругов судебного рассмотрения дело № А76-12136/2014 по иску компании «Валмакс» к обществу «АЛДИ» (постановление СИП РФ от 29.03.2017 по делу № А76-12136/2014). Истец является производителем мебельной фурнитуры. Им был разработан уникальный дизайн мебельных опор. Через некоторое время аналогичные изделия начал производить ответчик.

Изначально в иске было отказано. Суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что дизайн мебельных опор может охраняться лишь в качестве промышленного образца, но не как объект авторского права. Истец не представил доказательств государственной регистрации мебельных опор в качестве промышленных образцов, полезных моделей или изобретения и выдаче на этом основании патента. Так, у ООО «Валмакс» не возникло исключительного права на промышленный образец — мебельные регулируемые опоры и прав на защиту в самостоятельном порядке авторского права на дизайн. СИП РФ пришлось два раза возвращать дело на новое рассмотрение. В итоге суды удовлетворили требования истца. Был сделан вывод о наличии у истца исключительного права на произведение дизайна, а также незаконном использовании ответчиком разработанного истцом дизайна путем его воспроизведения, распространения и переработки.

Если правообладателю удалось зарегистрировать дизайн, охраняемый как произведение дизайна, еще и в качестве промышленного образца, то он может заявить сразу о нескольких нарушениях исключительных прав при условии использования иным субъектом дизайна без его согласия.

О чем спор

ИП Белов А. Ю. является правообладателем промышленного образца «Рукоятка зубной щетки» по патенту Российской Федерации № 123868, а также автором одноименного произведения дизайна. Белову А. Ю. стало известно о предложении к продаже на сайте интернет-аптеки общества «Восток» зубных щеток Dr. Dente, в которых воплощено указанное выше произведение дизайна. Факт предложения спорных товаров к продаже отражен в нотариальном протоколе осмотра доказательств.

ИП Белов А. Ю. обратился к ООО «Восток» о взыскании компенсации в размере 50 тыс. руб. за нарушение исключительного права на произведение дизайна «Рукоятка зубной щетки». При этом исключительный лицензиат ИП Белова А. Ю. по лицензионном договору о предоставлении прав на использовании промышленного образца заявил требования о взыскании с ООО «Восток» компенсации за нарушение прав на промышленный образец. Суд первой инстанции удовлетворил требования лицензиата — ООО «Завод зубных щеток» в полном объеме, присудив ответчику к выплате 430 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту РФ № 123868.

Общество «Восток» утверждало, что взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец «Рукоятка зубной щетки» и произведения дизайна «Рукоятка зубной щетки», которые по своей сути являются одним результатом интеллектуальной деятельности (РИД), является незаконным. Предоставление двойной защиты на один и тот же объект интеллектуальных прав недопустимо.

Между тем суды трех инстанций встали на сторону истца и взыскали компенсацию за нарушение прав на произведение дизайна «Рукоятка зубной кисти».

Чем интересно

Суды пришли к выводу, что правообладатель может взыскать компенсацию за нарушения исключительных прав на произведение дизайна в том числе при условии, что его исключительный лицензиат ранее взыскал с того же самого ответчика компенсацию за нарушение прав на промышленный образец (дизайн соответствующего изделия).

Позиция СИП

Согласившись с решениями нижестоящих судов о взыскании с ответчика компенсации в размере 50 тыс. руб. за нарушение исключительного права на произведение дизайна, СИП отметил следующее:

Несмотря на предоставление правовой охраны в качестве промышленного образца техническому решению внешнего вида изделия «Рукоятка зубной щетки», спорное произведение дизайна является самостоятельным охраняемым объектом интеллектуальной собственности, в связи с чем истцом правомерно заявлено требование в защиту исключительного права на названный объект авторского права.

Если есть несколько принадлежащих одному лицу РИД или средств индивидуализации, связанных между собой (произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец), компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно. Указанный правовой подход применим и к объектам авторского и патентного права, являющимся конструкторско-художественными решениями.

По смыслу п. 2 ст. 1225 ГК РФ, п. 1 ст. 1255 ГК РФ авторские права охраняются законом и в соответствии с п. 1 ст. 1250 ГК РФ подлежат защите способами, предусмотренными этим Кодексом. Таким образом, вывод суда первой и апелляционной инстанций о том, что требования заявлены в отношении произведения, которое наравне с промышленным образцом подлежит самостоятельной правовой защите, вопреки позиции общества «Восток», обоснованы, сделаны с соблюдением норм материального права и установленных судами фактических обстоятельств дела.

Если требования аффилированных правообладателей о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости одного и того же товара заявлены в рамках одного дела, суд определяет общий размер компенсации в размере, не превышающем двукратную стоимость товара, и распределяет ее среди всех правообладателей в равных долях.

При этом Постановление № 57-П применяется не только в случае нарушения исключительных прав аффилированных лиц путем реализации ответчиком одного товара с обозначением, которое вызывает риск смешения с несколькими принадлежащими этим лицам товарными знаками, но и если используемое ответчиком обозначение охраняется в нескольких режимах (в качестве товарного знака и произведения). СИП полагает, что указанный подход применим к рассматриваемому делу.

Суммарно взысканный с ответчика размер компенсации в двух делах (по иску лицензиата и по иску ИП Белова А. Ю., 480 тыс. руб.) не превышает максимальный размер, установленный указанными нормами, — пять млн руб.

Таким образом, поскольку в реализованных ответчиком товарах воплощено два РИД — произведение дизайна и промышленный образец — истец правомерно обратился в суд в защиту исключительного права на объект авторского права, несмотря на то, что в рамках дела № А50-13621/2023 с общества «Восток» уже была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на промышленный образец.