Право преждепользования: Шерегешские истории и дело «Дамского угодника»

В отношении товарных знаков не возникает права преждепользования. Поэтому ответчики в рамках спора о нарушении исключительного права на товарный знак не могут ссылаться на то, что они начали использовать обозначение до регистрации товарного знака. Между тем, они могут попытаться обосновать, что у них возникло право на коммерческое обозначение до регистрации товарного знака на истца. В редких случаях ответчикам, избравшим подобную стратегию, удавалось избежать ответственности.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет дело № А32-53611/2017. ИП Нечкина предъявила иск к ИП Сухомлиновой о нарушении исключительного права на товарный знак и коммерческое обозначение «Дамский угодник». Истец требовала от ответчика прекратить неправомерное использование обозначения и выплатить 500 тыс. руб. компенсации.

Фабула следующая. ИП Нечкина С. А. — правообладатель товарного знака, зарегистрированного в отношении ювелирной продукции. ИП Сухомлинова М. А. использует обозначение «Дамский угодник», сходное до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, при осуществлении торговли ювелирными изделиями. В ответ на иск ответчик заявила, что обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «Дамский угодник» с более ранним приоритетом. Истец парировала, что у нее тоже есть права на коммерческое обозначение, которые возникли раньше.

Суды установили, что ответчик использовал обозначение на территории города Кропоткин Краснодарского края. Истец — на территории Забайкальского края (впоследствии всей Сибири) и ранее даты приоритета товарного знака ответчика.

Суд первой инстанции установил, что старшинство средств индивидуализации истца и ответчика, исходя из их приоритета, имеет следующий порядок: 1) коммерческое обозначение ответчика, 2) коммерческое обозначение истца, 3) товарный знак истца.

Апелляционный суд, в свою очередь, констатировал, что старшинство соответствующих объектов ИС имеет следующую иерархию: 1) коммерческое обозначение истца, 2) коммерческое обозначение ответчика, 3) товарный знак истца. Он удовлетворил требования истца.

СИП не согласился с апелляцией. По его мнению, старшинство правовой охраны коммерческого обозначения истца не отменяет того, что у ответчика тоже возникло исключительное право на коммерческое обозначение. Предприятия сторон расположены на значительном удалении друг от друга, на территории различных субъектов РФ. В таком случае индивидуализирующие их коммерческие обозначения не пересекаются. Как заключил СИП, «законом не исключено сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий, как это имеет место в данном случае». Он оставил в силе решение первой инстанции об отказе в удовлетворении иска правообладателя.

Между тем, в большинстве случаев российским предпринимателям не удается доказать, что у них возникло исключительное право на коммерческое обозначение.

Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление для индивидуализации предприятия является известным в пределах определенной территории.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного или интенсивного использования такого обозначения на определенной территории. Также могут приниматься во внимание произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под таким обозначением. Кроме того, могут учитываться результаты опроса потребителей продукции по вопросу известности обозначения на определенной территории. У предпринимателей, как правило, возникают существенные сложности с обоснованием известности обозначения (см., например, постановление СИП от 26.05.2022 по делу № А17-545/2019).

В деле, которое мы рассмотрим ниже, ответчик в рамках спора о нарушении исключительного права на товарный знак ссылался на наличие у него прав на коммерческое обозначение. Между тем, суды, в конечном итоге, встали на сторону истца – правообладателя.

ИП Жакис – правообладатель знака обслуживания со словесной частью «Снаряга», зарегистрированного в отношении широкого перечня услуг 35, 37, 41-го классов МКТУ, предъявил иск о взыскании компенсации к ИП Даниленко о запрете на использование сходного обозначения и взыскания компенсации. Истец исходил из того, ответчик использует указанное обозначение в сети Интернет на сайте https://prokat- sheregesh.ru путем маркировки услуг проката горнолыжного оборудования (относится к 41-му классу МКТУ) и услуг сервисного центра (относится к 37-му классу МКТУ). Факт нарушения зафиксирован посредством использования сервиса автоматической фиксации доказательств «ВЕБДЖАСТИС», о чем составлен протокол.

Ответчик утверждал, что до даты приоритета защищаемого товарного знака он использовал коммерческое обозначение «СНАРЯГА» для индивидуализации сети пунктов проката, расположенных в пгт. Шерегеш.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца в части взыскании 250 тыс. руб. Он исходил из того, что, во-первых, все представленные ответчиком доказательства более раннего использования обозначения «СНАРЯГА» подтверждают использование обозначения третьим лицом - обществом «ГЕШ ГРУПП», генеральным директором которого является Даниленко И.В. Во-вторых, истцом подтвержден факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного со спорным товарным знаком. В-третьих, ответчик ходатайство о снижении размера компенсации не заявил, контррасчет компенсации не представил. При этом суд заключил, что в материалы дела не представлены доказательства использования коммерческого обозначения до даты приоритета товарного знака.

Апелляция и кассация поддержали решение первой инстанции.

Поддерживая решение первой инстанции, СИП исходил из следующего:

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о том, что представленные в материалы дела доказательства не подтверждают факт возникновения исключительного права Даниленко И.В. на коммерческое обозначение «СНАРЯГА» до даты приоритета защищаемого товарного знака.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории.

Сами по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Такие доказательства сами по себе, без доказательств фактического возникновения у потребителей ассоциативных связей, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение с учетом непродолжительного периода времени его использования.

Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Представленные ответчиком договоры субаренды от 01.11.2022, договор присоединения партнера к Правилам проведения компании «Программа лояльности для жителей Кузбасса при посещении СТК «Шерегеш» от 08.08.2022, заявка на участие в конкурсном отборе подтверждают лишь факт наличие у ответчика имущественного комплекса, индивидуализируемого обозначением «СНАРЯГА», которое сходно со спорным товарным знаком, но не подтверждают факт возникновения у Даниленко И.В. исключительного права на коммерческое обозначение как на дату приоритета, так и на дату регистрации спорного товарного знака.