Битвы на маркетплейсах: как рассчитать компенсацию

Ответчик выставил на маркетплейсе под одним артикулом как товары, маркированные товарным знаком истца, так и иные товары. Суд первой инстанции, из-за невозможности достоверно рассчитать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафакта, определил ее размер, исходя из цены двух единиц товара, закупленных истцом. Апелляция и кассация между тем посчитали возможным взыскать с ответчика двойную стоимость всех товаров, реализованных под одним артикулом. Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение. Ниже можно ознакомиться с его выводами.

История вопроса

В своих подкастах и вебинарах мы неоднократно рассматривали проблемы расчета и взыскания убытков и компенсации за нарушения исключительных прав на товарные знаки 👇🏻

Защищая незримое #32: Проблемы взыскания убытков в IP и не только: вопросы, ситуации, кейсы

Защищая незримое #24. Товарные знаки — однородность и использование под контролем

Также мы анализировали данные вопросы на страницах IP Дайджеста:
• IP Дайджест #26 Case 2
• IP Дайджест #29 Case 2

Отдельное внимание мы уделяли вопросам нарушений исключительных прав на маркетплейсах 👇🏻

Защищая незримое #5: Компенсация, убытки и упущенная выгода: Chanel vs ИП из России

Защищая незримое #24. Товарные знаки — однородность и использование под контролем

За последние два года проблемы взыскания убытков и компенсации за нарушения исключительных прав на товарные знаки несколько раз становились предметом рассмотрения Верховного суда РФ.

Определение ВС от 07.02.2023 № 308-ЭС22-17045 по делу № А63-6499/2021
В 2018 году отдел МВД Пятигорска установил, что ИП торговал поддельными товарами под брендами Chanel и Christian Dior. Правообладатели брендов предъявили к ИП иск о взыскании с него 125 тыс. рублей убытков в виде упущенной выгоды, исходя из стоимости оригинальной продукции.

Три инстанции удовлетворили требования. ВС отправил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении истец изменил исковые требования: вместо убытков он просил взыскать компенсацию в размере 125 тыс. рублей за использование нескольких товарных знаков (в том числе Dior и Chanel). В итоге, суд первой инстанции удовлетворил требования частично, взыскав с ответчика 20 тыс. рублей.

Позиция ВС: убытки в форме упущенной выгоды подлежат возмещению, если соответствующий доход можно извлечь в обычных условиях оборота, но его не удалось получить из-за неправомерных действий ответчика. Нижестоящие суды не исследовали вопрос о сходстве и различиях оригинальных и контрафактных товаров. Они не определили, мог ли обычный потребитель понимать, что покупает товар не у правообладателя. Суды не учли, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке. Нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие. В деле отсутствуют доказательства того, что правообладатель из-за контрафактных товаров теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию.

Оценивая упущенную выгоду правообладателя, суд должен установить его неполученный доход. Такой доход не находится в прямой зависимости от количества проданных контрафактных товаров. То есть его нельзя рассчитать путем простого умножения стоимости оригинального товара на количество проданного контрафактного товара.

Данное дело является яркой иллюстрацией того, как сложно правообладателям даже раскрученных брендов взыскать убытки / компенсацию с нарушителя его исключительных прав. Даже когда нарушения носят явно умышленный характер.

Выводы ВС представляются спорными и потенциально опасными. По сути, ВС поставил расчет и выплату убытков за нарушение исключительного права на известный товарный знак в зависимость от того, насколько удачной является подделка. Если следовать логике ВС, получается, что продавец более качественной подделки должен заплатить существенно больше, чем продавец низкосортного контрафакта. Также существует риск, что суды в принципе перестанут признавать нарушением производство низкокачественного дешевого контрафакта в связи с тем, что потребители якобы не вводятся в заблуждение относительно изготовителя товара.

Реализация дешевых подделок брендовых вещей влечет снижение потребительского спроса, а с ним и прибыли, получаемой правообладателем бренда. Часть потребителей приобретет контрафактный товар в силу заблуждения, другие намеренно сделают выбор в пользу более дешевых товаров нарушителя.

Определение ВС от 05.12.2023 № 304-ЭС23-16844 по делу № А45-4790/2022
ПАО «ГАЗ» - правообладатель общеизвестного комбинированного товарного знака, включающего словесный элемент «ГАЗ» и изображение бегущего оленя.

Правообладатель выявил факт реализации ответчиками через интернет-магазин «vsemayki.ru» предметов одежды, канцелярских принадлежностей, аксессуаров для смартфонов и ПК и др., на которых был изображен товарный знак. ПАО «ГАЗ» заявило требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров (более 3 млн рублей). Истец рассчитал указанную сумму, исходя из двукратной стоимости каждой единицы (модели) товара, предлагаемого к продаже через интернет-магазин «vsemayki.ru», с учетом наименования каждого товара, количества моделей в размерном ряду каждой товарной позиции и вариантов цветовой гаммы.

Суды трех инстанций удовлетворили иск. Однако ВС отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение.

Позиция ВС: заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, истец должен представить расчет и обоснования взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представить доказательства истец вправе ходатайствовать об их истребовании у ответчика или третьих лиц.

Взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров возможно, если:

контрафактные товары существуют в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета;

Выводы судов основаны на предположении о наличии у ответчика по одному экземпляру каждого вида товара, всех его вариантов и размеров. Однако суды не исследовали механизм работы сайта, на котором был размещен каталог, не дали оценки доводам ответчика о том, что каталог дизайнов товаров не подтверждает количество товаров, предлагаемых к продаже, товары, которые производятся под заказ, реально не существуют, поэтому идентификация их как контрафактных невозможна.

Еще одно дело – иллюстрация к тезису о том, что российским правообладателям крайне сложно взыскать с нарушителя достойную компенсацию, доказать ее размер. ВС не допустил расширительного толкования подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК. Речь в данной норме идет о стоимости товаров, на которых размещен товарный знак. Если толковать ее буквально, то можно сделать вывод, что учитываться должны лишь реально существующие товары, маркированные товарным знаком. Данный подход может привести к тому, что все нарушители, реализующие товары онлайн, станут утверждать, что в действительности у них нет товаров, размещенных на сайте, и что товары будут произведены только после заказа.

Ниже мы рассмотрим еще одно свежее определение ВС РФ, вынесенное по спору о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.

О чем спор?

Иностранная компания Rigel Premium Accessories LLP – правообладатель двух товарных знаков со словесной частью «Rigel», зарегистрированных в отношении различных средств для зубов и полости рта.
Доверительным управляющим товарных знаков, в соответствии с договором, является общество «Ригель Дистрибьюшен» (далее – истец). Истцу стало известно о продаже ИП Циулиной (далее – ответчик) на «Яндекс: Маркет» товаров под обозначением «RIGIL»: «отбеливающие полоски для зубов» и «портативный ирригатор для полости рта».

Истец обратился к ответчику с иском о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров (истец просил взыскать 9 036 872 руб.), и о запрете продавать товары, маркированные обозначением «RIGIL».

Суд первой инстанции удовлетворил требования в части взыскания с ответчика 1, 3 тыс руб. компенсации и наложения на ответчика запрета реализовать товары под спорным обозначением. Подлежащая выплате компенсация была рассчитана по следующей схеме:
329 руб. (стоимость товара по кассовому чеку) * 2 штуки товара * 2.

Апелляция отменила решение первой инстанции, удовлетворив требования истца о взыскании компенсации в полном размере. Суд исходил из данных, полученных от общества «Яндекс», маркетплейса «Яндекс: Маркет» о количестве проданного товара и его цене. В соответствии с ними, ответчик под одним идентификатором реализовал 3139 единиц товара по цене 329 руб., под другим – 1849 единиц по цене 2199 руб., всего на сумму 4518436 руб. СИП поддержал решение апелляции. Между тем, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.

Чем интересно?

Верховный суд указал на то, что если под одним артикулом / идентификатором реализуются товары под различными брендами, при расчете компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров должно учитываться только количество товаров, маркированных спорным товарным знаком. Нельзя считать компенсацию по стоимости всех проданных под одним идентификатором товаров.

Позиция ВС РФ

Отправляя дело на новое рассмотрение, Верховный суд исходил из следующего:

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств, истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам;

При определении размера компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара, важно определить количество реально существующего товара, на котором незаконно размещен товарный знак или иное охраняемое обозначение, и его стоимость.

Между тем сам истец при рассмотрении настоящего спора признавал, что сведения от общества «Яндекс» представлены в некорректном виде, поскольку данные о продажах товара не соотносились с количеством отзывов, поэтому ответчику необходимо предоставить информацию о том, сколько товаров и под каким обозначением им было фактически реализовано, и только на основе именно этих данных с достаточной степенью достоверности можно определить действительное количество реализованного товара, а также его стоимость.

Ответчик вправе опровергать расчет истца, в том числе основанный, по его мнению, на ориентировочных данных сервиса, раскрывая имеющиеся у него данные и представляя соответствующие доказательства. В опровержение рассчитанного истцом размера компенсации ответчик указывал на то, что из ответа общества «Яндекс» на запрос Арбитражного суда Мурманской области от 29 августа 2023 г. прямо следует, что Циулиной Ю.В. под одними и теми же идентификаторами осуществлялась продажа товаров (полосок, ирригаторов), маркированных не только спорным обозначением «RIGIL», но и иными обозначениями «SIGIL», «RELLY», «GOODDY», и не признанных контрафактными. При этом из представленных обществом «Яндекс» сведений также усматривается информация о количестве реализованного товара, их стоимости, датах продаж и наименовании товаров.

Суды, определяя стоимость реализованного ответчиком контрафактного товара, не дали надлежащей оценки представленным документам, не определили товар, маркированный сходным с защищаемым товарным знаком обозначением, и товар, маркированный обозначениями, права на которые у истца отсутствуют, несмотря на наличие таких сведений в материалах дела.

Следующий кейс