Использование чужого товарного знака: всегда ли есть нарушение?

Как отметил Пленум ВС в п. 157 Постановления от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: Употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 ГК), например, в письменных публикациях или устной речи.

Случаи правомерного использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, перечислены в Обзоре практики СИП по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, утв. Постановлением Президиума СИП от 24.10.2022 № СП-21/24

Примеры правомерного использования в информационных творческих целях:

Российские правоприменители, в отличие от западных, не проводят четких разграничений между доктринами добросовестного описательного и номинативного использования, рассматривая их в качестве единого исключения. Между тем в российской судебной практике можно найти примеры, иллюстрирующие обе доктрины.

Применение доктрины добросовестного описательного использования

Постановление СИП от 11.04.2016. по делу № А40–47872/2015
СИП признал правомерным использование в рекламе ресторана быстрого питания обозначения «Палочки оближешь», несмотря на его сходство с зарегистрированным в отношении классов 29, 30, 31, 35, 43-го МКТУ товарным знаком. Как отметил СИП, использование в рекламе словосочетания «Палочки оближешь» не было направлено на индивидуализацию товаров, работ, услуг. Ресторан использовал спорное словесное обозначение только в контексте высказывания о вкусовых качествах реализуемого товара.

Постановление СИП от 16.07.2018 по делу № А33-25467/2016
Суды трех инстанций отказали ИП в иске о нарушении прав на товарный знак «Оригами» при следующих условиях. Конкурент истца – фирма по доставке суши и роллов «Ёбидоёби» – запустила рекламную кампанию под заголовком «Ёбидоёби покупает. Оригами». При этом она призывала покупателей присылать ей фигурки оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как отметил СИП, простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак.

Постановление СИП от 13.02.2024 по делу № А62-8681/2021
Общество обратилось с иском о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Системно – векторная психология», зарегистрированного в отношении товаров 9-го класса и услуг 38, 41, 42, 44 классов МКТУ. Ответчик использовал данное обозначение в качестве названия отдельных частей (модулей) предлагаемых образовательных курсов. Суд первой инстанции признал такое использование нарушением. Апелляция поддержала его решение. Однако СИП отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что указанные наименования модулей с очевидностью являются информационными обозначениями, раскрывающими суть дальнейшего изложения, а не средством индивидуализации, направленным на ассоциацию услуги с ответчиком. Системно-векторная психология – это одна из современных психологических теорий, направлений современной психологической науки, основанная на теории основных инстинктов человека.

Применение доктрины добросовестного номинативного использования

Постановление СИП от 12.01.2021 по делу № А41-57533/2019
Суды признали правомерным использование ответчиком словесной части товарного знака истца «МОСКВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» на контрэтикетке вводимых им в гражданский оборот товаров (водки) в следующем контексте: «Московский Завод «Кристалл», расположенный по адресу: Москва, ул. Самокатная д. 4, в 2008 году начал производство водки «Казенка». Суды установили, что указанное обозначение расположено на обратной стороне бутылки и указывает на наименование истца, его юридический адрес, а также содержит сведения исторического характера о начале производства водки «Казенка». При этом, как правило, товар располагается на витринах магазинов лицевой стороной к потребителю, соответственно восприятие потребителем товара начинается с лицевой стороны.

Постановление СИП от 30.09.2019 по делу № А40- 266746/2018
Комбинат «ДОБРЫНИНСКИЙ» требовал компенсацию за упоминание его товарного знака на сайте «ДАРЬЯ-СТ» (ответчика). Ответчик утверждал, что он использовал спорный знак для информирования потребителей о продаже продукции истца в торговом центре «Браво»: контрагент комбината арендовал в нем торговые площади для реализации продукции истца. СИП поддержал ответчика - упоминание товарного знака в описательных и информационных целях, а не для индивидуализации товаров, не считается его использованием.

Постановление СИП от 06.02.2024 по делу № А40-287469/2022
Правообладатель комбинированного товарного знака со словесной частью «LEX. Life expert» общество «Технолэнд» предъявило иск к ООО «Базан» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на соответствующее обозначение. Суды трех инстанций признали иск не подлежащим удовлетворению. Они исходили из того, что ответчик реализовал на своем сайте оригинальную продукцию, которую ввел в оборот сам истец или его уполномоченный дистрибьютор. Упоминание товарного знака на сайте не является его использованием ввиду отсутствия введения в заблуждение потребителей в случае, когда на сайте размещены сведения о надлежащем производителе товара, что свидетельствует о добросовестном информировании потребителей.

Информирование потребителей на официальном сайте ответчика является способом предложения оригинальной продукции, введенной в гражданский оборот с согласия правообладателя спорного товарного знака, в связи с чем не может быть признано незаконным использованием товарного знака.

Постановление СИП от 07.04.2025 по делу № А65-11395/2024
Студия анимационного кино «Мельница» обратилась к ИП с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки (изображающие персонажей мультфильма Барбоскины).
Изображение данных персонажей были размещены на витрине торгового павильона. Между тем, суды трех инстанций встали на сторону ответчика. Они исходили из того, что ИП использовал изображения не для целей индивидуализации товаров или оказываемых услуг. Рисунки были размещены с текстом о том, что ответчик не продает товары с соответствующими изображениями. Действия ИП направлены не на извлечение прибыли с использованием спорных объектов, а на добросовестное информирование покупателей об их неиспользовании.  Они не привели к введению в оборот контрафактной продукции и не повлекли негативных последствий для истца. Объявление носит информационный характер и направлено на информирование неопределенного круга лиц об отсутствии товара.

Постановление СИП от 30.08.2024 по делу № А65-27283/2022
Ответчик на маркетплейсе при описании товара использовал слова «пуховый платок оренбургского производства», «паутинка из пуха оренбургских коз», «теплая шаль ручной работы из козьего пуха». ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков» - правообладатель наименования места происхождения товара «Оренбургский пуховый платок» - предъявило к нему иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на НМПТ. На первом круге рассмотрения нижестоящие суды удовлетворили требования истца. Между тем, СИП отправил дело на новое рассмотрение. При этом, СИП отметил, что вхождение слов в состав НМПТ не исключает их общеупотребительность и возможность использования не для индивидуализации, а для описания продукции. Продавец обязан соблюдать требования «Закона о защите прав потребителей об информировании потребителя» о свойствах платков из пуха в Оренбурге. Следовательно, судам надо определить, в каких целях были использованы спорные обозначения. На втором круге рассмотрения суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляция поддержала решение.