Ежик в тумане интеллектуальной собственности

Ответчик использовал изображение Ежика (того, что в тумане) на своей продукции. Соответствующее изображение охранялось как объект авторских прав и как товарный знак. Права на эти объекты принадлежат различным лицам. Каждый из правообладателей потребовал от ответчика компенсацию в двукратном размере стоимости контрафакта. Суд первой инстанции удовлетворил иск, но СИП объяснил, что так делать нельзя.

История вопроса

В декабре 2023 г. Конституционным судом (КС РФ) было вынесено постановление № 57-П «По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 1252 и пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», в котором КС РФ дал разъяснения по поводу взыскания компенсации правообладателями сходных до степени смешения товарных знаков в отношении одного ответчика.

Поводом к обращению в КС РФ послужил следующий спор. Две компании предъявили иск о нарушении исключительных прав на товарные знаки детского травяного чая «Баюшки-баю». Каждый из истцов требовал взыскать с ответчика компенсацию в размере двукратной стоимости проданных контрафактных товаров в размере 10 млн руб. При этом фирма «Здоровье» уже возместила аналогичную компенсацию лицу, аффилированному с одним из истцов. Всем истцам принадлежат товарные знаки, сходные между собой и обозначением, которое использовал ответчик. Таким образом, трое истцов фактически хотят взыскать с ответчика шестикратный размер стоимости контрафактного товара.

СИП обратился с запросом в КС, полагая, что закон неправомерно устанавливает неоднократную компенсацию за нарушение права на товарный знак по искам связанных между собой компаний, которым принадлежат схожие до степени смешения товарные знаки. В итоге КС признал не соответствующими Конституции п. 3 ст. 1252 и пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, поскольку они не позволяют при аффилированности правообладателей снизить размер компенсации за нарушение исключительного права или вовсе отказать в ее взыскании. КС РФ исходил из того, что наличие в реестре нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения и зарегистрированных за разными правообладателями с согласия одного из них, предполагает их предшествующее взаимодействие. Согласие правообладателя старшего товарного знака на такую регистрацию может быть обусловлено различными фактическими обстоятельствами, не исключая как разовых договоренностей, так и устойчивых связей между хозяйствующими субъектами, в том числе свидетельствующих об их аффилированности.

Если размещение на товаре одного обозначения повлекло одновременное нарушение исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные за разными правообладателями, сама по себе возможность защиты исключительных прав каждым из правообладателей, в том числе путем взыскания компенсации, согласуется с конституционными предписаниями, гарантирующими охрану интеллектуальной собственности. Последовательное (неодновременное) предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки несколькими правообладателями, если эти права одновременно нарушены размещением на товаре одного обозначения, не может расцениваться как злоупотребление правом, даже если влечет повышенное обременение нарушителя исключительных прав.

В то же время ситуация нарушения исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие разным правообладателям, каждый из которых может обратиться к нарушителю с самостоятельным требованием о взыскании компенсации, создает риск ее взыскания в размере, не отвечающем требованиям справедливости и разумности.

Отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации, требуемой правообладателем, при том, что вступившим в законную силу судебным актом компенсация уже взыскана за нарушение права на сходный до степени смешения товарный знак в пользу иного правообладателя в связи с теми же фактическими обстоятельствами, может повлечь явную несоразмерность налагаемой на ответчика санкции ущербу, причиненному истцу.

Мы обсудили данное дело на одном из наших подкастов:

В июне 2024 г. в Госдуму РФ был внесен законопроект (№6388828-8) о внесении изменений в ст. 1515 ГК РФ¹. Проект предоставляет суду возможность снижать по заявлению ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя была взыскана компенсация в двукратном размере стоимости тех же товаров.

При этом суд должен учесть характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, соответствие размера компенсации требованиям справедливости и соразмерности, в т. ч. с учетом размера ранее взысканной компенсации.

Если суд установит наличие указанных обстоятельств, а также отсутствие разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме целей использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, то на основании заявления ответчика суд вправе будет отказать во взыскании компенсации.

Не трудно заметить, что в данном случае речь идет о ситуации с несколькими схожими товарными знаками, права на которые принадлежат различным лицам. Между тем возможны и другие варианты. Ниже мы рассмотрим дело по иску правообладателей персонажа и схожего с ним изобразительного товарного знака к одному и тому же ответчику.

Краткая фабула
АО «Киностудия "Союзмультфильм"» (истец №1) и ООО «Союзмультфильм» (далее — истец №2) обратились в суд исковым заявлением к ИП К. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на:

товарный знак по свидетельству РФ № 754874 в размере 45 900 рублей в пользу истца №1;

Товарный знак:

персонаж «Ежик» из мультфильма «Ежик в тумане» в размере 45 900 рублей в пользу истца №2.

Ежик был размещен на магнитах, которые ответчик предлагал на своем сайте. Каждый из правообладателей потребовал двукратную стоимость контрафакта. Суд первой инстанции удовлетворил требования истцов. СИП с этим не согласился и отправил дело на новое рассмотрение.

Чем интересно

Президиум СИП РФ вслед за КС РФ констатировал, что компенсация в пользу нескольких аффилированных правообладателей не может превышать двукратную стоимость контрафакта. Если иск подан в одном деле, то суд распределяет такую сумму среди истцов поровну. СИП подчеркнул, что данная позиция касается не только размещения нескольких товарных знаков, принадлежащих различным правообладателям, на одном контрафактном товаре, но и ситуаций, когда используемое ответчиком обозначение охраняется в нескольких режимах (в качестве товарного знака и произведения).

Позиция СИП РФ

Отправляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, СИП исходил из следующего:

Как разъяснено в п. 61 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности (РИД) или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Постановлением КС РФ от 14.12.2023 № 57-П признаны неконституционными п. 3 ст. 1252 и пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не позволяют, в том числе при аффилированности истцов-правообладателей, снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании при рассмотрении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров.

П. 3 ст. 1252 и п. 4 ст.1515 ГК РФ с учетом Постановления № 57-П не позволяют аффилированным правообладателям неоднократно взыскивать компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактного товара с лица, нарушившего исключительные права, если использованное на этом товаре обозначение одновременно вызывает риск смешения с несколькими принадлежащими этим лицам товарными знаками.

Если ответчиком доказана аффилированность истца-правообладателя с правообладателем сходного до степени смешения товарного знака, в пользу которого в рамках ранее разрешенного спора уже взыскана компенсация в размере двукратной стоимости того же товара, неправомерно введенного в оборот этим ответчиком, суд может отказать во взыскании компенсации на основании Постановления № 57-П, если компенсация заявлена в рамках другого дела.

Если требования аффилированных правообладателей о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости одного и того же товара заявлены в рамках одного дела, суд определяет общий размер компенсации в размере, не превышающем двукратную стоимость товара, и распределяет ее среди всех правообладателей в равных долях.

Постановление № 57-П применяется не только в случае нарушения исключительных прав аффилированных лиц путем реализации ответчиком одного товара с обозначением, которое вызывает риск смешения с несколькими товарными знаками, принадлежащими этим лицам, но и если используемое ответчиком обозначение охраняется в нескольких режимах (в качестве товарного знака и произведения).

Истцы не оспаривают, что являются аффилированными лицами.

В силу вышеизложенного взыскание компенсации в четырехкратном размере стоимости контрафактных товаров, как это имеет место в рассматриваемом случае, не соответствует правовой позиции КС РФ.

1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/638828-8?ysclid=lxavxlsfv4188454958