Интересные прецеденты
IP Cases

Фирменное наименование VS Товарный знак

Правообладатель фирменного наименования подал возражения против регистрации схожего товарного знака в отношении масштабных моделей автомобилей. При этом он указал, что фирменное наименование использовалось не им самим, а под его контролем иными лицами при реализации однородных товаров. Роспатент и суд первой инстанции решили, что в таком случае фирменное наименование не использовалось, так как правообладатель не мог распорядиться правами на него в силу прямого законодательного запрета. А значит, нет оснований для аннулирования регистрации спорного товарного знака. Между тем Президиум СИП РФ принял иное решение.
История вопроса
Согласно п. 8 ст. 1483 ГК РФ, в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения). Как неоднократно отмечалось в судебной практике, буквальное толкование данной нормы предполагает учет непосредственной деятельности обладателя фирменного наименования. Регистрация товарного знака может быть аннулирована только в том случае, если правообладатель фирменного наименования осуществляет деятельность, однородную с товарами, услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

П. 8 ст. 1483 ГК установил относительное основание для отказа в регистрации товарного знака. Относительный характер оснований означает, что соответствующее обозначение как таковое могло бы быть зарегистрировано в отношении указанных товаров или услуг в качестве товарного знака, если бы в отношении такого обозначения ранее не возникло право у другого субъекта. Регистрация товарного знака за конкретным лицом означает, что соответствующее лицо получает возможность эксклюзивного использования такого обозначения в своей деятельности при маркировке соответствующих товаров и услуг. В таком случае, очевидно, что государство не может посредством регистрации товарного знака санкционировать незаконное, нарушающее чужие исключительные права использование. Кроме того, п. 8 ст. 1483 ГК служит обеспечению общественных интересов: недопущению введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара, характеристик соответствующего товара и т. п.

Основная функция фирменного наименования идентификационная. Фирма используется для определения, о каком юридическом лице идет речь. Она позволяет отграничить одного участника гражданского оборота от других (для целей договорных отношений, налогового учета, установления собственника имуществом и проч.) Под своим фирменным наименованием коммерческая организации приобретает и осуществляет права и обязанности, вступает в правоотношения с контрагентами и органами публичной власти.

Вторая функция — индивидуализация конкретной коммерческой организации в глазах потребителей. Фирменное наименование помогает потребителям узнать деятельность коммерческой организации среди юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью. Посредством фирменного наименования потребители связывают с конкретной коммерческой организацией представления относительно надежности организации, характера ее деятельности, репутации на рынке, качества ее услуг и товаров. Фирма помогает правообладателям информировать потребителей о своей деятельности, рекламировать ее. Данная функция реализуется лишь в том случае, если коммерческая организация использует фирменное наименование при осуществлении своей непосредственной деятельности, реализации товаров, оказании услуг и т. п.

В таком случае границы исключительного права на фирменное наименование охватывают случаи использования сходных обозначений в той сфере и в рамках тех видов деятельности, в которой действует сам правообладатель фирменного наименования. Если объектные границы исключительного права на товарный знак задаются при регистрации обозначения посредством указания на конкретные товары или услуги, классы МКТУ, то границы исключительного права на фирменное наименование определяются по факту того, какую деятельность осуществляет компания.

Правообладатель фирменного наименования не может распорядиться своим правом на фирменное наименование, в том числе посредством заключения лицензионного соглашения. Законодатель исключил ситуацию, когда помимо правообладателя другое лицо использует его фирменное наименование. Это связано прежде всего с тем, что фирменное наименование индивидуализирует конкретного субъекта — предпринимателя.

В данном контексте возникает вопрос: может ли деятельность не самого правообладателя фирменного наименования, а иного лица быть принята во внимание для целей применения положений п. 8 ст. 1483 ГК РФ, при условии что такое лицо: а) связано с правообладателем; б) контролируется правообладателем фирменного наименования; в) но у него нет лицензии на использование фирменного наименование, так как это не допускается законом?
Спор
ООО «Скейл» — правообладатель товарного знака «PAZ» (дата приоритета — 27.02.2014, зарегистрированного в отношении товаров 28-го класса МКТУ.

ООО «Павловский автобусный завод» обратилось в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в связи с несоответствием обозначения требованиям п. 8 ст. 1483 ГК РФ.

Завод ссылался на сходство спорного товарного знака с произвольной частью сокращенного фирменного наименования завода (ООО «ПАЗ»), исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета названного товарного знака, а также на осуществление деятельности, связанной с оборотом товаров 28-го класса МКТУ «модели транспортных средств масштабные», до даты приоритета рассматриваемого товарного знака.

В подтверждение факта осуществления деятельности, связанной с оборотом товаров 28-го класса МКТУ, завод представил договоры о предоставлении неисключительной лицензии на использование изображений автобусов марки «ПАЗ», а также данные о производстве моделей транспортных средств лицензиатами. В соответствии с условиями названных договоров на выпускаемую лицензиатами продукцию наносилась маркировка «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО “ПАЗ”».

Роспатент отказал в удовлетворении возражений завода. Завод обратился в суд с требованием признать данное решение недействительным. Рассматривая дело в первой инстанции, СИП отказал в заявителю в удовлетворении его требований.

При этом Роспатент и СИП исходили из следующего: распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается, в таком случае производство и реализация уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ» иными лицами, а не заводом не являются использованием фирменного наименования последнего по смыслу п. 8 ст. 1483 ГК РФ.

Между тем президиум СИП отменил решение первой инстанции и признал недействительной регистрацию спорного товарного знака.

Чем интересно
Президиум СИП РФ пришел к выводу, что при применении п. 8 ст. 1483 ГК РФ, Роспатент и суды должны учитывать факт использования старшего фирменного наименования не только самим правообладателем, но и иными, связанными с ним гражданско-правовыми договорами лицами, которые используют фирменное наименование под его контролем, в том числе когда товар производится по лицензии такого-то общества.

Подобный вывод является спорным. Указание на чужое фирменное наименование при осуществлении своей деятельности (например, в контексте: «является официальным дилером ООО "Ромашка"»; «производим товары по лицензии АО "Звезда"»; «являемся партнером ООО "Сириус"») при условии добросовестности такого использования находится за рамками исключительного права на фирменное наименование.

Применительно к товарным знакам мы много писали о доктрине номинативного добросовестного использования. В соответствии с ней допустимым признается использование чужого товарного знака для указания на правообладателя, его товары, услуги, работы и деятельность при предоставлении потребителям информации о собственных оказываемых услугах или предлагаемых товарах, которые каким-либо образом связаны с товарами или услугами правообладателя, в том числе в сравнительной рекламе, при условии, что пользователь не выдает свои товары или услуги за чужие, не формирует у потребителей ложных представлений о сотрудничестве с правообладателем. В данном случае лицо использует товарный знак не в качестве указателя на источник происхождения своих товаров или услуг. Оно не стремится выдать свои товары за товары правообладателя. Его цель — лишь раскрыть назначение, характеристики, возможные способы использования своих товаров в привязке к товарам правообладателя либо содержание своих услуг.

Российские суды в целом восприняли подобный подход (хотя полноценная доктрина номинативного добросовестного использования до сих пор не была сформулирована и обоснована применительно к российскому праву). Так, в постановлении от 30.09.2019 г. по делу № А40-266746/2018 СИП отметил, что «упоминание товарного знака в описательных и информационных целях, а не для индивидуализации товаров, не считается его использованием». В данном случае суд признал правомерным использование товарного знака для информирования потребителей о продаже продукции истца в торговом центре «Браво»: контрагент комбината арендовал в нем торговые площади для реализации продукции истца.

В другом деле суды отказали во взыскании компенсации за использование товарного знака правообладателя при демонстрации товаров на сайте ответчика. Последний предлагал оригинальную продукцию, которую он приобретал у официального дистрибьютора истца по договору поставки. Такое использование знака не является нарушением. Как отметил СИП, информирование потребителей является способом предложения оригинальной продукции, введенной в гражданский оборот с согласия правообладателя1.

В случае с фирменным наименованием должна действовать схожая логика. Субъект, который использует чужое фирменное наименования для информирования потребителей, указания на компанию-правообладателя соответствующего наименования, в ситуации, когда его собственные товары или услуги каким-либо образом связаны с таким правообладателем, действуют правомерно, за границами исключительного права на фирменное наименование. В данном случае неправильно говорить про некие подразумеваемые лицензии, в силу которых лицо использует чужое фирменное наименование. Равно как и относить к деятельности правообладателя фирменного наименования всю ту деятельность, которую осуществляет подобный добросовестный пользователь. В российском праве не выработано четкого подхода к тому, что представляет собой подразумеваемая лицензия. Можно найти несколько дел, в которых суды применили подобную конструкцию. Между тем необходимо отметить, что подразумеваемой лицензии не может быть там, где не может быть обычной лицензии. Нельзя обойти законодательный запрет на распоряжение исключительным правом, в том числе посредством лицензионного договора, просто сказав, что это не обычная лицензия, а подразумеваемая.

Отдельное внимание необходимо уделить ситуации использования сходного с чужим средством индивидуализации обозначения на масштабной модели соответствующего товара (в частности, масштабной модели автотранспортного средства). В данном случае использования фирменного наименования как средства индивидуализации компании не происходит. Речь идет о специфическом случае добросовестного использования чужого товарного знака.

Логотип автомобильного бренда в таких случаях используется не в качестве указания на источник происхождения товара. Он выступает как элемент внешнего вида существующего в реальности объекта.

Недобросовестной следует признать практику, когда производитель масштабных моделей пытается создать у потребителей видимость того, что соответствующие модели произведены правообладателем автобренда. На это могут указывать заявления ответчика, что он является официальным дилером, дистрибьютором моделей, произведенных автопроизводителем; использование в рекламе, сопроводительной документации, инструкциях формулировок типа «масштабные модели бренда такого-то» (вместо: «масштабная модель автомобиля марки….»); отсутствие на товаре, в документации и рекламе указаний на собственный товарный знак ответчика; размещение товарного знака в нетипичном для соответствующих автомобилей месте. Все эти обстоятельства должны рассматриваться судами в совокупности.

Значит ли это, что соответствующий товарный знак был зарегистрирован на ООО «Скейл» правомерно? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Необходимо исследование дополнительных обстоятельств. Мы исходим из того, что производители масштабных моделей вправе использовать чужие средства индивидуализации, чтобы создать точную копию существующего в реальном мире объекта; использовать в качестве элемента внешнего вида существующего в реальности объекта. При этом мы указали на ряд условий, при которых использование чужого товарного знака производителем масштабных моделей может быть признано недобросовестным.

Вместе с тем, предоставление исключительных прав на товарный знак означает получение правообладателем возможности широкого использования товарного знака в отношении соответствующих товаров или услуг; запрещать иным лицам соответствующее использование. В таком случае при регистрации товарного знака в отношении масштабных моделей, игрушек правообладатель получит возможность использовать схожее с известным брендом в сфере транспорта обозначения, в том числе теми способами, которые выше были охарактеризованы, в том числе зарубежными судами, в качестве недобросовестного использования.

В рассматриваемой ситуации обозначение PAZ, зарегистрированное на ООО «Павловский автобусный завод» (Товарный знак № 647309), вероятно, может быть определено как известный товарный знак с репутацией. В таком случае возникает вопрос: не будет ли правообладатель товарного знака в отношении масштабных моделей паразитировать на репутации такого обозначения, если он будет использовать обозначение не в соответствии с вышеуказанными условиями? Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда он будет запрещать иным производителям масштабных моделей использовать обозначение. В таком случае регистрацию товарного знака необходимо рассмотреть с позиции того, не является ли она недобросовестной конкуренцией, злоупотреблением правом. При этом следует исходить не из того, что у производителя автотранспортных средств есть фирменное наименование, которое он использует при осуществлении аналогичной деятельности, а из того, что у производителя есть известный, обладающий определенной репутацией товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров другого класса. В данном случае можно руководствоваться подходом, сформулированным Высшим арбитражным судом в деле Vacheron Constantin2.
Позиция СИП РФ
Отменяя решение первой инстанции, Президиум СИП РФ исходил из следующего.
Заводом заключены договоры с иностранным лицом Revontuli Toys Oy и ООО «С-Трейд» о предоставлении неисключительной лицензии на использование изображения автобусов марки «ПАЗ». Согласно условиям названных договоров завод (лицензиар) предоставляет лицензиату неисключительную лицензию на право использования изображений автобусов марки «ПАЗ» с целью изготовления, применения, хранения, ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в гражданский оборот моделей (уменьшенных автобусов, визуально напоминающих автобусы марки «ПАЗ») на территории РФ, в том числе с помощью третьих лиц, осуществляющих данную деятельность исключительно по заказу и в интересах лицензиата.
Положения указанных договоров предусматривают обязательное нанесение на упаковку моделей обозначения «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО “ПАЗ”». Завод также представил отчеты о продажах лицензиатами моделей автобусов и фото упаковок уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ», изготовленных лицензиатами, на которых нанесена надпись «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО “ПАЗ”», «Произведено по лицензии ООО “ПАЗ”».
Роспатент и суд первой инстанции исходили из того, что исключительное право на фирменное наименование не может быть предоставлено иному лицу в силу прямого указания на это в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Названный тезис является верным: распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается в силу прямого указания на это в п. 2 ст. 1474 ГК РФ. Однако завод не настаивал на факте предоставления исключительного права на свое фирменное наименование лицензиатам, а ссылался на то, что предоставление неисключительной лицензии на объект авторского права при производстве уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ» с обязательным указанием на упаковке выпускаемых товаров обозначения «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО “ПАЗ”» / «Произведено по лицензии ООО “ПАЗ”» может быть учтено при применении норм п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Данный довод заслуживает внимания.
Систематическое толкование нормы п. 8 ст. 1483 ГК РФ, в том числе с учетом положений п. 6 ст. 1252 Кодекса, предусматривает необходимость недопущения смешения между целями индивидуализации, исходя из которого может быть учтена деятельность и иных лиц, если они ассоциируются потребителями с обладателем фирменного наименования. С учетом этого для целей применения положений п. 8 ст. 1483 ГК РФ учитывается такая деятельность, которая у третьих лиц (потребителей, контрагентов) ассоциируется с юридическим лицом, имеющим конкретное фирменное наименование.
Общеизвестно, что стандартные правовые и экономические модели предпринимательства предполагают возможность осуществления деятельности как собственными силами, так и иждивением привлеченных лиц. В данном случае деятельность по выпуску уменьшенных моделей транспортных средств (т .е. товаров, тождественным тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак) осуществлялась иждивением иностранного лица Revontuli Toys Oy и общества с ограниченной ответственностью «С-Трейд» под контролем завода. Оформлена такая модель бизнеса лицензионными договорами на объекты авторского права, которые позволяют осуществлять контроль за деятельностью лицензиатов.
Поскольку на производимой лицензиатами завода продукции использовались указания «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО “ПАЗ”» / «Произведено по лицензии ООО “ПАЗ”», потребитель такой продукции был осведомлен о причастности завода к выпускаемой его лицензиатами продукции и ассоциировал приобретаемую продукцию с заводом. Смешение потребителями товаров (уменьшенных моделей транспортных средств), выпускаемых лицензиатами завода с указанием на упаковке выпускаемых товаров обозначений «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО “ПАЗ”» / «Произведено по лицензии ООО “ПАЗ”», и товаров, индивидуализируемых спорным товарным знаком, Роспатент и суд первой инстанции не приняли во внимание, поскольку товары выпускались не непосредственно заводом. Вместе с тем, поскольку в данном случае лицензиаты правообладателя фирменного наименования действовали под контролем такого правообладателя и доводили до потребителей сведения о фирменном наименовании лица, под контролем которого выпускается продукция, деятельность таких лиц может быть принята во внимание в целях применения пп. 8 ст. 1483 ГК РФ.
1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2024 г. № С01-2528/2023 по делу № А40-287469/2022
2 Постановление Президиум ВАС РФ 24.04.2012 по делу № А40-73286/2010

Составители
Главный редактор Дайджеста д. ю. н., партнер Гардиума, преподаватель кафедры гражданского права МГУ
Арина Ворожевич
Управляющий партнер, сооснователь LegalTech-платформы «Гардиум.Про»
Алексей Абрамов
Старший партнер Гардиума, эксперт в сфере защиты ИС, арбитражного судопроизводства и корпоративного права
Ирина Резникова
Подпишитесь
на новые выпуски
Раз в квартал присылаем свежий номер. Только полезный контент в удобном формате
© 2004–2022, ООО «ФПБ Гардиум». Все права защищены. В составе группы компаний WiseAdvice
ООО «ФПБ Гардиум»
+7 495 665-82-58
ИНН 7721854322
ОГРН 5147746423590