Интересные прецеденты
IP Cases

НМПТ — введены ли потребители в заблуждение?

Роспатент отказал компании ООО «Дж.Дж. Уитли Дистиллери» в предоставлении исключительных прав на ранее зарегистрированное НМПТ «Русская водка» из-за того, что заявитель аффилирован с британским производителем алкогольных напитков. По мнению патентного ведомства, использование заявителем указанного НМПТ могло вводить потребителей в заблуждение. Президиум СИП не согласился с таким обоснованием, но решение Роспатента не отменил. Он нашел в действиях заявителя злоупотребление правом.
История вопроса
Наименования мест происхождения товаров и географические указания (далее — НМПТ и ГУ) не просто индивидуализируют товары правообладателя, а выделяют их через привязку к определенной территории. Сами по себе они символизируют коллективную репутацию — репутацию всех производителей региона, чьи товары характеризуются общими признаками, связанными с соответствующим местом. Позитивные представления потребителей об обозначении могут быть результатом особых природных свойств товара, деятельности поколений мастеров, проживающих на территории региона и т. п. Правообладатели НМПТ присоединяются к репутации, в формировании которой они могли принимать участие, но которая не обусловлена только лишь их деятельностью и вложениями.

В отношении конкретного правообладателя НМПТ и ГУ подтверждают, что на него распространяется репутация соответствующего регионального бренда. Как отмечается в доктрине, предоставление правовой охраны таким объектам необходимо для обеспечения развития сельской местности, автономии сообществ, сохранения культурных традиций1. НМПТ, ГУ являются оптимальным инструментом индивидуализации товаров, произведенных на основании коллективных культурных традиций2, служат центром притяжения, стержнем «физической и концептуальной структуры для подтверждения и оценки уникальных социально-культурных и агроэкологических характеристик конкретных местностей»3.

Исключительные права на такие объекты служат, с одной стороны, стимулированию региональных производителей к поддержанию качества маркируемых продуктов, вложению средств в их продвижение. С другой, сохраняют и поддерживают репутацию конкретных региональных брендов, не позволяют иным субъектам паразитировать на ней, оберегают от размывания. При этом, как и иные средства индивидуализации, они ориентированы на обеспечение интересов потребителей, недопущение введения их в заблуждение. Особенность в том, что они гарантируют, обещают потребителям, что данные товары обладают определенными характеристиками (физическими, химическими, микробиологическими, органолептическими или художественными), обусловленными их происхождением с определенной территории. При этом в отличие от товарных знаков они не указывают на конкретный источник происхождения товара, в качестве которого выступает правообладатель, группа компаний; не символизируют репутацию единственного правообладателя.

С вышеуказанными особенностями НМПТ и ГУ связано то, что в их отношении возникают параллельные исключительные права различных лиц. Это объясняется своими причинами. Во-первых, в отличие от товарных знаков, перечень географических указаний, наименований мест происхождения товаров является ограниченным. Заявитель может выбрать принципиально новый товарный знак, но не географическое указание, наименование места происхождения товара. Во-вторых, известность таких обозначений в значительной мере связана с историей местности, ее работников и т. п. В таком случае несправедливо было бы устанавливать монополию на такое обозначение отдельного субъекта. В-третьих, такие средства индивидуализации указывают не столько на правообладателя как источник происхождения товара, сколько на конкретную местность.

При этом выделяются две процедуры, связанные с возникновение прав на НМПТ и ГУ: изначальная регистрация НМПТ, ГУ и предоставление исключительных прав на ранее зарегистрированное обозначение. Две процедуры связаны с прекращением прав на НМПТ, ГУ:
прекращение правовой охраны НМПТ, ГУ как такового в случае исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий установленными в государственном реестре указаний и наименований характеристиками;
прекращение действия исключительного права конкретного правообладателя, в том числе при несоответствии производимого товара характеристикам товара, указанным в государственном реестре указаний и наименований в отношении данного НМПТ, ГУ; систематического нарушения правообладателем способа производства товара, условий его хранения и транспортировки.
_
Согласно п. 2 ст. 1518 ГК РФ лицам, зарегистрировавшим географическое указание, предоставляется исключительное право на это географическое указание при условии, что товар, в отношении которого зарегистрировано географическое указание, отвечает требованиям п. 1 ст. 1516 настоящего Кодекса.

Исключительное право на географическое указание в отношении того же географического указания может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий характеристиками, указанными в государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров РФ.

В рассматриваемом деле возник вопрос: предполагает ли совокупное толкование положений статей 1516, 1518, 1522.1 и 1525 ГК РФ при проведении экспертизы заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ проверку обозначения (возможного использования обозначения) на соответствие требованиям п. 2 ст. 1516 ГК РФ? В соответствии с данным пунктом не допускается, в частности, регистрация в качестве НМПТ и ГУ обозначения, способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Суть дела
ООО «Дж.Дж. Уитли Дистиллери» (далее — общество) направило Роспатенту заявку на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» для товара «водка», все стадии производства которого, включая бутилирование, осуществляются на территории РФ. Роспатент отказал в предоставлении исключительного права. Ведомство исходило из несоответствия заявленного обозначения требованиям п. 2 ст. 1516 ГК РФ как способного ввести в заблуждение относительно места производства товара и его изготовителя. При этом Роспатент отметил следующие обстоятельства:
Заявитель является компанией, которая аффилирована с компанией «Джей Джей Уитли» (Великобритания), позиционирующей себя как производителя с многолетними традициями производства настоящих британских напитков.
Водка, производимая обществом, исходя из данных официального сайта, является одноименной с водкой, выпускаемой в Великобритании, и известной потребителям, в том числе российским, как традиционные английские водки, изготавливаемые в Великобритании на заводах компании «Хэйлвуд Интернешнл Бранде Лимитед» (Великобритания).
При этом запрос на предоставление исключительных прав на использование НМПТ «Русская водка» осуществляется преимущественно с целью производства и экспорта продукта на рынок Великобритании.
В случае предоставления обществу исключительного права на указанное НМПТ обозначением будет маркироваться товар, который может быть воспринят потребителем как традиционная английская водка, изготавливаемая компанией «Хэйлвуд Интернешшнл Бранде Лимитед» с использованием использованием товарных знаков по свидетельствам РФ № 800380 и № 808565, воспроизводящих фирменное наименование британской компании.
Одновременное использование вышеуказанных средств индивидуализации будет дискредитировать товар и девальвировать данное НМПТ на зарубежных рынках, так как ожидания потребителей при покупке водок, маркированных обозначением «Русская водка», связаны с российскими компаниями. Предоставление права использования НМПТ заявителю приведет к введению потребителя в заблуждение.
_
Общество обжаловало решение Роспатента в Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ). Рассматривая дело по первой инстанции, СИП поддержал позицию патентного ведомства. Со ссылкой на пп. 5 п. 2 ст. 1516 ГК РФ, суд констатировал, что водка, выпускаемая обществом, с использованием обозначения «Русская водка» будет восприниматься потребителем как традиционная английская водка, что приведет к введению потребителя в заблуждение в отношении товара и его изготовителя.

Общество направило кассационную жалобу в президиум СИП РФ. Президиум не согласился с аргументацией первой инстанции, но решение отменять не стал. По мнению кассации, действия общества по направлению заявки на получение исключительных прав на НМПТ представляли собой злоупотребление правом.
Чем интересно
Президиум СИП пришел к выводу, что:
при проведении экспертизы заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ не должна проводиться проверка на соответствие обозначения (его использования) п. 2 ст. 1516 ГК РФ;
при этом действия заявителя по получению исключительных прав на НМПТ могут быть признаны злоупотреблением правом, если использование НМПТ конкретным заявителем может дискредитировать товар и девальвировать данное НМПТ на зарубежных рынках.
_
При рассмотрении данного дела президиум СИП направил запросы ученым-юристам с просьбой разъяснить ключевые вопросы, возникшие в связи с рассматриваемым делом.
Позиция президиума СИП РФ
Исходя из положений абз. 2 п. 2 ст. 1518, п. 1 ст. 1522.1 ГК РФ любое лицо, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий указанными в п. 1 ст. 1516 особыми свойствами, вправе в установленном ГК РФ порядке обратиться с заявкой на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ.

Основанием для предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ является подтверждение лицом производства товара в пределах определенного географического объекта и обладающего особыми свойствами.

Учитывая цели предоставления исключительного права на уже зарегистрированное НМПТ, основанием для такого предоставления является прежде всего производство заявителем определенного товара с особыми свойствами, связанными исключительно с характерными для соответствующего географического объекта природными условиями или человеческими факторами, и отвечающего требованиям положений п. 1 ст. 1516 ГК РФ.

Проверка на предмет соответствия обозначения требованиям п. 2 ст. 1516 ГК РФ проводится при подаче заявки на первоначальную регистрацию НМПТ в качестве обозначения в отношении товара, имеющего особые свойства.

Президиум СИП считает необоснованным толкование судом первой инстанции положений пп. 5 п. 2 ст. 1516 ГК РФ и сделанные им выводы о возможности введения потребителей в заблуждение предоставлением обществу права на ранее зарегистрированное НМПТ на основании указанных норм.

Вместе с тем ошибочное толкование норм материального права в данном случае не привело к принятию неправильного решения.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав — злоупотребление правом.

Фактические обстоятельства свидетельствуют по сути не о том, что использование НМПТ «Русская водка» совместно с товарными знаками способно ввести потребителей в заблуждение, а о том, что действия общества, связанные с приобретением исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, являются недобросовестными и способными привести к запрету иным российским производителям использовать такое обозначение на территории иных государств и, как правильно указал суд первой инстанции, дискредитировать товар и девальвировать данное НМПТ на зарубежных рынках.
1 Coombe R.J., Ives S., Huizenga D. Geographical Indications: The Promise, Perils and Politics of Protecting Place-Based Products (2014) / Sage Handbook on Intellectual Property: In Matthew David and Deborah Halbert eds., Thousand Oaks: Sage Publications, 2014. URL: https://ssrn.com/abstract=2644494
2 Bentley L. ,Sherman, B. Intellectual Property Law, 2nd edn. Oxford, 2009. P. 976; Sanders, A.K. (2010) ‘Incentives for and Protection of Cultural Expression: Art, Trade and Geographical Indications // The Journal of World Intellectual Property. 2010. № 13(2). P. 81–93.
3 Giovannucci, D. Guide to Geographical Indications: Linking Products and Their Origins. Geneva, 2009. P. 8.
Составители
Главный редактор Дайджеста д. ю. н., партнер Гардиума, преподаватель кафедры гражданского права МГУ
Арина Ворожевич
Управляющий партнер, сооснователь LegalTech-платформы «Гардиум.Про»
Алексей Абрамов
Старший партнер Гардиума, эксперт в сфере защиты ИС, арбитражного судопроизводства и корпоративного права
Ирина Резникова
Подпишитесь
на новые выпуски
Раз в квартал присылаем свежий номер. Только полезный контент в удобном формате
© 2004–2022, ООО «ФПБ Гардиум». Все права защищены. В составе группы компаний WiseAdvice
ООО «ФПБ Гардиум»
+7 495 665-82-58
ИНН 7721854322
ОГРН 5147746423590