Дело Черкизово — нужно ли доказывать известность каждого товара для ОТЗ

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «ЧЕРКИЗОВО» в качестве общеизвестного в отношении товаров 29 класса МКТУ, ссылаясь на необходимость доказательства известности обозначения для каждого конкретного вида товара в рамках широких родовых понятий. Между тем, СИП отменил решение ведомства, указав, что законодательство не требует детализации по отдельным товарным позициям внутри родовой категории.

История вопроса

В соответствии со ст. 1508 ГК РФ в качестве общеизвестного товарного знака может быть зарегистрировано обозначение, которое стало широко известно в РФ среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя в результате интенсивного использования. В настоящее время в Реестр общеизвестных товарных знаков включено 276 товарных знака.

Компаниям выгодно регистрировать общеизвестные товарные знаки. Исключительные права на такие обозначения носят бессрочный характер и распространяются в том числе на неоднородные товары, работы и услуги. Для признания незаконным использования сходного с известным брендом обозначения достаточно одних ассоциаций потребителей. Введение в заблуждение в данном случае не требует. ГК подробно не раскрывает обстоятельства, которые должен учитывать Роспатент при решении вопроса, является ли товарный знак общеизвестным или нет.

Перечень подобных обстоятельств содержится в рекомендациях Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи ВОИС «О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков»:

степень известности или признания товарного знака в соответствующем секторе общества;

продолжительность, степень и географический район любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду и презентацию на ярмарках или выставках товаров или услуг, для которых используется товарный знак;

продолжительность и географический район осуществленных регистраций знака или любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого товарного знака;

материалы, отражающие факты успешной реализации прав на знак, в частности, отражающих степень, в которой этот товарный знак был признан общеизвестным компетентными органами;

ценность, присущая данному товарному знаку.

Роспатент в настоящее время придерживается достаточного строгого подхода к оценке обозначений на соответствие их предъявляемым требованиям. СИП РФ в целом более лоялен к общеизвестным товарным знакам. В связи с чем в правоприменительной практике достаточно распространены случаи, когда суд признает недействительными решения административного органа.

Ранее мы уже писали, что Роспатент при рассмотрении заявок на регистрацию общеизвестных товарных знаков продолжает требовать от заявителей доказательств не только известности товарного знака, но и того, что потребители ассоциируют данное обозначение с заявителем. Проще говоря, известным должен быть не только знак, но и заявитель, и связь между ними. При этом особые сложности возникают у заявителей, которые входят в группу компаний при условии, что непосредственное производство маркированных товаров осуществляют иные лица, также входящие в группу. В отношении них Роспатент, как правило, делает категоричный вывод: заявитель не доказал, что потребители ассоциируют с ним товарный знак. СИП РФ продолжает считать такую позицию ошибочной. По мнению суда, общеизвестность можно определить не только в отношении конкретной компании-производителя, но и в отношении «источника происхождения товаров».

Также возникают разногласия между административным органом и СИПом при решении вопроса, какие доказательства должен представить заявитель, чтобы его обозначение было зарегистрировано в качестве общеизвестного товарного знака.

Так, в одном из дел Московский финансово-промышленный университет «Синергия» обратился в Роспатент с заявлением о признании словесного обозначения «СИНЕРГИЯ» общеизвестным товарным знаком в отношении услуг 41-го класса МКТУ (услуги образовательные). В подтверждение широкой известности обозначения заявитель представил в том числе сведения об истории обозначения «Синергия», информацию о факультетах, количестве студентов и выпускников, рекламную информацию, информацию об образовательном канале «Синергия ТВ», сведения о зарегистрированных на имя университета товарных знаках со словесным элементом «Синергия», отчет об упоминаниях в СМИ (подготовлен системой «Медиалогия»), презентацию франшизы «Школа бизнеса «Синергия», договоры франчайзинга, акты и отчеты франчайзинга. К заявлению был приложен отчет Фонда содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ, подготовленный в 2019 г. по результатам исследования «Определение уровня известности обозначения «СИНЕРГИЯ»; отчет Фонда содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ, подготовленный в 2022 г. по результатам исследования «Уровень известности обозначения «СИНЕРГИЯ»; сведения о рекламных кампаниях и форумах, филиалах и представительствах, сертификаты об аккредитации Association of MBAs и EFQUEL.

Роспатент отказал в удовлетворении заявления. При этом он поставил под сомнение результаты социологического исследования. В частности, патентное ведомство отметило, что такие результаты получены с использованием манипуляций, направленных на завышение результатов опроса за счет искусственного исключения незнакомых с исследуемым обозначением респондентов. В одном из вариантов ответа был указан университет, что подлежит квалификации как наводящий ответ для опрашиваемых лиц. Перед респондентами не был поставлен вопрос о степени известности анализируемого обозначения в отношении скорректированного университетом перечня услуг 41-го класса МКТУ.

Кроме того, Роспатент отметил, что сведения о зачисленных лицах в количестве более 135 тысяч человек не могут подтверждать общеизвестность спорного обозначения, равно как и факт того, что структура университета включает в себя 5 филиалов и 68 представительств, которые предлагают относительно широкий спектр направлений. По сравнению с ведущими вузами страны университет оказывает образовательные услуги под обозначением «СИНЕРГИЯ» в течение непродолжительного времени (с 2011 года). Результаты деятельности университета нельзя охарактеризовать как высокие, присущие авторитетным образовательным учреждениям.
Сведения о принадлежащем университету телеканале «СИНЕРГИЯ ТВ» Роспатент не принял во внимание ввиду отсутствия информации об охвате аудитории этого телеканала.

Университет обратился в СИП с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. СИП удовлетворил заявление университета. Он обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление о признании обозначения «СИНЕРГИЯ» общеизвестным в РФ знаком обслуживания. Решение первой инстанции поддержал президиум СИПа.

При рассмотрении данного дела президиум СИП указал на обстоятельства, которые должны быть учтены при оценке известности обозначения, регистрируемого в качестве общеизвестного товарного знака в отношении образовательных услуг: срок деятельности организации, количество обучающихся, маркетинговые стратегии. СИП подчеркнул, что заявитель вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (Постановление СИП РФ от 14.11.2023 по делу №СИП-203/2023).

Ниже мы рассмотрим еще одно интересное дело, в рамках которого Роспатент и СИП пришли к различным выводам относительно того, может ли товарный знак быть зарегистрирован в качестве общественного.

Суть дела

Роспатент отказал ПАО «Группа Черкизово» в признании общеизвестным товарного знака «ЧЕРКИЗОВО» в отношении 29-го класса МКТУ: ветчина, изделия колбасные, свинина, полуфабрикаты из мяса свинины.

В подтверждение общеизвестности названного товарного знака на территории России в отношении испрашиваемых товаров заявитель представил значительное количество документов, в том числе:

сведения о зарегистрированных товарных знаках «ЧЕРКИ3ОВО» в Российской Федерации и за рубежом, сведения о международных регистрациях товарных знаков;

выписка ЕГРЮЛ, иные регистрационные документы ПАО «Группы Черкизово», документы, подтверждающие права на доменные имена, выписки из ЕГРЮЛ участников группы компаний, копии лицензионных договоров и дополнительных соглашений к ним, сводная таблица ассортимента товаров;

информационные справки об объемах произведенной и реализованной продукции, об объемах реализованных товаров по федеральным округам Российской Федерации, о количестве реализованного товара посредством торговых сетей, о региональных представителях, о расходах на рекламу;

подтверждающее письмо от общества с ограниченной ответственностью «Ипсос Комкон»;

годовые отчеты ПАО «Группы Черкизово»;

рейтинги заявителя;

каталог рекламных роликов;

отчет ВЦИОМ, подготовленный по результатам проведенного в январе - феврале 2023 г. социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации для определения уровня известности обозначения «ЧЕРКИ3ОВО»;

документы по благотворительным проектам, спецификации на продукцию, каталоги продукции;

договорные документы по поставкам в федеральные торговые сети и по рекламе;

договорные документы на рекламу в фильме «Иван Васильевич меняет все» (2023 год) с подтверждением исполнения и фотоматериалами;

документы об участии в российских и международных выставках и полученные по результатам участия в них дипломы;

CD-диски с рекламными сценами из фильма «Иван Васильевич меняет все», с фотографиями продукции «ЧЕРКИЗОВО» на полках торговых сетей, с каталогами продукции торговых сетей, в которых представлена продукция «ЧЕРКИЗОВО»;

фотографии продукции «ЧЕРКИЗОВО» на полках торговых сетей;

отчет общества с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» от 07.07.2020, включающий данные об оценке товарного знака «ЧЕРКИЗОВО»;

отчет об оценке рыночной стоимости товарных знаков, принадлежащих заявителю;

продукция «ЧЕРКИЗОВО» (5 единиц);

распоряжение об утверждении дизайн-макетов за 2019 - 2023 годы.

Между тем, Роспатент отказал ПАО «Группа Черкизово» в удовлетворении заявления о признании упомянутого товарного знака общеизвестным в отношении товаров 29-го класса МКТУ: ветчина, изделия колбасные, свинина, полуфабрикаты из мяса свинины.

Административный орган признал, что представленные заявителем документы подтверждают значительные объемы реализации товаров ПАО «Группа Черкизово», широкий географический охват ее деятельности, рост выручки компании по итогам 2022 года, увеличение зарубежных отгрузок почти на 25% в натуральном выражении. При этом, Роспатент констатировал, что ПАО «Группа Черкизово» является одним из лидеров рынка мясной продукции.

Вместе с тем административный орган счел представленные заявителем материалы недостаточными для признания товарного знака по свидетельству Российской Федерации №931765 общеизвестным с 01.12.2023 в отношении товаров 29-го класса МКТУ: ветчина, изделия колбасные, свинина, полуфабрикаты из мяса свинины, мотивировав данный вывод следующим: названные в перечне товаров формулировки представляют собой широкие родовые понятия. В частности, «ветчина» — это просоленный и прокопченный свиной окорок или реже передняя лопатка; коптят и иные части, например ребра; бывает также ветчина оленья, из индейки, курицы, в это понятие входит ветчина вареная, варено-копченая, копчено-запеченная, сырокопченая, сыровяленая; «свинина» — это кулинарное и промышленное наименование мяса свиней, которое включает, например, такие виды, как свиная лопатка, грудинка, корейка (часть спинки), пашина, поясничная часть и окорок (область таза и бедра), баки, шейный зарез, рулька (предплечье), голяшка.

Данные виды товаров, охватываемые родовыми понятиями, по мнению Роспатента, могут отличаться по кругу потребителей, по стоимости, по составу и, следовательно, иметь различную степень узнаваемости среди потребителей, восприниматься в качестве разнородных групп товаров, что, в свою очередь, обусловливает невозможность установления факта широкой известности спорного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров. При этом, как отметил административный орган, он не может самостоятельно ограничить перечень товаров 29-го класса МКТУ в связи с тем, что представленные ПАО «Группа Черкизово» документы не позволяют однозначно определить, для какого именно вида товаров доказан факт приобретения спорным обозначением общеизвестности на дату 01.12.2023.

При оценке представленных в материалах административного дела рекламных материалов Роспатент исходил из того, что они касаются отдельных конкретных товаров (например, колбасы копченой, колбасы вареной, сосисок, сарделек, полуфабрикатов свиных в виде фарша или в виде стейка), в то время как испрашиваемые товары 29-го класса МКТУ содержат широкие родовые позиции.

СИП признал решение Роспатента неправомерным и обязал ведомство внести спорный товарный знак в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в качестве общеизвестного товарного знака по заявлению ПАО «Группа Черкизово» от 29.12.2023.

Суд первой инстанции согласился с доводом заявителя о том, что административный орган фактически признал заявленное обозначение обладающим необходимой репутацией (известностью). Единственным обстоятельством, препятствующим возможности констатировать общеизвестность этого обозначения, явилась квалификация испрашиваемых товаров 29-го класса МКТУ: ветчина, изделия колбасные, свинина, полуфабрикаты из мяса свинины — в качестве широких родовых понятий, которые могут включать большое количество товаров разных наименований.

Ни закон, ни какие-либо разъяснения высшей судебной инстанции не требуют от заявителя обязанности раскрывать известность товарного знака для каждого наименования одного и того же товара, обозначенного широкой родовой позицией.

Решение первой инстанции поддержала кассация.

Чем интересно

Роспатент и СИП исходили из разных подходов при оценке общеизвестности товарного знака. По мнению Роспатента, при подаче заявления на регистрацию товарного знака в качестве общеизвестного в отношении товарных позиций, являющихся широкими родовыми понятиями, заявитель должен представить доказательства известности для каждого конкретного вида товара, а не для родовой категории. Между тем, СИП констатировал, что закон и судебная практика не требуют доказывать известность для каждого наименования товара в рамках родовой категории. Достаточно установить широкую известность обозначения среди потребителей, деловых кругов и лиц, участвующих в распространении товаров. При этом суд учёл представленные доказательства: объёмы производства и продаж, географию реализации, расходы на рекламу, результаты социологических опросов.

Читайте больше интересных кейсов
каждый день

Позиция СИП РФ

Соглашаясь с решением первой инстанции, Президиум СИПа отметил следующее:

Общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3.2 определения от 19.09.2019 N2145-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации», общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ то, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, означает, что общеизвестность устанавливается не применительно к обозначению абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых данное обозначение использовалось. Это согласуется с правовой природой общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков.

Предоставление товарному знаку статуса общеизвестного фактически означает констатацию приобретения им чрезвычайно сильной различительной способности.

Ключевым мотивом для отказа в признании товарного знака общеизвестным, несмотря на признание спорного обозначения обладающим необходимой репутацией (известностью), послужил вывод о том, что испрашиваемые товары 29-го класса МКТУ представляют широкие родовые понятия, которые могут включать большое количество товаров, имеющих разную степень узнаваемости у потребителей и воспринимающихся в качестве разных групп товаров. Вместе с тем в данном случае в Роспатенте рассматривался вопрос о предоставлении статуса общеизвестного товарного знака не обозначению, использующемуся без регистрации, а уже существующему (обычному) товарному знаку.

Государственная регистрация товарных знаков обеспечивает публичность и достоверность сведений, вносимых в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, т.е. позволяет полагаться на законность предоставления правовой охраны прошедшим государственную регистрацию товарным знакам. Таким образом, в данном случае выбор товарных позиций, в отношении которых было заявлено об общеизвестности, обусловлен существованием именно таких товарных позиций в перечне законно зарегистрированного товарного знака.

Вопреки аргументам заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции верно исходил из того, что действующее законодательство не требует, чтобы заявитель раскрывал общеизвестность товарного знака для каждого частного товара, входящего в указанную в свидетельстве на существующий товарный знак товарную позицию. Законом не установлена обязанность заявителя доказать известность обозначения для каждого видового товара, который входит в понятие указанной в существующем товарном знаке товарной позиции, обозначенной родовым понятием.

Применительно к обстоятельствам данного дела заявителю достаточно доказать широкую известность спорного обозначения в отношении ряда товарных позиций, которые входят в испрашиваемый перечень товаров 29-го класса МКТУ : ветчина, изделия колбасные, свинина, полуфабрикаты из мяса свинины, для индивидуализации которых зарегистрирован существующий товарный знак.

Заявитель представил в материалы административного дела доказательства производства, продажи и рекламы широкого перечня товаров, для которых испрашивалась общеизвестность спорного товарного знака (различные виды колбас, ветчины, свинины и полуфабрикаты из свинины).

Как справедливо отметил суд первой инстанции, для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров, в отношении которых используется знак, лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров, в отношении которых используется знак, деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров, в отношении которых используется знак, и ассоциирование с источником происхождения товаров, маркированных этим средством индивидуализации. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

Как международное, так и российское законодательство исходит из того, что податель заявления вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (широкая известность заявленного обозначения на определенной территории среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя).

Следующий кейс