Делить обозначение или не делить — вот в чем вопрос

СИП вслед за Роспатентом не нашел сходства у комбинированных товарных знаков со словесными частями «Атлант» и «Юратлант». При этом, СИП отказался делить обозначение «Юратлант» на две части «юр» и «атлант».

История вопроса

В практике СИП можно найти немало дел, в которых суд указывал на то, что товарный знак, состоящий из одного слова, должен оцениваться как таковой, без деления его на сильный и слабый элемент.

Дело по товарному знаку «АФИМОЛЛ»
Постановление Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016
Суд не нашел сходства до степени смешения у спорных товарных знаков «АФИМОЛЛ» / AFIMALL (по свидетельству №449662) и противопоставленного им обозначения «АФИ» (по свидетельства №550090).

Президиум СИП отклонил довод заявителя кассационной жалобы о том, что спорный знак обслуживания сходен до степени смешения с противопоставленным знаком обслуживания ввиду тождества начальной части «АФИ». При этом часть слова «MALL» не придает оспариваемому знаку обслуживания существенно иного восприятия по сравнению с противопоставленным знаком обслуживания, поэтому довод был предметом рассмотрения суда первой инстанции и правомерно отклонен. При этом Президиум исходил из того, что товарный знак (знак обслуживания), выполненный без выделения слогов, должен оцениваться в целом без разделения на составные части.

На данную позицию сослался Президиум СИП в постановление от 10.08.2020 по делу №СИП-564/2019, констатировав следующее: «Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание на то, что в случае, если словесные элементы спорного товарного знака выполнены без выделения слогов, то их оценка производится без разделения на составные части. Таким образом, при проверке сходства словесных элементов средств индивидуализации в настоящем деле суд первой инстанции не вправе был ограничиваться только выводом о вхождении одного словесного элемента в другой».

Дело по товарному знаку «Медгост»
Постановление СИП от 03.03.2023 по делу №СИП-443/2022
СИП признал неправомерным отказ Роспатента в регистрации комбинированного товарного знака со словесной частью «Медгост» (заявка №2020755956) в связи с его сходством с товарным знаком со словесной частью «Медицинский центр Елены Малышевой» из-за совпадения элемента «Мед». СИП исходил из того, что словесный элемент «МЕДГОСТ» должен рассматриваться как единый. Разделение элемента «МЕДГОСТ» на части неправомерно, поскольку обозначение воспринимается потребителем как единое целое. Суд подчеркнул, что элементы, выполненные в виде единого слова (в данном случае «МЕДГОСТ»), подлежат оценке без разделения на составные части.

Дело по товарному знаку «Люстрон»
Решение СИП от 14.06.2023 по делу №СИП-129/2023
СИП при сравнении спорного товарного знака со словесной частью «Люстрон» с противопоставленным товарным знаком «LUSTROF» указал на недопустимость деления спорного товарного знака на две части (элемента): «люс» и «трон». Как отметил суд: «Позиция заявителя о наличии семантического смысла в спорном обозначении за счет наличия в нем части «трон» не может быть принята во внимание и подлежит отклонению судебной коллегией <…> если словесные элементы спорного товарного знака выполнены без выделения слогов, их оценка производится без разделения на составные части».

Суть дела

ООО Юридическая группа «Атлант» зарегистрировало на себя комбинированный товарный знак со словесной частью «ЮРАТЛАНТ» в отношении услуг 42 класса МКТУ. ООО «Атлант» подало возражения на регистрацию товарного знака со ссылкой на то, что является правообладателем старшего товарного знака со словесной частью «АТЛАНТ». Заявитель утверждал, что элемент «ЮР» в спорном знаке является лишь уточняющим словом «юридический».

Роспатент отказал в удовлетворении возражения ООО «Атлант». Роспатент пришел к выводу, что сравниваемые комбинированные знаки («АТЛАНТ» и «ЮРАТЛАНТ») производят разное общее зрительное впечатление на потребителей. Это означает, что несмотря на наличие общего элемента «АТЛАНТ», добавление части «ЮР» в спорном знаке создало новое восприятие, которое не ассоциируется напрямую с более ранним знаком. Ведомство подчеркнуло, что разделение словесного элемента на отдельные части (например, «ЮР» и «АТЛАНТ») возможно только в случаях, когда спорное обозначение воспринимается потребителем именно как сочетание отдельных элементов. В данном случае доказательств такого восприятия представлено не было. Роспатент отверг довод о том, что элемент «ЮР» является лишь уточняющим словом «юридический», указав, что для средних российских потребителей нехарактерно образование сложносокращённых слов таким образом.

Суд поддержал решение административного органа.

Чем интересно

При рассмотрении данного дела СИП разъяснил:

Во-первых, в чем заключается особенность методологии оценки товарного знака на соответствие п. 10 ст. 1483 ГК РФ (в сравнении с п. 6 ст. 1483 ГК РФ); как Роспатент должен оценивать, что «старший» товарный знак вошел в состав (является элементом) «младшего» товарного знака.

Во-вторых, в каких случаях при оценке сходства до степени смешения товарных знаков словесные элементы товарных знаков должны делиться на отдельные части, а при каких нет. СИП заключил, что разделение словесного элемента на отдельные части возможно только в случаях, когда спорное обозначение воспринимается потребителем именно как сочетание отдельных элементов.

Подкаст от авторов
IP Дайджеста

Позиция СИП

Поддержав решение Роспатента и первой инстанции, Президиум СИПа констатировал:

Противопоставленный комбинированный товарный знак не может быть признан сходным со словесным элементом спорного знака обслуживания вследствие несходства словесных элементов сопоставляемых обозначений и наличия в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента. Входящая в спорный знак обслуживания часть словесного элемента противопоставленного товарного знака «АТЛАНТ» не воспринимается как товарный знак общества «Атлант».

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется, исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений необходимо выполнить три шага: 1. определить степень сходства обозначений; 2. определить степень однородности товаров; 3. определить наличие или отсутствие вероятности смешения обозначений в гражданском обороте.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при анализе обозначений, в первую очередь, необходимо установить их сильные и слабые элементы. Дальнейшие выводы о сходстве сопоставляемых обозначений зависят от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) — сильные или слабые.

Суд первой инстанции признал, что в спорном знаке обслуживания основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ЮРАТЛАНТ» а в противопоставленном товарном знаке — словесный элемент «АТЛАНТ».

Сравниваемые комбинированные знаки производят разное общее зрительное впечатление на потребителей, что обусловлено использованием совершенно разных изобразительных элементов, имеющих разные формы и смысловое наполнение, а также разное композиционное построение.

Обстоятельство использования в сравниваемых обозначениях букв русского алфавита не способствует увеличению их сходства, в частности, за счет разной графической проработки.

Используемый в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «АТЛАНТ» выполнен оригинальным шрифтом, вследствие чего слово «АТЛАНТ» читается с трудом из-за графического совмещения букв «А» и «Т» в начале слова и букв «Н» и «Т» в конце слова. Для прочтения словесного элемента в противопоставленном товарном знаке необходимо использовать воображение.

Словесный элемент «ЮРАТЛАНТ» спорного знака обслуживания не имеет словарно-справочных значений и является фантазийным, вследствие чего провести анализ сравниваемых обозначений по данному признаку сходства не представилось возможным.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что словесный элемент «ЮРАТЛАНТ» спорного знака обслуживания является сложносоставным и состоит из элементов «ЮР» и «АТЛАНТ», первый из которых выполнен более жирным шрифтом и является сокращением от слова «юридический», подлежит отклонению.

Разделение словесного элемента на отдельные части возможно только в случаях, когда спорное обозначение воспринимается потребителем именно как сочетание отдельных элементов (сложносоставное слово, словесный элемент, не имеющий самостоятельного семантического значения, однако состоящий из частей, имеющих такое значение и созданный по известным правилам русского языка для образования сложных слов, воспринимаемый российским потребителем как состоящий из входящих в него частей).

Иными словами, общество «Атлант» должно было подтвердить, что для рядового потребителя, не обладающего специальными познаниями, на дату приоритета спорного знака обслуживания являлось очевидным, что обозначение «ЮРАТЛАНТ» образовано сложением частей «ЮР» (в значении — сокращение от слова «юридический») и «АТЛАНТ», и воспринимается как словосочетание «ЮРИДИЧЕСКИЙ АТЛАНТ». Соответствующих доказательств восприятия потребителями указанного обозначения именно как сложносокращенного слова в отношении спорной рубрики в материалы дела не представлено.

С учетом использования в противопоставленном товарном знаке оригинального шрифта, затрудняющего прочтение словесного элемента, часть потребителей в принципе не распознает в противопоставленном обозначении слово «АТЛАНТ» и не будет производить его сравнение со спорным обозначением.

Несмотря на выявленную судом первой инстанции отдельную созвучность сравниваемых словесных элементов, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает обоснованным вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений в целом, принимая во внимание отсутствие сходства по графическому и семантическому критериям сходства.

Согласно п. 10 ст.1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения. П. 10 ст.1483 ГК РФ предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» знака. Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение «старшего» и «младшего» средств индивидуализации в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака (знака обслуживания) использовал в своем знаке элемент «старшего».

Вместе с тем п. 10 ст.1483 ГК РФ, равно как и пункт 6 этой статьи упомянутого Кодекса указывается на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение. Методология оценки вероятности такого смешения определена пунктом 162 Постановления №10 от 23.04.2019 и применяется в переложении на норму п. 10 ст. 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней.

По смыслу положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности товарного знака (знака обслуживания) при противопоставлении ему другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств:

состоит ли «младший» товарный знак (знак обслуживания) из двух и более самостоятельных элементов;
является ли какой-либо самостоятельный элемент «младшего» товарного знака (знака обслуживания) сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица;
зарегистрированы ли «младший» и «старший» знаки в отношении однородных товаров и услуг;
вероятность смешения «старшего» и элемента «младшего» товарных знаков (знаков обслуживания) с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, указанных в пункте 162 Постановления №10 и влияющих на вероятность смешения.

При этом вероятность смешения применительно к п. 10 ст.1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака (знака обслуживания), в качестве товарного знака другого лица.

При разрешении вопроса о том, состоит ли «младший» товарный знак (знак обслуживания) из одного или нескольких самостоятельных элементов, недостаточно осуществить формальный, математический подсчет элементов «младшего» знака (количества слов, изображений или иных частей). В отдельных случаях несколько слов (цифр) в определенном графическом исполнении могут образовывать единый элемент. Единый элемент может содержаться как в «старшем», так и в «младшем» знаках обслуживания.

Значение единого элемента не связано с семантикой каждого его составляющего: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе данных выражений неразделимая. Решающее значение имеет восприятие этого элемента потребителями.

Таким образом, с целью применения положений п. 10 ст.1483 ГК РФ подлежало сравнить весь «старший» товарный знак «АТЛАНТ» и элемент «ЮРАТЛАНТ» спорного знака обслуживания.

При проверке правильности соблюдения методологии определения вероятности смешения сравниваемых обозначений применительно к п. 10 ст.1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из обоснованности выводов Роспатента и суда первой инстанции о том, что спорный знак обслуживания включает единственный словесный элемент «ЮРАТЛАНТ», в то время как противопоставленный товарный знак включает словесный элемент «АТЛАНТ» и изобразительный элемент.