Аккумулирование товарных знаков — это злоупотребление?

В последние 10–15 лет в России широкое распространение получила практика аккумулирования товарных знаков. СМИ чаще называют ее патентным троллингом, хотя о патентах в данном случае речи не идет. Субъекты регистрируют множество товарных знаков в целях последующей «продажи»1 прав на них или предъявления исков к успешным предпринимателям. Такие правообладатели, как правило, не занимаются какой-либо производственной, торговой деятельностью. У них нет производственных мощностей, иных имущественных активов для производства и реализации товаров или предложения услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Для регистрации в качестве товарного знака тролли чаще выбирают неоригинальные, но при этом обладающие минимальной различительной способностью, достаточно распространенные обозначения, которые могут использоваться различными предпринимателями. При этом вовсе необязательно, чтобы такое обозначение кем-либо использовалось на момент регистрации.

Как было констатировано в п. 154 постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019, «неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом». Ранее данная позиция была сформулирована СИП РФ в п. 7 справки № СП 21/2: «само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по "аккумулированию" товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции»2. Между тем в судебной практике можно найти немало дел, при рассмотрении которых суды заняли иную позицию.

Рассмотрим несколько примеров

ООО «Новые Технологии» предъявило иск к ОАО «Белгородский хладокомбинат»3 о нарушении исключительного права на товарный знак «АФРОДИТА», зарегистрированный в отношения товаров 30-го класса МКТУ. Нарушение проявилось в том, что ООО «Белгородский хладокомбинат» с 2004 г. выпускает мороженое, маркированное обозначением «Афродита», что подтверждено представленными в материалах дела каталогами продукции. Ответчик в свою защиту утверждал, что истец не представил доказательства добросовестного поведения: не производил соответствующие товары, в том числе мороженое, не вводил их в гражданский оборот.

Суды и первой, и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении заявленных истцом требований. В числе прочего они подчеркнули, что ООО «Новые Технологии» при регистрации спорного товарного знака и до принятия судом решения не производило и не вводило в гражданский оборот мороженое.

СИП РФ отменил решения нижестоящих судов, направив спор на новое рассмотрение. Он не согласился с выводом суда апелляционной инстанции, что неиспользование спорного товарного знака является злоупотреблением правом со стороны истца. Первая кассация исходила из того, что само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом.

Верховный суд (ВС РФ) отменил постановление СИП. Суд пришел к выводу, что истец злоупотребил своим правом. Как им было отмечено: «Товарный знак служит для индивидуализации товара, являясь одним из средств охраны промышленной собственности. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак (на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца».

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет серия дел по искам общества «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР"» к различным юридическим лицам. Данная компания зарегистрировала на себя множество достаточно тривиальных и распространенных обозначений, которые обладают пусть и незначительной, но различительной способностью, в отношении различных товаров. Многие товарные знаки были зарегистрированы на нее еще в конце 90-х. Например, товарный знак «Праздничный» (дата регистрации 19.02.1998, дата подачи заявки — 03.06.1996) в отношении товаров класса 30 МКТУ — кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед. Зарегистрированные обозначения общество не использовало. При этом оно дожидалось, когда иные участники рынка начнут использовать обозначение и предъявляли к ним иск о нарушении исключительного права, требуя выплатить существенную компенсацию.

Так, в самом конце 2013 г. общество предъявило иск к ООО ТД «Белгородский хладокомбинат» о нарушении исключительных прав на его товарные знаки «Птичка», «Праздничное», «Ноктюрн», «Праздничная», которые регистрировались обществом с 1998 до 2013 гг. Компания требовала прекратить использование данных обозначений и выплатить компенсацию.

Ответчик производил мороженое, маркированное обозначениями: «ПРАЗДНИЧНОЕ с карамельной крошкой», «ПТИЧКА МОЛОЧНАЯ», «Ноктюрн». На упаковках также имелся зарегистрированный за ОАО «Белгородский хладокомбинат» в качестве товарного знака логотип в виде комбинированного обозначения, графическая часть которого состояла из стилизованного изображения бегущей оранжево-белой коровы с черными солнцезащитными очками на глазах, а словесная часть обозначения — в виде надписи «Бодрая Корова» под изображением коровы в две строки, каждая из которых начинается с заглавной буквы.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований общества. Решение поддержала апелляция. СИП отменил акты нижестоящих инстанций в части взыскания компенсации и отправил дело на новое рассмотрение.

Данное постановление отменил Верховный суд. Во-первых, коллегия по экономическим спорам ВС РФ согласилась с судом первой инстанции, что в рассматриваемом случае отсутствует фонетическое, семантическое, графическое сходство товарных знаков истца и обозначений ответчика. В связи с чем не установлена угроза смешения продукции ответчика с товарным знаком истца. Во-вторых, коллегия признала установленным тот факт, что общество с даты регистрации спорных товарных знаков и до настоящего времени не являлось ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого, что указывает на злоупотребление правом4. Верховный суд заключил:

«В случае установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по настоящему делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано».

Не удалось «Ассоциации делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР"» защитить свои права и на товарный знак «Модница», зарегистрированный в том числе в отношении 28-го класса МКТУ «игрушки» (№ 472916, дата приоритета — 11.11.2010)5, в споре с обществом «Релиз».

Как установили суды, в сентябре 2013 г. ответчик ввез на территорию РФ кукол, маркированных обозначением «Модница». При этом у общества отсутствовали документы, разрешающие размещение этого товарного знака на упаковке товара, а также ввоз и реализацию товара с указанным обозначением. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований правообладателя, признав его действия злоупотреблением правом. Он исходил из того, что истец не использовал товарный знак «Модница» в предпринимательской деятельности, самостоятельно игрушки (куклы) не производил. При этом им было зарегистрировано значительное количество товарных знаков, состоящих из общеизвестных слов и выражений («Умница», «Красавица» и др.). Иные обозначения истцом также не использовались. Таким образом, как резюмировал суд, поведение правообладателя после регистрации спорного товарного знака, аккумулирование товарных знаков, дают основание считать, что цель регистрации и использования товарных знаков противоречит их основной функции — индивидуализации производимых и реализуемых товаров.

Апелляция и кассация поддержали решение первой инстанции. Как отметил СИП, реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности. В данном случае цель регистрации товарного знака противоречит основной функции товарного знака.

По указанным причинам суды отказали и в удовлетворении требований «Ассоциации делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР"» к обществу «Агротрейд» о нарушении исключительных прав на товарный знак «Сказка»6.

ИП обратился в суд с иском к ООО «Планета» о защите исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «Планета», зарегистрированный в отношении 35-го класса МКТУ, взыскании 600 тысяч рублей компенсации.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Суд отметил, что в деле отсутствуют доказательства того, что истец или иное лицо, действующее под его контролем, активно оказывают услуги под соответствующим знаком обслуживания. Исходя из этого, суд усмотрел в действиях истца по приобретению и использованию знака обслуживания признаки злоупотребления правом. Апелляция отменила решение первой инстанции, удовлетворив требования истца. Решение апелляции поддержал СИП. Между тем ВС РФ оставил в силе решение первой инстанции, отменив постановления апелляции и кассации.

Во-первых, ВС РФ в очередной раз признал, что действия лиц, аккумулирующих товарные знаки с целью последующего предъявления исков о нарушении исключительных прав, а не использования товарного знака для целей индивидуализации, представляют собой злоупотребление правом. Данный вывод следует поддержать.

Во-вторых, ВС РФ констатировал, что если истец не использует товарный знак, то применительно к действиям ответчика, использовавшего схожее обозначение, нельзя говорить о наличии вероятности смешения. Данный вывод достаточно спорный. По сути, из него следует, что правообладатель не может рассчитывать на полноценную защиту его товарного знака до тех пор, пока не начал использовать обозначение. Между тем многие добросовестные участники рынка не начинают раскручивать бренд, использовать обозначение в коммерческой деятельности до тех пор, пока не зарегистрируют товарный знак. При том о поданной ими заявке могут знать конкуренты, которые могут начать использование соответствующего обозначения раньше.

ВС РФ, оставляя в силе решение первой инстанции, констатировал следующее.