Академический взгляд
Highlights
Highlights #2

Размывание различительной способности товарного знака

О чем это
В своем «развитии» конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров и услуг определенного вида.

На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. В зарубежной доктрине данный этап иногда называется «программирование товарного знака».

Наконец, на третьем этапе происходит создание «бренд-имиджа». Товарный знак приобретает дополнительную функцию символизации репутации, имиджа правообладателя. С появлением подобной дополнительной функции происходит расширение контроля правообладателя. Он начинает охватывать случаи использования схожих обозначений, в том числе в отношении неоднородных товаров. При этом для установления факта нарушения необязательно введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Достаточно одной ассоциации с товарным знаком правообладателя, нарушающей правомерные интересы правообладателя. В зарубежных правопорядках применительно к таким ситуациям говорят о размывании различительной способности товарных знаков.
Сущность института
В США выделяют две формы таких нарушений.
Во-первых, размывание посредством стирания различительной способности товарного знака (dilution by blurring). В данном случае речь идет о ситуации, когда нарушитель использует для индивидуализации неоднородных товаров или услуг сходные с известным товарным знаком обозначения, паразитируя на репутации последнего. При этом смешение, введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров отсутствует. Страдает в такой ситуации, прежде всего, функция символизации репутации товарного знака, снижается его различительная способность. Бренд постепенно перестает восприниматься потребителями как нечто элитарное и эксклюзивное.
Во-вторых, размывание посредством опорочивания репутации товарного знака (dilution by tarnishment): ответчик использует схожее с известным товарным знаком обозначение для индивидуализации товаров или услуг при условии, что такое использование может причинить вред репутации бренда, создает негативные ассоциации с брендом. В данном случае речь может идти об использования обозначения в отношении товаров, которые объективно вступают в противоречие с ценностями бренда; в отношении низкопробных товаров и т. п.
В Германии размывание различительной способности товарного знака также воспринимается как особое нарушение. Им признается использование сходного с известным товарным знаком (точнее — товарным знаком с репутацией) обозначения в отношении неоднородных товаров, нацеленное на паразитирование на репутации товарного знака, которое приводит к ослаблению различительной способности товарного знака. Введение в заблуждение потребителей в таком случае не требуется. В судебной практике различаются, в частности, следующие составы подобного нарушения:
паразитирование на чужом бренде, предполагающее необоснованный и несправедливый перенос репутации бренда на свои товары, услуги;
паразитирование на различительной способности известного товарного знака, когда нарушитель пытается привлечь внимание потребителей к своему товару посредством его индивидуализации броским, известным обозначением;
использование схожего с товарным знаком обозначения для маркировки ненадлежащих товаров, в результате которого с брендом возникают негативные ассоциации.
_
В таких случаях учитывается, что подобные действия могут привести к ослаблению привлекательности бренда у потребителей.

В российском праве сегодня отсутствует полноценный институт размывания общеизвестного товарного знака. Между тем нельзя не заметить, что п. 3 ст. 1508 ГК РФ охватывает не только традиционное нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак (предполагающее смешение), но и незаконное использование, которое создает лишь ассоциации с общеизвестным товарным знаком. Применительно к данной норме можно говорить о российском аналоге доктрины размывания различительной способности товарного знака. Атрибутивным признаком такого нарушения является «ущемление законных интересов правообладателя». Под данный критерий легко можно подвести все ситуации, которые рассматриваются в качестве размывания исключительного права в западных правопорядках: снижение различительной способности товарного знака в силу его использования в качестве средства индивидуализации иными лицами в отношении разнообразных товаров; опорочивание репутации товарного знака и т. п.

Применение в IP
В 1996 г. Конгресс США принял первый федеральный закон «О противодействии ослаблению товарных знаков» (FTDA). Его целью являлась защита известных товарных знаков против снижения их различительной способности. В названном законе отсутствовали четкие критерии, которым должны соответствовать товарные знаки, подпадающие «под его защиту». Отмечалось лишь, что такие обозначения должны быть известны до момента начала использования конкурирующего обозначения. Иногда суды отмечали, что закон распространяется только на обозначения, которые обладают по самой своей сути существенной различительной способностью, оригинальностью. В других случаях суды признавали достаточным, чтобы знак приобрел различительную способность вследствие его активного использования.

Ослабление товарного знака определялось как уменьшение способности известного товарного знака идентифицировать и разграничивать товары или услуги, независимо от наличия или отсутствия: 1) конкуренции между обладателем прав на известный товарный знак или других сторон; 2) вероятности смешения, введения в заблуждение потребителей. На практике данный закон также стал применяться к действиям, которые порочат «репутацию» известного знака (tarnisment). В частности, нарушением признавалось формирование у потребителей ассоциаций с известными товарными знаками при «продвижении» на рынке дешевых, низкопробных продуктов; наркотических средств и пр.

В данном контексте представляет интерес дело, рассмотренное американскими правоприменителями2.

Обладатель прав на товарный знак «VICTORIA'S SECRET» обвинил владельца магазина «Товары для взрослых», использующего в своей предпринимательской деятельности обозначение «Victor's Little Secret», в размывании его товарного знака и попытке запятнать его репутацию.

Рассматривая данный вопрос, суд отметил, что названия «Victoria's Secret» и «Victor's Little Secret» практически идентичны. При этом правоприменитель подчеркнул: «Вероятно, никто из потребителей не пойдет в магазин Moseleys' в целях приобретения известного белья Victoria's Secret's. Между тем, услышав название Victor's Little Secret, потребители автоматически свяжут его с более знаменитым магазином <…> Подобная ситуация представляет собой типичный пример размывания товарного знака, усугубленного ухудшением связанной с ним репутации».

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков — Trademark Dilution Revision Act (TDRA). Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящих к ослаблению его различительной способности: 1) размывание товарного знака (dilution by blurring) вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения, что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его «репутацию» посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment).

Наиболее часто доктрина размывания товарного знака применяется в спорах, связанных с использованием иным лицом сходного с известным брендом обозначения. Между тем американские правоприменители ссылаются на нее и в рамках дел об оспаривании регистрации товарного знака, рассмотрении возражений на заявку на регистрации товарного знака. Интерес в рассматриваемом аспекте представляет решение по делу TiVo Brands LLC v. Tivoli, LLC3, вынесенное комитетом по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (в рамках патентного ведомства США). В рассматриваемом деле Tivoli подала заявку на регистрацию двух товарных знаков TIVOTAPE и TIVOBAR по классу товаров «осветительные приборы». По утверждению заявителя, первое обозначение использовалось им с мая 2010 года, второе – с сентября 2015 года. Компании TiVo Brands LLC удалось доказать, что его товарный знак TIVO стал известным еще до регистрации указанных обозначений. Данный бренд широко использовался в отношении цифровых видеомагнитофонов. Комиссия отметила, что товарный знак TIVO часто упоминался в средствах массовой информации, в телевизионных передачах. К 2010 году данное обозначение стало известно большей части потребителей. При этом оно не потеряло свой известности на момент рассмотрения дела. В таком случае комиссия признала, что регистрация спорных обозначений приведет к размыванию широко известного товарного знака.

В соответствии со ст. 14 Закона о товарных знаках ФРГ запрещается использование обозначений, сходных или тождественных общеизвестному товарному знаку, в отношении как однородных, так и неоднородных товаров, если подобное использование приводит к получению несправедливых преимуществ или причиняет вред различительной способности или репутации общеизвестных товарных знаков (ст. 14 Закона о товарных знаках).

Приведем несколько примеров.

OLG Köln (6 U 147/08) «Deutschland sucht den Superstar»: При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип: овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого размещен слоган «S sucht Deutschlands hässlichstes Jugendzimmer». Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком «Deutschland sucht den Superstar», который используется для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием «репутации» известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную «ауру», имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

В деле по товарному знаку Shall.de (ZR 138/99 of 2001) ответчик зарегистрировал известный товарный знак в качестве доменного имени, вследствие чего заинтересованные потребители перенаправлялись на сайт нарушителя. Суд постановил, что подобные действия привели к размыванию товарного знака.
1 Victoria's secret stores, inc., and Victoria's secret catalogue, inc., Plaintiffs-Appellees, v. Victor Moseley and Cathy Moseley. 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1650.
2 TiVo Brands, LLC v. Tivoli, LLC, 129 USPQ2d 1097 (TTAB 2018)
Предыдущий хайлайт
Составители
Арина Ворожевич
Главный редактор Дайджеста д. ю. н., партнер Гардиума, преподаватель кафедры гражданского права МГУ
Алексей Абрамов
Управляющий партнер, сооснователь LegalTech-платформы «Гардиум.Про»
Ирина Резникова
Старший партнер Гардиума, эксперт в сфере защиты ИС, арбитражного судопроизводства и корпоративного права
Подпишитесь
на новые выпуски
Раз в квартал присылаем свежий номер. Только полезный контент в удобном формате
© 2004–2022, ООО «ФПБ Гардиум». Все права защищены. В составе группы компаний WiseAdvice
ООО «ФПБ Гардиум»
+7 495 665-82-58
ИНН 7721854322
ОГРН 5147746423590