Размывание различительной способности товарного знака

В своем «развитии» конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров и услуг определенного вида.

На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. В зарубежной доктрине данный этап иногда называется «программирование товарного знака».

Наконец, на третьем этапе происходит создание «бренд-имиджа». Товарный знак приобретает дополнительную функцию символизации репутации, имиджа правообладателя. С появлением подобной дополнительной функции происходит расширение контроля правообладателя. Он начинает охватывать случаи использования схожих обозначений, в том числе в отношении неоднородных товаров. При этом для установления факта нарушения необязательно введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Достаточно одной ассоциации с товарным знаком правообладателя, нарушающей правомерные интересы правообладателя. В зарубежных правопорядках применительно к таким ситуациям говорят о размывании различительной способности товарных знаков.

В США выделяют две формы таких нарушений.

В Германии размывание различительной способности товарного знака также воспринимается как особое нарушение. Им признается использование сходного с известным товарным знаком (точнее — товарным знаком с репутацией) обозначения в отношении неоднородных товаров, нацеленное на паразитирование на репутации товарного знака, которое приводит к ослаблению различительной способности товарного знака. Введение в заблуждение потребителей в таком случае не требуется. В судебной практике различаются, в частности, следующие составы подобного нарушения:

В 1996 г. Конгресс США принял первый федеральный закон «О противодействии ослаблению товарных знаков» (FTDA). Его целью являлась защита известных товарных знаков против снижения их различительной способности. В названном законе отсутствовали четкие критерии, которым должны соответствовать товарные знаки, подпадающие «под его защиту». Отмечалось лишь, что такие обозначения должны быть известны до момента начала использования конкурирующего обозначения. Иногда суды отмечали, что закон распространяется только на обозначения, которые обладают по самой своей сути существенной различительной способностью, оригинальностью. В других случаях суды признавали достаточным, чтобы знак приобрел различительную способность вследствие его активного использования.

Ослабление товарного знака определялось как уменьшение способности известного товарного знака идентифицировать и разграничивать товары или услуги, независимо от наличия или отсутствия: 1) конкуренции между обладателем прав на известный товарный знак или других сторон; 2) вероятности смешения, введения в заблуждение потребителей. На практике данный закон также стал применяться к действиям, которые порочат «репутацию» известного знака (tarnisment). В частности, нарушением признавалось формирование у потребителей ассоциаций с известными товарными знаками при «продвижении» на рынке дешевых, низкопробных продуктов; наркотических средств и пр.

В данном контексте представляет интерес дело, рассмотренное американскими правоприменителями2.

Обладатель прав на товарный знак «VICTORIA'S SECRET» обвинил владельца магазина «Товары для взрослых», использующего в своей предпринимательской деятельности обозначение «Victor's Little Secret», в размывании его товарного знака и попытке запятнать его репутацию.

Рассматривая данный вопрос, суд отметил, что названия «Victoria's Secret» и «Victor's Little Secret» практически идентичны. При этом правоприменитель подчеркнул: «Вероятно, никто из потребителей не пойдет в магазин Moseleys' в целях приобретения известного белья Victoria's Secret's. Между тем, услышав название Victor's Little Secret, потребители автоматически свяжут его с более знаменитым магазином <…> Подобная ситуация представляет собой типичный пример размывания товарного знака, усугубленного ухудшением связанной с ним репутации».

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков — Trademark Dilution Revision Act (TDRA). Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящих к ослаблению его различительной способности: 1) размывание товарного знака (dilution by blurring) вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения, что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его «репутацию» посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment).

Наиболее часто доктрина размывания товарного знака применяется в спорах, связанных с использованием иным лицом сходного с известным брендом обозначения. Между тем американские правоприменители ссылаются на нее и в рамках дел об оспаривании регистрации товарного знака, рассмотрении возражений на заявку на регистрации товарного знака. Интерес в рассматриваемом аспекте представляет решение по делу TiVo Brands LLC v. Tivoli, LLC3, вынесенное комитетом по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (в рамках патентного ведомства США). В рассматриваемом деле Tivoli подала заявку на регистрацию двух товарных знаков TIVOTAPE и TIVOBAR по классу товаров «осветительные приборы». По утверждению заявителя, первое обозначение использовалось им с мая 2010 года, второе – с сентября 2015 года. Компании TiVo Brands LLC удалось доказать, что его товарный знак TIVO стал известным еще до регистрации указанных обозначений. Данный бренд широко использовался в отношении цифровых видеомагнитофонов. Комиссия отметила, что товарный знак TIVO часто упоминался в средствах массовой информации, в телевизионных передачах. К 2010 году данное обозначение стало известно большей части потребителей. При этом оно не потеряло свой известности на момент рассмотрения дела. В таком случае комиссия признала, что регистрация спорных обозначений приведет к размыванию широко известного товарного знака.

В соответствии со ст. 14 Закона о товарных знаках ФРГ запрещается использование обозначений, сходных или тождественных общеизвестному товарному знаку, в отношении как однородных, так и неоднородных товаров, если подобное использование приводит к получению несправедливых преимуществ или причиняет вред различительной способности или репутации общеизвестных товарных знаков (ст. 14 Закона о товарных знаках).

Приведем несколько примеров.

OLG Köln (6 U 147/08) «Deutschland sucht den Superstar»: При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип: овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого размещен слоган «S sucht Deutschlands hässlichstes Jugendzimmer». Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком «Deutschland sucht den Superstar», который используется для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием «репутации» известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную «ауру», имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

В деле по товарному знаку Shall.de (ZR 138/99 of 2001) ответчик зарегистрировал известный товарный знак в качестве доменного имени, вследствие чего заинтересованные потребители перенаправлялись на сайт нарушителя. Суд постановил, что подобные действия привели к размыванию товарного знака.