Лепим, варим, нарушаем или нет?

Супермаркеты SPAR использовали на первый взгляд безобидный лозунг: «Пельмени. Лепим Варим» на продукции отдела кулинарии. Он оказался сходен с товарным знаком владельца пельменных. Несмотря на то, что у SPAR был свой товарный знак с неохраняемыми элементами «лепим», «варим», суды признали действия ответчика нарушением исключительных прав. Между тем Верховный суд пришел к выводу, что нижестоящие суды не провели полный анализ однородности услуг истца и ответчика. Он вернул дело на новое рассмотрение.

История вопроса

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ элементами нарушения исключительного права являются:

«Несанкционированное» правообладателем использование тождественного, сходного с его товарным знаком обозначения.

Однородность товаров или услуг, маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя.

Вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Следует заметить, что при конструировании данной нормы законодатель смешал причины со следствиями. Однородность товаров или услуг и тождественность, сходность знаков выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Вместе с тем это не значит, что все они являются «равноправными элементами» правонарушения.

Пленум Верховного суда в постановлении № 10 от 23.04.2019 разъяснил:
«Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается».

Спор

ООО «Инвестиционная компания «Молодые и Красивые» (владелец сети пельменных «Лепим и варим») — правообладатель серии товарных знаков со словесной частью «Свежие пельмени. Лепим и варим». Элемент «свежие пельмени» включен в качестве неохраняемого, обществу принадлежат права на обозначение:

Правообладателю стало известно, что ООО «Спар Миддл Волга» (владелец сети супермаркетов SPAR) использует в отделах кулинарии супермаркета обозначение «Пельмени. Лепим Варим» в отношении пельменей и вареников. Полагая, что его права нарушены, правообладатель предъявил к ООО «Спар Миддл Волга» иск о прекращении незаконного использования его товарных знаков и выплате компенсации в размере 21 млн руб. В отзыве на иск ответчик утверждал, что он использовал свой собственный товарный знак, зарегистрированный в отношении 29-го и 30-го классов МКТУ, с неохраняемыми словесными элементами «ЛЕПИМ», «ВАРИМ»:

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Он запретил ответчику использовать спорные товарные знаки и взыскал компенсацию в размере 5 млн руб. Решение поддержала апелляция и кассация. Суды исходили из того, что деятельность супермаркетов по реализации готовой кулинарной продукции со спорным обозначением является однородной с деятельностью сети пельменных, для индивидуализации которой зарегистрированы товарные знаки.

Между тем Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Чем интересно

Верховный суд разъяснил, как именно нижестоящие суды должны анализировать однородность товаров или услуг истца и ответчика при условии, что ответчиком была использована серия товарных знаков истца, зарегистрированных в отношении различных товаров или услуг.

При этом ВС РФ напомнил, что под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

Кроме того, ВС РФ в очередной раз подчеркнул, что запрет ответчику использовать обозначения истца должен касаться только той деятельности, которой занимается или планирует заниматься ответчик. Общий запрет на будущее использовать обозначение является незаконным.

Еще больше кейсов
на нашем
Телеграм-канале

Защищая незримое | IP Law

Позиция СИП РФ

ВС РФ, отправляя дело на новое рассмотрение, исходил из следующего:

В силу ст. 1477, 1481 ГК РФ право на товарный знак или знак обслуживания, то есть на обозначение, которое служит для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Как следует из смысла п. 3 ст. 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются несанкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров или услуг, маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, что предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрированы знаки истца. Идентичность и однородность товаров или услуг и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Из содержания актов нижестоящих судов не усматривается, что анализ однородности был проведен; выводы судов в части удовлетворения требования о запрете использования обозначений, содержащих словесные элементы «Лепим Варим» и «Пельмени Лепим Варим», сходных до степени смешения с товарными знаками компании, в отношении однородных услуг 35-го, 39-го, 40-го, 43-го классов МКТУ сделаны без учета положений ст. 1250, 1252, 1477, 1481, 1484 ГК РФ.

Для удовлетворения требований о пресечении или запрете на будущее ответчик либо должен совершать данное деяние, либо совершать приготовления к нему. Следовательно, истец должен это доказать, а суд обосновать, какой вид деятельности ответчик осуществляет или есть угроза его реального совершения. Требование о пресечении действий, которые нарушают право или создают угрозу такого нарушения, должно быть сформулировано в отношении конкретных действий.

По смыслу МКТУ под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

Исследовав представленные доказательства, суды пришли к выводу об использовании ответчиком обозначения «ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ» при маркировке пельменей и вареников собственного изготовления, которые вводятся в гражданский оборот на одном из прилавков отдела кулинарии в магазинах розничной торговли SPAR и EVROSPAR. При этом суды проанализировали и сделали вывод лишь об однородности услуги кафе 43-го класса МКТУ, для которой предоставлена правовая охрана по знакам обслуживания правообладателя № 586449, 644098, и деятельности ответчика по реализации готовой кулинарной продукции в отделах кулинарии; выводы с обоснованием однородности данной деятельности и услуг общественного питания, закусочных, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом в судебных актах отсутствуют.

Из содержания актов нижестоящих инстанций не усматривается, что, запрещая ответчику использование сходного со знаками обслуживания обозначения, суды провели анализ однородности услуг 35-го, 39-го, 40-го, 43-го классов МКТУ, приведенных в резолютивной части решения, и деятельности ответчика с использованием такого обозначения. СИП не учел, что в перечне услуг, для которых предоставлена правовая охрана по знакам обслуживания № 644097, 764000, 764001, отсутствуют услуги 43-го класса МКТУ: как услуги общественного питания, так и услуги закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, по приготовлению блюд и доставке их на дом.

В перечне услуг, охраняемых по знакам обслуживания № 644097, 644098, содержатся услуги 35-го класса: распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети; по знакам обслуживания № 764000, 764001 — услуги 39-го и 40-го классов МКТУ: упаковка и хранение товаров, замораживание пищевых продуктов. Однако запрещая обществу любое использование обозначений, содержащих словесные элементы «Лепим Варим» и «Пельмени Лепим Варим», сходных до степени смешения со знаками обслуживания истца, суды не обосновали и не привели соответствующих доказательств оказания ответчиком третьим лицам услуг, однородных услугам: упаковка и хранение товаров, замораживание пищевых продуктов; реклама, рекламные материалы, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама в компьютерной сети.

Для запрета незаконного использования сходного со знаком обслуживания обозначения истец должен доказать оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию. Ссылок на такие доказательства в судебных актах не имеется. Следовательно, суды фактически не установили объем правовой охраны знаков обслуживания истца и основания для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на каждый из знаков обслуживания, что является значимым с учетом несовпадения перечня услуг знаков обслуживания истца, в отношении которых предоставлена правовая охрана, и влияет на исполнимость судебного акта в части запрета ответчику совершения определенных действий.

Запрещая обществу любое использование обозначений, содержащих словесные элементы «Лепим Варим» и «Пельмени Лепим Варим», сходных до степени смешения со знаками обслуживания истца, суды не обосновали и не привели соответствующих доказательств оказания ответчиком третьим лицам услуг, однородных услугам: упаковка и хранение товаров, замораживание пищевых продуктов; реклама, рекламные материалы, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама в компьютерной сети.

Основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем (статьи 1477, 1481, 1482 ГК РФ). Для запрета незаконного использования сходного со знаком обслуживания обозначения истец должен доказать оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать средство индивидуализации не подлежит удовлетворению. Удовлетворение судом требования истца об обязании ответчика исключить из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любых обозначений, содержащих словесные элементы «Лепим Варим» и «Пельмени Лепим Варим», отличных от комбинированного товарного знака общества № 829254, является общим запретом, не соответствует положениям статей 1250, 1252 ГК РФ, приведенным разъяснениям и принципу исполнимости судебного акта.

Владелец супермаркетов SPAR зарегистрировал товарный знак, ключевые элементы которого — слова «ЛЕПИМ» и «ВАРИМ» — были неохраняемыми. Эти неохраняемые элементы он использовал в качестве логотипа в своей деятельности — на территории супермаркетов в формате открытой кухни готовили и продавали пельмени. Суды посчитали такую деятельность однородной с деятельностью сети пельменных, у которой спорное обозначение охранялось в составе комбинированного товарного знака.

Для владельца супермаркетов SPAR использование обозначения вылилось в судебный спор, в результате которого три инстанции взыскали с него несколько миллионов рублей компенсации.

Позиция судов

Суды трех инстанций удовлетворили иск частично — они взыскали компенсацию в размере 5 млн руб., запретили ответчику использовать спорное обозначение и установили судебную неустойку за нарушение этого запрета.

Суды пришли к выводу, что деятельность супермаркетов по реализации готовой кулинарной продукции со спорным обозначением является однородной с деятельностью сети пельменных, для индивидуализации которой зарегистрированы товарные знаки.

Позиция ВС

ВС отменил судебные акты и направил дело на пересмотр.

Коллегия согласилась, что было нарушение в виде сходства до степени смешения товарных знаков истца и использованного ответчиком обозначения «ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ».

Однако в выводе о сходстве сравниваемых обозначения и товарного знака до степени смешения также должен учитываться факт однородности товаров и услуг. Суды не провели анализ однородности.

Требование о запрете использования определенным способом средства индивидуализации может быть удовлетворено, только если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Для удовлетворения требований о пресечении или о запрете на будущее ответчик либо должен совершать данное деяние либо совершать приготовления к нему. Следовательно, истец должен это доказать, а суд — обосновать, какой вид деятельности ответчик осуществляет или есть угроза его реального совершения.

Запрещая ответчику любое использование обозначений истца, суды не учли, что запрещают деятельность, которой тот не занимается и не планирует заниматься. Общий запрет на будущее использовать обозначение является незаконным.

Суды фактически не установили объем правовой охраны товарных знаков истца и основания для взыскания компенсации с ответчика. Это является значимым с учетом несовпадения перечня услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана, и влияет на исполнимость судебного акта в части запрета ответчику совершать определенные действия.

Определение ВС от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021

Предыдущий кейс