Роспатент VS Руссиано — есть ли противоречие общественным интересам

Rossiano (выполненное в оригинальной графической манере ) — товарный знак, против регистрации которого в отношении кофе Роспатент развернул настоящую войну. Сначала ведомство отказало в регистрации обозначения в связи с его описательным характером. Затем исключило из охраняемых элементов словесную часть «rossiano». В обоих случаях СИП признавал решения Роспатента недействительными и требовал от ведомства вновь рассмотреть заявку на регистрацию. На третьем этапе битвы Роспатент зарегистрировал обозначение в отношении ряда товаров, но отказал в регистрации в отношении кофе, его заменителей, услуг по его продаже. При этом ведомство сослалось на противоречие обозначения общественным интересам. СИП не оценил креативность патентного ведомства и вновь признал его решение недействительным.

История вопроса

Роспатент и Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) до сих пор не выработали единообразного подхода к решению вопроса, можно ли регистрировать популярные мемы в качестве товарных знаков и при каких условиях.

Так, Роспатентом были зарегистрированы в качестве товарных знаков такие обозначения, как «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ», «ХОЗЯИН БАРИН», «СВЕТЛАЯ ГОЛОВА», «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!», «ЖДУН».

В то же время Роспатент отказал в регистрации обозначения «Как тебе такое, Илон» в отношении товаров и услуг 9, 35, 41, 42-го классов МКТУ в связи с тем, что оно не обладает различительной способностью. СИП РФ поддержал решение патентного ведомства1. Суд исходил из того, что фраза «Как тебе такое, Илон Маск» получила широкую известность в качестве популярного интернет-мема.

Потребитель будет воспринимать данное обозначение не в качестве средства индивидуализации и указания на определенный коммерческий источник, а в качестве использования известного мема в целях привлечения внимания к соответствующим товарам и услугам.

Так, спорное обозначение не будет выполнять индивидуализирующую функцию. Отсутствие в обозначении фамилии «Маск» не изменяет его восприятие потребителями.

О том, можно ли рассматривать мемы в качестве объектов авторских прав, и как квалифицировать использование чужих произведений в интернет мемах, мы рассказали в третьем выпуске нашего подкаста «Защищая незримое».

Спор

ООО «РОССИАНО» подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака в отношении ряда товаров 30-го класса и услуг 35-го, 43-го классов МКТУ обозначения:

Роспатент отказал в регистрации обозначения в связи с его описательным характером (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). При этом патентное ведомство исходило из установленного им на основании словарно-справочных источников смыслового значения словесного элемента «Rossiano» — «российский» в переводе с португальского. Заявитель оспорил данное решение в СИП. Суд признал решение Роспатента недействительным. СИП пришел к выводу, что нет доказательств знания российским потребителем португальского языка, а тем более конкретного исследуемого слова.

Суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение заявителя на отказ в регистрации. Роспатент после этого предоставил заявленному обозначению правовую охрану в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг. При этом словесный элемент «Rossiano» был признан неохраняемым для части заявленных товаров 30-го класса и для всех услуг 35-го, 43-го классов МКТУ на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Роспатент исходил из того, что широкое использование обозначений «россияно»/«русиано» в отношении способа приготовления кофе в СМИ свидетельствует о наличии оснований для признания утраты данным обозначением различительной способности.

Общество оспорило и это решение. СИП в очередной раз обязал Роспатент рассмотреть возражение заявителя.

По результатам очередного рассмотрения возражения общества Роспатент зарегистрировал обозначение лишь в отношении части товаров и 30-го класса и части услуг 35-го, 43-го классов МКТУ. Ведомство отказало в регистрации обозначения в отношении кофе, заменителей кофе, кофейных напитков, цикория, услуг розничной и оптовой продажи кофе, услуг по предоставлению кофе в офисы, услуг баров, предоставляющих кофе. Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение воспроизводит известный в РФ мем, единицу значимой для культуры информации — «россиано»/«русиано», который используется для названия альтернативы кофе «американо». В силу известности мема «россиано»/«русиано» в РФ заявленное обозначение будет семантически воспринято потребителями в значении указанного мема. При этом Роспатент указал, что предоставление исключительного права на данное обозначение одному лицу в отношении приведенных товаров и услуг противоречит общественным интересам.

СИП признал недействительным и это решение Роспатента. Суд обязал патентное ведомство зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, которые являлись предметом спора. По мнению суда первой инстанции, из представленных административным органом сведений не следует, что заявленное обозначение используется кем-либо на систематической основе в своей предпринимательской деятельности. Не следует из них и тезис, что мем широко распространен среди потребителей.

Убедительных доказательств заинтересованности разных лиц в использовании интернет-мема «россиано»/«русиано» также не имеется. Таким образом, вывод Роспатента о противоречии заявленного обозначения общественным интересам применительно к вышеназванным товарам и услугам носит в значительной степени надуманный характер.

Данное решение поддержала кассация.

Чем интересно

Президиум СИП пришел к выводу, что получившее широкую известность в интернете название кофейного напитка может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Ранее при рассмотрении другого дела СИП заключил, что такое обозначение не является описательным. В рамках настоящего дела СИП констатировал, что не противоречит такое обозначение и общественным интересам. СИП также дал разъяснения по применению п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

защищая незримое

СМОТРЕТЬ ПОДКАСТ

Позиция СИП РФ

Президиум СИП РФ оставил в силе решение первой инстанции, которым суд обязал Роспатент зарегистрировать спорный товарный знак в отношении всех товаров и услуг. Кассация исходила из следующего:

В рамках настоящего дела не рассматривается вопрос о том, обладает ли спорное обозначение различительной способностью. Предусмотренное п. 1 ст. 1483 ГК РФ основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку (отсутствие различительной способности) снято Роспатентом в оспариваемом решении с учетом судебных актов по делам № СИП-181/2020 и № СИП-763/2021. То есть предметом спора является лишь соответствие заявленного обозначения требованиям пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. В силу пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые представляют собой или содержат элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная или государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Применительно к спорной заявке Роспатент не ссылался на то, что заявленное обозначение содержит какой-либо из элементов противоречия знака общественным интересам и нормам.

Перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, не является исчерпывающим. При отказе в регистрации обозначения на основе п.3 ст. 1483 ГК РФ Роспатент должен привести конкретные защищаемые им общественные интересы, или конкретные принципы гуманности, или конкретные принципы морали. Роспатент в своих решениях ссылался на комментарии профессора Г. Боденхаузена к аналогичной норме Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Примечательно, что профессор Боденхаузен указывал, что оценке подлежит конкретное обозначение, исходя из своих характеристик и требований морали или общественного порядка страны, в которой испрашивается охрана. В качестве примеров он приводил знак, содержащий непристойную картинку; знаки, содержащие религиозный символ, эмблему запрещенной политической партии, эмблему государственного органа. Пункт 2.341 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook) к таким обозначениям относит те, которые наносят вред, нарушая нормы морали или публичный порядок.

При применении п. 3 ст. 1483 ГК РФ оценке подлежит влияние на общественные интересы, гуманность или мораль именно обозначения (пусть и применительно к товару), а не товара как такового. Вред оценивается применительно не только к самим по себе общественным интересам, но также к конкретным объектам, лицам, явлениям, институтам, защита определенного восприятия которых охватывается общественным интересом. Суд первой инстанции с использованием этой методологии оценил заявленное обозначение применительно к конкретным товарам и услугам и не установил, что при предоставлении ему правовой охраны каким-либо общественным отношениям будет нанесен вред. Никаких негативных ассоциаций, которые могут возникнуть у потребителей в отношении интернет-мема, суд первой инстанции также не выявил.

Позиция Роспатента строится на двух аргументах. Общественным интересом в данном случае выступает защита культурных и иных ценностей общества. При предоставлении одному лицу исключительного права на обозначение, которое должно быть свободно для использования любыми лицами в силу его отнесения к значимой для культуры информации, страдают интересы всех иных участников оборота. Действительно, защита объектов, которые обладают культурной ценностью, охватывается общественным интересом. Вместе с тем применительно к обладающим культурной ценностью объектам норма пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ рассчитана на ситуации, когда предоставление правовой охраны конкретному обозначению наносит вред культурной ценности. Общественный интерес в таком случае состоит в защите определенного восприятия обладающего культурной ценностью объекта. Так, не допускается предоставление правовой охраны обозначениям, которые обладают негативной семантикой, способствуют потере репутации, понижению статуса объектов культурного наследия. В данном случае Роспатент не указывает на то, что предполагаемая культурная ценность мема уменьшится в результате предоставления правовой охраны спорному обозначению.

Предоставление правовой охраны объектам культурной ценности без доказывания негативного эффекта не допускается в случаях, предусмотренных п. 4 и пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Соответствующие нормы как не рассчитанные на негативный эффект для культурной ценности представляют собой относительные основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знак. Как таковые они применяются только в ограниченных, прямо указанных в норме, ситуациях и только при отсутствии согласия компетентного субъекта. Нормы п. 4 или пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ Роспатент не применил, не установив для того условий. Вместо этого административный орган попытался для умозрительной «защиты культурной ценности» применить норму, устанавливающую абсолютное основание и не имеющую ограничений п. 4 и пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, но не доказав негативный эффект для культурной ценности.

Обозначениям, которые должны быть свободны для использования третьими лицами, не предоставляют правовую охрану без требования доказывания негативного эффекта и без необходимости защиты культурной ценности в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Предусмотренные ею ограничения установлены в первую очередь в публичных интересах. Они призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарных знаков или должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т. п.). Установленные в публичных интересах ограничения не применяются, когда в результате использования обозначения в отношении товаров или услуг конкретного лица оно получает способность индивидуализировать их (пп. 11 п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Интересы публики оказываются незатронутыми, так как адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с конкретным лицом. Для применения данной нормы необходимо установить определенные обстоятельства. Роспатент такие обстоятельства не установил с учетом судебных актов по делам № СИП-181/2020 и № СИП-763/2021.

Так, для решения тех задач, которые приводит Роспатент в своей кассационной жалобе, существуют конкретные нормы права. Они требуют установления конкретных обстоятельств. Не установив их, административный орган применил норму пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, искусственно расширив сферу общественных интересов.

1 Постановление президиума СИП РФ от 17.07.2023 № С01-725/2023 по делу № СИП-1109/2022

Следующий кейс