Отказ в регистрации младшего товарного знака

Президиум СИП ответил на вопросы: при каких обстоятельствах Роспатент может отказать в регистрации младшего товарного знака, если правообладатель старшего дал согласие на его регистрацию? Распространяется ли данное правило на регистрацию тождественных товарных знаков?

История вопроса

В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ, регистрация в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с чужим ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров, допускается с согласия правообладателя, если это не повлечет введение потребителей в заблуждение. С данной нормой сопряжены определенные вопросы. При каких обстоятельствах Роспатент может отказать в регистрации младшего товарного знака, если правообладатель старшего дал согласие на такую регистрацию? В каких случаях необходимо говорить о риске введения потребителей в заблуждение? Распространяется ли это правило на регистрацию тождественных товарных знаков?

До последнего времени в судебной практике не было полноценных разъяснений по этому вопросу. В постановлении от 14.12.2023 № 57-П Конституционный суд РФ (КС РФ) отметил, что наличие в реестре нескольких сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных за разными правообладателями с согласия одного из них, множественность таких правообладателей отвечает законодательным требованиям. Подобная ситуация предполагает предшествовавшее взаимодействие таких правообладателей. Как пояснил КС РФ, возможны различные варианты: разовая договоренность правообладателей или наличие между ними устойчивых связей, в том числе свидетельствующих об их аффилированности. КС РФ не пояснил (перед ним изначально не стояло такого вопроса), при каких именно условиях Роспатент вопреки воле правообладателя старшего товарного знака может отказать в регистрации младшего.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет недавнее постановление СИП по делу № СИП-363/2023 от 12.02.2024.

Еще больше кейсов
на нашем
Телеграм-канале

Защищая незримое | IP Law

Спор

Роспатент отказал ИП Сафину Р. М. в регистрации товарного знака «БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ» в отношении части услуг 35-го класса МКТУ. Основание: данное обозначение тождественно товарному знаку, которое зарегистрировано на другого правообладателя в отношении аналогичных услуг. При этом ведомство не приняло во внимание письмо-согласие правообладателя противопоставленного знака, а также заключенный ИП Сафиным и правообладателем договор о сосуществовании обозначений. Как указала Палата по патентным спорам, тождество спорного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35-го класса МКТУ одному лицу. ИП Сафин Р. М. оспорил решение Роспатента в СИП.

Рассматривая дело по первой инстанции, СИП удовлетворил требования ИП и обязал Роспатент зарегистрировать на заявителя товарный знак. Суд исходил из того, что правообладатель старшего товарного знака предоставил согласие заявителю на регистрацию схожего обозначения. А значит, такая регистрация не может нарушить частноправовые интересы правообладателя противопоставленного товарного знака. Кроме того, суд учел, что правообладатель старшего товарного знака не использовал обозначение.

Между тем президиум СИП отменил решение первой инстанции и признал правомерным отказ Роспатента в регистрации товарного знака.

Чем интересно

СИП была сформулирована важная правовая позиция о том, что положения абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, «по общему правилу должны относиться только к сходным обозначениям, но не к обозначениям, тождественным старшему товарному знаку».

С подобным выводом следует согласиться.

Запрет на регистрацию тождественных и схожих до степени смешения товарных знаков служит в том числе общественным интересам: недопущению введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара, характеристик соответствующего товара и т. п.

Последствием регистрации тождественных или схожих до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров станет то, что два субъекта получат легальную возможность одновременного использования таких товарных знаков на одном и том же рынке. При этом такие субъекты смогут производить и реализовывать товары, обладающие принципиально различными характеристиками. В данном случае у правообладателей не будет возможности контролировать качество товаров друг друга. Это может привести к существенному нарушению интересов потребителей. При тождественности товарных знаков крайне высока вероятность того, что потребитель, думая, что приобретает товар правообладателя № 1 (характеристиками которого он остался доволен), купит товар правообладателя № 2 (который обладает иными характеристиками). В таком случае пострадает как индивидуализирующая, так и гарантийная функции товарных знаков.

В каких же случаях согласие правообладателя должно рассматриваться в качестве достаточного условия для регистрации схожего младшего товарного знака?

Во-первых, речь должна идти о регистрации схожих товарных знаков на субъектов из одной группы компаний, аффилированных лиц. В таком случае их можно рассматривать в качестве единого источника происхождения товаров или услуг, несмотря на то, что с точки зрения корпоративного права они являются отдельными юридическими лицами.

Во-вторых, согласие может быть достаточным условием, когда «старший» и «младший» товарные знаки при их сходстве все равно обладают достаточно существенными отличиями. Риск введения потребителей в заблуждение будет незначительным.

В таком случае, необходимо оценивать:

степень сходства обозначений,

степень однородности товаров (идет ли речь про идентичные товары или все-таки однородные).

Чем выше степень сходства и однородности, тем выше риск введения потребителей в заблуждение.

Здесь можно говорить и о различных пограничных ситуациях, когда заявитель «младшего» товарного знака не уверен (с учетом жесткой позиции Роспатента по поводу сходства товарных знаков), что его обозначение будет зарегистрировано, и получает «для подстраховки» согласие правообладателя. Получить согласие в некоторых случаях проще и дешевле, чем оспаривать в СИП решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака.

Позиция СИП РФ

При рассмотрении дела президиум СИП исходил из следующего:

Cогласно абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пп. 1 и 2 этого пункта названной статьи Кодекса, допускается с согласия правообладателя.

Президиум СИП признал необходимым направить запрос лицам, которые обладают теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, чтобы подтвердить или опровергнуть правильность применения судом норм права при рассмотрении дела и при принятии обжалуемого судебного акта. К дате судебного заседания поступили ответы от Бузовой Н. В., от Ворожевич А. С., от Гришановой Г. И., от Орловой В. В., от Рабец А. П. В ответах изложены сходные позиции по рассматриваемому вопросу, в соответствии с которыми буквальное прочтение положения абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ подразумевает, что согласие правообладателя «старшего» товарного знака должно относиться только к сходным обозначениям, но не к обозначениям, тождественным «старшему» товарному знаку.

Все ученые обращают внимание на введение таких ограничений в целях защиты потребителей. Так, например, Рабец А. П. отметила, что рассматриваемые положения сформулированы таким образом, что не дают оснований для расширительного толкования. Согласие правообладателя в рассматриваемой ситуации позволяет соблюсти его собственные интересы, но при этом абсолютно не исключает возможности нарушения интересов потребителей, которые, запоминая определенный товарный знак, связывают его с конкретным производителем продукции, с потребительскими свойствами маркируемого указанным символом товара и с деловой репутацией правообладателя.

Довод Роспатента о том, что положения абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, по общему правилу, должны относиться только к сходным обозначениям, но не к обозначениям, тождественным «старшему» товарному знаку, является обоснованным. Исходя из буквального толкования указанной нормы при тождестве заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака при наличии однородности поименованных в них товаров дача письма-согласия не может являться основанием для преодоления установленного препятствия для регистрации заявленного обозначения.

Президиум СИП не исключает возможности такой регистрации, но лишь в том случае, когда есть полная гарантия отсутствия смешения обозначений и риска введения потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров, в качестве которой может быть рассмотрена, в частности, аффилированность юридических лиц (подателя заявки и правообладателя противопоставленного товарного знака). В данном случае потребитель не будет введен в заблуждение, воспринимая товары или услуги как имеющие единый источник происхождения. В настоящем деле исключительные обстоятельства, которые позволили бы зарегистрировать тождественный товарный знак в отношении однородных услуг по основаниям абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, отсутствуют.

Исходя из буквального толкования указанной нормы при тождестве заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака при наличии однородности поименованных в них товаров предоставление письма-согласия не может являться основанием для преодоления установленного препятствия для регистрации заявленного обозначения. При этом президиум СИП не исключил возможности регистрации тождественных товарных знаков в отношении аффилированных юрлиц.

Следующий кейс